法規解析
中華人民共和國第三次專利相關法規修改重點系列 - 在地發明保密審查
作者╱北美智權專利研發部 邱子殷
2010.03.31
中國人民共和國於2008年12月27日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過了關於中華人民共和國專利法的第三次修正，並於2009年10月1日施行，另於2009年12月30日國務院第95次常務會議通過中華人民共和國專利法實施細則（以下簡稱細則）修改的決定，同時，國家知識產權局第55號令亦公佈了修改後的專利審查指南（以下簡稱審查指南），細則與審查指南均自2010年2月1日起施行。
由於此次的專利法及相應的細則與審查指南均有大幅的修改，於每期的北美智權報文章中，將會有一系列的文章來介紹此次相關重要的規定與修改內容。
首先，針對在地發明的保密審查進一步探討。
根據專利法第二十條第一款規定，「
任何單位或者個人將
在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利
的，應當事先報經專利局進行
保密審查
。」專利法第二十條第四款規定，「
對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權
。」專利法第二十條的修改由於在專利申請實務中，一些外國母公司出於對其利益的考慮，以委託或者合作的名義，通過合同的約定將發明創造的權利歸屬於母公司，接著，首先以母公司名義在外國申請專利，從而規避原專利法（2000年）第十條規定的審批要求和第二十條規定的首先在我國申請專利的規定。
為了便於在發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的情況下依法採取必要措施，同時使中國公眾能夠及時方便地獲取在中國完成的發明創造的有關資訊，因此，有必要消除原專利法中存在的不夠嚴謹之處，新專利法便完善了原專利法第二十條的規定。
另根據細則第八條（新增）的規定，「
專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型
。」
任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當按照下列方式之一請求國務院專利行政部門進行保密審查：
（一）
直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當事先向國務院專利行政部門提出請求，並詳細說明其技術方案
（二）
向國務院專利行政部門申請專利後擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向國務院專利行政部門提出請求。 向國務院專利行政部門提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求。」
其中向外國申請專利是指向外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構提交專利申請，向有關國外機構提交專利國際申請是指向作為PCT受理局的外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構或世界知識產權組織國際局提交專利國際申請。此條給予了「
在中國完成的發明或者實用新型
」明確定義，並規定了三種向外國申請專利必須先提出保密審查的情況。
值得注意的是，依據專利法第二十條與細則第八條的規定，在地發明向外國申請專利的保密審查必須符合三種要件：
一
二
三
為在中國完成；
為適用發明專利申請與實用新型專利申請；
為向外國申請專利。
明顯排除了外觀設計專利，換句話說，在中國完成的外觀設計可以不需要經過保密審查程式，便可以直接向外國申請專利。接下來，將一一介紹上述三種向外國申請請求模式。
第一種向外國申請請求模式，直接向外國申請專利的保密審查
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（一）
保密審查請求的提出的文件應當包括向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書。請求書和技術方案說明書應當使用中文且各為一式一份，請求人可以同時提交相應的外文文本供審查員參考。技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致。技術方案說明書可以參照專利法實施細則第十七條的規定撰寫，並符合專利法、細則與審查指南的其他規定。
換句話說，技術方案說明書的內容與發明專利申請或實用新型專利申請所提交的說明書內容格式相同，即包含發明或者實用新型的名稱、技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明與具體實施方式，若有附圖，則須提交技術方案說明書附圖，附圖規定與一般發明專利或實用新型專利申請的附圖規定相同。
（二）
保密審查，審查員收到申請人提交的向外國申請專利保密審查請求文件進行初步保密審查。若請求文件形式不符合規定的，則會被視為未提出向外國申請專利保密審查請求，這時候，申請人只能重新提出符合規定的向外國申請專利保密審查請求。當技術方案明顯不需要保密的，則請求人可以就該技術方案向外國申請專利。當技術方案可能需要保密的，審查員會作進一步保密審查，並發出
向外國申請專利保密審查意見通知書
告知申請人暫緩向外國申請專利。此時，若申請人
未在其請求遞交日起四個月內收到向外國申請專利保密審查意見通知書
的，可以就該技術方案向外國申請專利（實施細則第九條第一款）。
然而，已通知申請人暫緩向外國申請專利的，審查員會進一步作保密審查，必要時可以邀請相關領域的技術專家協助審查。審查員會根據保密審查的結論發出
向外國申請專利保密審查決定
告知申請人，是否同意就該技術方案向外國申請專利。當申請人
未在其請求遞交日起六個月內收到向外國申請專利保密審查決定
的，可以就該技術方案向外國申請專利（實施細則第九條第二款）。上述所稱申請人未在其請求遞交日起四個月或六個月內收到相應通知或決定，是指專利局發出相應通知或決定的推定收到日未在規定期限內。
第二種向外國申請請求模式，向中國專利局申請專利後擬向外國申請專利的保密審查
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（一）
保密審查請求的提出，申請人應當在提交專利申請同時或之後提交向外國申請專利保密審查請求書。向外國申請專利的內容應當與該專利申請的內容一致。
（二）
保密審查，同第一種向外國申請請求模式的保密審查程式。
第三種向外國申請請求模式，國際申請的保密審查
TOP
（一）
保密審查請求的提出，申請人向中國知識產權局的專利局提交國際申請的，視為同時提出向外國申請專利保密審查請求。
（二）
保密審查，國際申請不需要保密的，審查員按照正常國際階段程式進行處理。國際申請需要保密的，審查員自申請日起三個月內發出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，通知申請人和國際局該申請將不再作為國際申請處理，終止國際階段程式。申請人收到上述通知的，不得就該申請的內容向外國申請專利。此外，需要特別提醒注意的是，只有有資格向中國國家知識產權局提出國際申請的申請人向專利局提交國際申請的，才視為同時提出向外國申請專利保密審查請求。例如，對於外國公司的研發機構在中國完成的發明創造，如果以外國申請人的名義向中國國家知識產權局專利局提交專利國際申請，但由於申請人資格的問題，中國專利局將不作受理審查，而是將申請文件直接轉交國際局。對於此種情況，不視為提出了保密審查請求，申請人必須提交單獨的保密審查請求文件，即單獨的向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書，並將該請求文件遞交到專利局受理處，經保密審查允許向外國申請專利後，才能遞交國際申請。
上述所提到的四個月和六個月的時間是指最長的時間，就是在遇到最複雜的情況下最長也不得超過四個月或六個月的時間通知，並不是說任何一個申請都需要這麼長的時間。
從中國大陸2009年10月1日開始實施新的專利法以來的實踐情況來看，對多數的申請同樣可以在短短的幾天時間裏明確告訴申請人其申請是否需要進行保密。 當專利局收到向外國申請專利保密審查請求文件之後，會立即啟動保密審查，審查員在進行保密審查後均會發出「向外國申請專利保密審查意見通知書」，及時通知申請人，向外國申請專利保密審查意見通知書可能有三種結論，分別為:
1.
文件不符合規定導致保密審查請求視為未提出；
2.
明顯不需要保密允許向外國申請專利；
3.
可能涉及國家安全或者重大利益暫緩向外國申請專利。
最後，對於暫緩向外國申請專利的專利申請或技術方案，審查員會作進一步保密審查，必要時邀請相關領域的技術專家進行審查，並發出「向外國申請專利保密審查決定」。
