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解析海牙體系設計專利國際申請之公告制度
葉雪美╱經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官
2015.04.09
世界智慧財產權組織(WIPO)藉由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請導向國際化,如商標領域的馬德里協定(Madrid Agreement)和發明專利領域的專利合作條約(PCT)。工業設計領域的海牙協定(the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Hague Agreement)直到2007年歐盟(European Union)加入日內瓦法案之後才受各國企業與政府所重視。海牙國際註冊不僅簡化申請程序,也能刺激國際貿易與產品創新,增加新市場與商業交易的機會,本文將介紹海牙體系的公告制度與國際註冊的效力與權利行使,以供國內企業將來有機會提出海牙國際註冊申請時做為參考之用。

巴黎公約的成員國於1960年11月28日修訂了海牙議定書(Hague Act)版本,通稱為「1960年法案」。為了讓工業設計的國際申請能更迎合全球產業與設計師的需求,1999年7月2日,WIPO在日內瓦的外交會議中簽訂日內瓦法案(Geneva Act)版本的海牙協定(以下簡稱日內瓦法案),除了將1960年法案的「國際寄存」制度修訂為「國際註冊」制度之外,還包括幾項重大修改:

  1. 為了配合一些成員國的設計保護制度有關設計單一性(Unity of Design)的規定,在法案施行細則第13條增加設計單一性的特別規定;
  2. 將延緩公告的期限從12個月延長至30個月;
  3. 申請人提出國際申請的文件與內容不符合法案與施行細則之規定,應通知申請人在限期內提出必要的改正,惟申請人無法在期限內改正,國際註冊應被視為未包含該成員國的指定。

截至2014年12月底,加入海牙協定的共有62個國家/區域,其中有些國家只簽署1960年法案(註1)、有些國家/區域只簽署日內瓦法案、有些國家則前後簽署1960年法案及日內瓦法案。雖然簽署日內瓦法案的成員僅有47個,由於三個成員是區域組織(歐盟、盧比荷與非洲智慧財產權組織),因此其國際註冊效力可及於72個國家。
海牙國際註冊制度有下列幾項優勢:

  1. 成員國的國民、居民或設在該國的企業,藉由海牙協定體系的國際註冊只需提出一次簡單的申請程序,用一種語文、一種貨幣繳納一套費用、向一個主管機關提出一份國際申請即可。
  2. 設計一旦在國際註冊簿中登記,在國際註冊中指定的每一個成員國或地區享有該成員國或地區法律給予的設計保護。
  3. 無論是直接或間接的國際註冊,都由國際局集中管理,方便企業對於設計申請、維護與設計權之管理。
  4. 如果申請的設計是平面設計,例如:紡織品、布料設計,則可提交樣品替代照片或圖式複製件。
  5. 申請與保護的費用不高。

只不過,國際註冊的保護效力因成員國的國內法而有所差異,這些差異會影響到設計保護的效力與權利的行使;又鑒於企業在產品開發或上市時程的需求,海牙體系有三種不同時程(timing)的公告類型,申請時須多加留意。

海牙協定的保護效力

日內瓦法案第14條(1)款規定,從國際註冊日起,國際註冊在每一個被指定成員國至少要享有依該成員國法律正常提交申請之工業設計給予保護的同等效力,臨時保護亦同,但每個國家的審查程序不盡相同,甚至還有些國家有異議制度(opposition),使得保護效力的起算點也各有差異。原則上,拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起6個月,有些成員國則將此期限延長至12個月,歷年來國際註冊拒絕保護的案件量與比例如圖表1和圖表2所示。

圖表1 2005-2013年國際註冊被指定成員國拒絕保護的案件數(註2

圖表2 2013年國際註冊指定成員國拒絕保護的案件數比例

一般而言,各國的審查方式可分不進行實體審查、僅進行設計定義審查與進行實體審查三大類,分述如下:

1. 不進行實體審查

採用國家

保護生效日

備註

非洲智慧財產權組織(AIPO)、貝里斯、蒙古、納米比亞、希臘、列支敦斯登(Liechtenstein)、黑山、摩納哥、馬其頓與阿爾巴尼亞

自國際註冊日起

 

波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)

自國際公報公告國際註冊之日起

 

阿爾巴尼亞

沒有核發拒絕通知,國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起

如果拒絕通知(全部或部分)已發出隨後被撤回,國際註冊給予保護的效力自辦公室收到撤回請求之日起。


2. 僅進行設計定義審查

採用國家

保護生效日

備註

歐盟(EU)、法國、瑞士、塞爾維亞、摩爾多瓦、烏克蘭、保加利亞與突尼西亞

自國際註冊日起

如果拒絕通知(全部或部分)已發出隨後被撤回,國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起

保加利亞

自國際公報公告之日起

 

突尼西亞

自國際公報公告之日後6個月起

 


3. 進行實體審查

採用國家

保護生效日

備註

亞美尼亞(Armenia)、德國、意大利、斯洛維尼亞、丹麥、阿曼、汶萊(Brunei Darussalam)、冰島、吉爾吉斯、波蘭、拉脫維亞、波札那、喬治亞(Georgia)、埃及、摩洛哥、亞塞拜然、阿拉伯敘利亞共和國、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、挪威與聖多美普林西比(Sao Tomé and Principe)

自國際註冊日起

如果拒絕通知(全部或部分)已發出隨後被撤回,國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起
*挪威與聖多美普林西比特別註明,如有優先權主張,自優先權日起。

盧比荷(Benelux)

自國際公報公告之日起

 

迦納(Ghana)

自國際公報公告之日後6個月起

 

愛沙尼亞(Estonia)

自國際註冊在愛沙尼亞工業設計公報公告之日起

 

芬蘭

在沒有核發拒絕通知的情況,國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起

如果拒絕通知(全部或部分)已發出隨後又被撤回,國際註冊給予保護的效力則自收到撤回拒絕通知之日起

韓國

自辦公室核發認可保護的聲明之日起

如果拒絕通知(全部或部分)已發出隨後又被撤回,國際註冊准予保護的效力自核發給予保護的聲明之日起

西班牙

自國際公報公告之日起

在異議程序或上訴後而拒絕保護,國際註冊的效力是自始及不存在,如果經由異議的拒絕上訴後被撤回,國際註冊給予保護的效力自國內官方公報公告該決定之日起

2013年,國際註冊申請量共2,990件其中包含13,172個設計,國際註冊指定成員國的總量為15,081件,相較於2012年增加了17.9%,這是10年來最大的成長。海牙成員國中被指定最多的是歐盟(如圖表3所示),共有2,026件,其次是瑞士共有1,911件,土耳其則有1,277件,挪威的806件和新加坡的712件,前五名的指定成員國占了指定總額的45%。

圖表3 2013年海牙體系指定成員國的申請數量前20名

2013年,國際註冊指定的設計總量共有65,726個,其中指定歐盟的設計數量為10,178個,占了總額的15.5%,而瑞士的指定設計是9,287個占了總額的14.15%(如圖表4所示),歐盟與瑞士是設計數量被指定最多的成員國。

圖表4 2013年海牙體系指定成員國的設計總量前20名

公告制度

集中公告國際註冊的效力及於所有被指定的成員國,這是海牙體系的基本特色之一。國際註冊是由國際局(International Bureau)在國際工業設計公報(International Designs Bulletin)中公告,這種公告的效力被視為已在所有成員國的國內或地區內充分地公告,原則上,權利所有人不再需要其他形式的公告。如果成員國想要將國際註冊的資料翻譯成本國語言,亦可在該國再次公告全部或部分的國際註冊,例如:丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、挪威、新加坡、西班牙、土耳其及克羅埃西亞等,有些再次公告的日期會影響國際註冊保護的效力。

國際設計公報設置在WIPO網站中,公告的內容除了國際註冊的設計與相關資料,還包含:國際申請的拒絕、無效、權利變動與合併,其他變更、修正、延展、取消,所有權變更並沒有影響以及撤銷等聲明。國際局也在WIPO網站公布了在法案下所有的約國的聲明。在WIPO網站的國際公報上每一個核准註冊的公告,被視為取代郵件的「送達」效力,這是日內瓦法案與1960年法案中所規定的,公告日期是指定成員國主管局收到公報的日期。公報的國際註冊公告包含以下內容:(1)在國際註冊所紀錄的相關資料;(2)工業設計的複製件(reproduction);(3)延緩的公告,應標示延緩公告的期限屆滿或被認為已屆滿的日期。

公報的週期可能會被兩個因素所影響:公報出刊的頻率(frequency of publication)以及公報準備所需時間的延遲(the time lag)。公報出刊的頻率是每一年公報發行的數量。時間延遲是與該公告的準備工作相關聯,可參考的插入公報中所需要資料最後的記錄日期與該設計資料的實際公告日期之間消逝的天數。自2012年1月1日開始,公報的公報採取每週公告的形式,因而每期公報準備工作所需要的時間也被縮短至一星期。

工業設計國際註冊公告的一般原則是在國際註冊之日起六個月後公告,這種是海牙體系的制式公告,例如圖1所示之Swatch Group的珠寶設計,2014年3月12日申請國際註冊,2014年9月12日公告。


圖1 海牙國際註冊中制式公告的案例

除了制式公告外,還有兩種不同時程的例外公告。第一種例外公告是「即時公告(immediate publication)」,申請人可請求國際註冊在註冊之後即時公告,通常是在請求之後1至2星期內快速公告。有些情況下,請求即時公告對申請人是有利的,有些國家或地區的法律,在註冊設計公告後才可以執行設計權的權利,例如:歐盟、盧比荷(Benelux)、迦納、保加利亞、突尼西亞與波士尼亞等。例如圖2所示的椅子設計,2014年9月5日JAHN AAMODT設計公司提出國際註冊申請,2014年9月26日即時公告,依據日內瓦法案指定歐盟。


圖2 海牙國際註冊中即時公告的案例

雖說是「即時公告」,但作法上有一些保留。實際上,請求即時公告,所謂的「即時」應被理解為將會儘速的公告,亦即在國際局展開相關且必要的技術準備工作之後,儘速的公告,通常會是在請求之後1至2星期內儘速公告。

第二種例外是「延緩公告」,申請人可請求在指定期間內暫緩公告,延緩期間屆滿或者被認為已屆滿,申請人已繳納公告費用之後,國際局才會公告該國際註冊。這種資料的保密對於流行產業(fashion industry)與汽車產業(automobile industry)是極為重要的,在申請人安排該設計的生產製作到最後產品可上市的保密期間,要確保該註冊設計不可讓競爭對手得知。例如圖3所示之汽車設計,2009年11月20日,賓士公司已提出國際註冊的申請,依據日內瓦法案指定成員國有瑞士與馬其頓,主張歐盟的優先權日為2008年8月5日,請求延緩公告期限至2012年2月5日,直到2012年2月10日才在國際公報公告。除非已向WIPO總幹事特別聲明,說明該成員國僅授權一個較短的延緩公告期限,或者沒有延緩公告期限制度,原則上,日內瓦法案的每一成員國都允許30個月的延緩公告期限。


圖3 海牙國際註冊中延緩公告的案例

從WIPO的2014年海牙工業設計註冊年報可得知,2013年國際公報中公告了2,734件國際註冊,其中46.4%是即時公告,43.4%是國際註冊之日六個月後的制式公告以及10.2%的延緩公告(如圖表5所示)。從2012年到2013年,延緩公告與制式公告的百分比略有增加,即時公布的百分比雖略為下降,不過,國際註冊中申請人請求即時公告的比例仍舊是延緩公告的四倍以上。

圖表5 2005-2013年海牙國際註冊三種公告類型的百分比

國際註冊中即時公告與制式公告的比例占了國際註冊總量的九成,這兩種公告的時程是自國際註冊申請後2星期至6個月後1-2個星期,早於一般有實體審查成員國的國內核准公告,在國際註冊設計公告後到成員國核准公告或為發函通知拒絕保護的這段期間,成員國國內是否能給予臨時的權利(Provisional rights)給予保護呢?這才是許多國家簽署日內瓦法案要考慮的重點之一。

2015年2月13日,USPTO宣布美國已提交簽署日內瓦法案加入WIPO的海牙工業設計國際註冊體系的同意書,這條約將在2015年5月13日在美國生效,新的PLT實施法案(Implementation Act)有幾項重大的改變,將設計專利權由14年增加至15年;給予國際註冊申請案的專利權人臨時的權利,亦即在國際公報公告後至美國核准設計專利的這段期間,對於任何未經其同意而在美國境內使用、販賣邀約或販賣所請求保護之設計、或進口該設計到美國的侵權行為,專利權人可以請求且獲得合理的權利金。

從前面的分析可得知,WIPO並不強制每一成員國必須要有延緩公告的制度,因為新加坡、匈牙利,冰島,摩納哥,波蘭及烏克蘭的國內法不允許延緩公告,也不要求延緩公告的期限必須長達30個月,丹麥、芬蘭及挪威只有6個月,非洲智慧財產權組織、阿拉伯敘利亞共和國、愛沙尼亞等也只有12個月。

一般而言,只有汽車產業與流行產業比較需要延緩公告制度,因為申請人提出國際註冊後仍需要一段的保密期間,有機會完成生產該設計之產品的準備工作,或是進一步發展市場行銷策略,而無須擔心競爭對手會得知其申請註冊的設計。因此,對於一些想要加入海牙體系國際註冊的國家而言,如果該國的汽車產業或流行產業的發展並不蓬勃,延緩公告制度的需求似乎也沒有那麼的急迫。

※本文摘錄自「解析海牙體系設計專利國際申請之公告制度」,全文連結如下:
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/download/NAIPThesesCollectionOnline/NPC-KS-IPTW.15091.pdf

 

備註

  1. 1960年11月28日在海牙修訂的1960年海牙議定書(Hague Act)版本,通稱為「1960年法案」,其內容共有33條規定,其中第11條規定,國際寄存已經延展者,其保護期限為自國際寄存日起10 年,國際寄存未經延展者,自國際寄存日起5年。若成員國的國內法規定保護期限為10年以上者,根據國際保存及其延展之規定,對於提交國際寄存者應給予該國相同的保護期限。在這個法案簽署的成員國有34個國家。
  2. 圖表1-5的資料來源是WIPO的2014年海牙體系工業設計國際註冊年報的內容,參見WIPO網頁:http://www.wipo.int/.../wipo_pub_930_2014.pdf。

 

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
現任: 經濟部智慧財產局專利一組 專利高級審查官
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
國立成功大學工業設計系學士
經歷: 中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

 


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