在美國設計專利的申請實務中，申請人或專利律師經常在申請過程中利用圖式修正的方式，將圖式中的一些實線改變為虛線來克服審查人員的核駁理由，或是擴大原始設計的請求範圍，取得設計專利的保護。最善用此類技巧的，正是知名的Apple。該公司的御用專利律師Saidman（註1）擅長以CA案或是圖式修正的方式來擴大或延續設計專利的保護範圍，甚至在有些案件中，不但克服了USPTO的核駁理由，同時又讓USPTO核准其擴大請求設計保護範圍的申請案。這種實線改為虛線擴大設計保護範圍的修正手段既不合理也不可思議，也在USPTO內部引起不小爭議。然而，這種修正方式也是我國目前的設計專利申請實務中所允許的作法。

不過，2013年7月15日，CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit，美國聯邦巡迴上訴法院）拒絕了申請人的上訴律師Saidman對於In re Owens案件（註2）所申請的全院聯席聽證會（Rehearing and Rehearing En Banc）。CAFC在Owens案所做的決定除了解決圖式中邊界線的問題外，更解決USPTO在設計專利申請案一些長久且懸而未決的問題，就是在申請過程或是在延續申請案，可否將圖式中的部分實線轉換（converted）成虛線，或是虛線是否可轉換成實線的問題。本文以Apple公司的滑鼠設計專利的申請過程來說明USPTO過去的圖式修正判斷標準，以及介紹2014年USPTO修訂MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，美國專利審查指南）中有關設計專利圖式修正的新規定。

Apple公司滑鼠裝置的設計專利之申請過程

2005年6月23日，Apple公司提出一個滑鼠的設計專利申請案，是一個橢圓形弧球面的滑鼠裝置設計（如圖1所示），圖式中以實線及較細的陰影線來揭露滑鼠的整體設計，滑鼠弧球頂面前段有一顆小滾輪之設計。2007年4月18日，USPTO發出審查意見通知函（Office Action），審查人員以2002年3月19日核准公告的D454,568設計專利（如圖2所示，以下簡稱引證ㄧ）作為先前技藝，因為請求設計與引證基本上是相同的（basically the same），該項設計領域中具通常技藝的人士（person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains）依據引證ㄧ作簡易之修飾就能完成，因此依據美國專利法第103條(a)款之規定予以核駁。

圖1 Apple公司的滑鼠設計原始申請文件的圖式

圖2 Apple公司的D454568的滑鼠設計專利

2007年7月16日，申請人Apple公司以圖式比對的方式提出申復答辯（如圖3所示），其中指出請求設計與引證ㄧ之間的多處差異，例如：請求設計底部從中向外擴張的橢圓形輪廓線，請求設計兩側平行的輪廓線以及標註頂面D區域中增加ㄧ圓形突出部之修飾等，企圖克服專利法第103條(a)款之核駁理由。不過審查人員並未接受該答辯理由，2007年10月2日發出最後核駁通知書（final rejection）。

圖3 Apple公司對於審查意見函的申復答辯說明

Apple公司撤換專利律師

2008年2月4日，Apple公司撤換專利代理人，改由Design Law Group的Perry J. Saidman負責理這申請案件，提出延續審查之請求。為了克服第103條(a)款之核駁理由，提出圖式的修正本（如圖4所示）並說明在申請案替換的圖式中，申請人並未導入新事物。申請人擁有在提交申請時圖式中所揭露的所有事物，修正本只是減少圖式中某些實線部分，將其改以虛線揭露，並未偏離原始文件的揭露。該修正本是經由將圖式某些實線的部分修改為虛線，變更設計的保護範圍，但這種變更並未改變物品的表面配置，因此修正的圖式中並未增加新事物。Saidman在圖式修正本中將滑鼠的大部分修改為虛線，僅有頂面後段的滾輪小段的滑鼠表面是以實線所揭露，另外增加一環不規則的邊界線，藉由此一減少實線所揭露部分的手段，來克服專利法第103條(a)款之核駁理由。

圖4 Saidman提出的圖式第一次修正本

2008年4月15日，審查人員先以2004年12月7公告的美國6,828,958發明專利中圖6的所揭露編號45-48的元件（如圖5左側所示，簡稱引證二），說明修正後的請求設計係屬功能性設計，且缺乏裝飾性。另以1996年5月7日核准公告的D369,593設計專利（如圖5右側所示，簡稱引證三）作為先前技藝，說明修正後實線所揭露之請求設計與引證三之間些微的差異，係屬該項設計領域中具通常技藝的人士作簡易之修飾就能完成者，且該等細微的改變不足以支持請求設計的可專利性，因此，依據專利法第103條(a)款與第171條之規定，再次核駁。

圖5 審查人員第二次核駁的引證案二與三之圖式

第二次的圖式修正與申復答辯

2008年7月15日，Saidman提出第二次的圖式修正本（如圖6所示）並申復說明，本案之請求設計是滑鼠外觀上的滾輪特徵（scroll feature），不能因為該滾輪所執行的功能就確定請求設計係屬功能性設計。長時間以來，要決定請求設計是否法律上的功能性設計，是取決於執行與該請求設計實質上相同的功能是否有其他可改變的設計，亦即是否有其他不同形狀、大小、位置或其他不同表面配置的其他設計（註3）。

USPTO核准了許多滑鼠設計，例如：D435,848設計專利的滾輪設計（如圖6左側所示），D414,483設計專利的滾輪設計（如圖6右側所示），這些設計專利的滾輪的形狀與位置與本案的請求設計都不相同。本案請求的不是滾輪的功能，而是如圖所示之具有滾輪功能的特定視覺外觀設計，本案請求設計之視覺外觀並不是受滾輪執行的功能所支配（dictated to）的，許多不同的滾輪設計都是執行實質上相同的功能（註4），因此，本案請求設計並非功能性設計。還有，引證二記載至少要有兩個頂面按鈕的位置配置，是要配合指尖之間的活動方便與其能執行功能，引證二與本案請求設計之形狀、位置配置與所執行的功能截然不同，引證二無法建立本案請求設計係屬為功能性設計且缺乏裝飾性的表面證據（prima facie）。

圖6 USPTO所核准其他的滑鼠設計專利

Saidman同時修正圖式來克服第103條(a)款之核駁理由，其中將實線的部分略為擴大（如圖7所示），周圍有一環梯形框的邊界線。主張請求設計是滑鼠頂面的一部分，有著連續且光滑的表面，有一顆圓型突起的小球體，就是所謂的滾輪特徵。申復理由說明，引證案三所揭露的相同區域沒有連續且光滑的表面，是以ㄧ系列的凹槽來區分與界定該滾輪按鈕，就引證三的設計而言，請求設計的整體視覺外觀並不是顯而易知的。2009年1月28日，USPTO發出核准通知，5月19日核准公告D592,665設計專利。

圖7 Saidman提出的第二次圖式修正

CAFC在Owens 案件建立新的判斷原則

在 Owens案件（註5）中，CAFC認為，這些虛線或邊界線如果無法符合專利法第112條第1項所規定的書面說明要件，就無法取得專利法第120條規定的較早申請之母案的申請日利益。CAFC說明：書面說明要件的問題無關於圖式中的邊界線（鏈線）部分是否請求，而是在母案的揭露內容是否能讓該技藝領域的通常技術人員能清楚認知到申請人在發明當時已請求。簡言之，書面說明要件就是發明人是否在較早的申請就擁有後申請案請求的權利範圍。CAFC在Owens案件中建立新的判斷原則，就是申請人在延續申請案中的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案的書面說明及圖式中要能完全地被描述及被揭露，才能符合書面說明要件並享有母案的申請日利益。

2014年3月，USPTO在修訂MPEP第十五章§1503.02 圖式的虛線（Broken Lines）章節時增加了一段規定：當邊界線是透過圖式修正或延續申請而引進，引進的邊界線必須符合專利法第112條(a)款（2012年9月16日之前的申請案，則是第112條第1項）之規定。例如：不請求的邊界線必須滿足說明書要件，要證明該邊界線在原始的文件中已存在（exists），但並未請求。亦即，設計專利圖式中透過修正或延續申請而引進的邊界線，無論該邊界線本身是請求或不請求之部分，都要符合專利法第112條(a)款之書面說明要件，否則會被認為是原始申請文件未能予以支持的新事項。因此，如同前述的Apple公司的滑鼠案例，USPTO以後應該不會再同意修正了。

結語

由前面的分析可得知，Apple公司的滑鼠設計專利申請案所作的圖式修正會產生兩個問題。第ㄧ個問題是新增加的邊界線，這個問題CAFC在Owens案件已經解決了，以後設計專利的圖式修正不可以增加原始申請文件未能予以支持的新的邊界線，也不能透過延續申請引進原始申請文件並未揭露的邊界線。

第二個問題則是實線變更為虛線的部分，MPEP在有關請求設計的表面配置（configuration）的變更中規定，如果僅是將圖式某些部位變更成以虛線表示，或是將虛線表示之部位變更為實線，這種修正方式都未脫離原始文件的揭露，是可被接受的，因為申請人在申請當時已擁圖式上所揭露的表面配置。可是Saidman在圖式上所變更的並不是滑鼠的表面配置，而是滑鼠本身的外觀設計，CAFC的決定並未解決這個問題。在Owens案件之後，USPTO對於設計專利申請案式中的實線修改為虛線的審查基準趨於嚴謹，在2013年的Design Day的研討會中發布設計專利新的審查政策，設計專利部門的資深專家Joel Sincavage（註6）強調圖式的修正要符合專利法第112條(a)款的書面說明要件，說明「揭露但未敘述（disclosed but not described）」的修正是不被允許的（如圖8所示），不過，美國專利業界普遍認為新的修正規則並不明確，無法清楚得知「揭露但未敘述」的判斷原則，因此這個新修正規定的發展還有待觀察。

圖8 2013年USPTO的Design Day的研討會的案例

備註

1. Mr. Saidman has been a specialist in design law for the last 20 years, representing Fortune 500 and smaller companies, as well as individual designers, in obtaining and enforcing design patents. Mr. Saidman was the founder and first chair of the Industrial Designs Committee of the American Intellectual Property Law Association (AIPLA), and currently serves as vice-chair of the Industrial Designs Committee of the Intellectual Property Owners Association (IPO), co-chair of the Design Protection Section of the Industrial Designers Society of America (IDSA), and is on the Design Rights Subcommittee of the Emerging Issues Committee of the International Trademark Association (INTA). His boutique law firm, SAIDMAN DesignLaw Group, concentrates in legal issues involving designs and product configurations and is located just outside of Washington DC。
2. 參照In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。
3. 參見Avia Group International Inc. v. L. A. GearCalifornia Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ2d1548, 1553 (Fed. Cir. 1988)。
4. 參見L. A. Gear Inc. v. ThomMcAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123, 25 USPQ2d1913, 1917 (Fed. Cir. 1993)。
5. 參照In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。
6. Joel Sincavage is a supervisory design patent examiner at USPTO, serving as a Teaching Quality Assurance Specialist. He trains examiners of design patents and advises the USPTO on practice, procedure and legal implementation of design patent laws, rules and court decisions. Design Patent Practice Specialist at USPTO-- January 1989 – Present (25 years)。

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