台灣企業生產、製造的產品,如果輸入美國市場或販售或為美國公司代工,其中涉及美國專利技術,就必須取得美國專利權人之同意。許多台灣企業透過專利授權契約,取得製造、使用、販售具有美國專利技術之產品權利,使得產品得以合法進入美國市場,因此有關專利授權契約爭議時有耳聞。當專利授權契約發生履約爭議時,有關專利授權契約條款解釋,常是授權人與被授權人攻擊防禦之重點。而毫無疑問,專利授權契約條款之解釋,因其本質上是一種商業交易契約,因此專利授權契約條款的解釋,主要受到契約法之影響,但是專利法為聯邦法,如果美國聯邦專利法有特別規定,將排除契約法適用。2014年,美國實務人士Eric E. Bensen列舉專利法在專利授權契約限制契約法適用情況,包括員工在雇傭關係期間,必須將非職務上發明授權公司、專利授權契約如何繼續履行等若干專利授權契約之問題。本文將探討其中常見的爭議,包括:一、非專屬專利授權契約,其權利可讓與嗎?二、專利不可爭執條款之有效性?三、專利授權契約可否回溯?四、可否要求權利金於專利期間屆滿後仍繼續支付。
專利授權契約與契約法之關係
Eric E. Bensen是美國著名專利律師,曾參與「專利授權交易」、「授權」、「營業秘密」、「專利法觀點」等四本重要智慧財產權法律職業用書之編寫(註1)。他在2014年所撰寫的「關於專利法排除契約州法適用」一文中指出(註2),專利授權契約之解釋,除專利法另有規定外,應依契約法規定。因為美國契約屬於州法,因此專利授權契約之準據法條款所適用的州法,將使契約條款依照該州契約法律解釋,而影響專利授權契約解釋與適用。他在文章中列舉常見8個與專利法與契約法適用有關之爭議,有助於釐清專利授權契約約定之義務。
在專利法的情境中,1853年美國最高法院在Troy Iron & Nail Factory v. Corning(註4)乙案中指出,因為無法假定專利權人願意讓競爭者藉由授權契約的讓與取得其專利授權之緣故,因此,非專屬專利授權即不能推定契約之權利係可讓與。在Troy Iron & Nail Factory一案中,法院為非專屬權專利授權設下基本規則,倘非專屬授權契約如未提及是否可以授權他人,則該非專屬授權如同個人服務契約一般,應規定不可讓與。非專屬授權契約之不可讓與性,繼續適用到其他類似之情況,1886年,美國最高法院在Hapgood v. Hewitt(註5),進一步延伸Troy Iron & Nail Factory一案的理論,獲得到解散公司資產之一方,並未繼受解散公司的非專屬專利授權契約,因為在這個況下,授權契約並未讓與給取得資產之一方。2007年,美國聯邦地方法院在E.g.,Bd. of Regents v. BASF Corp乙案中(註6),指出雖然合併之存續公司將是被合併公司之契約受讓人,但是與一般契約法規定不同,存續公司並非被合併公司之非專屬專利授權契約之受讓人,除非該非專屬授權契約明白表示,該非專屬契約是不可以被讓與。
在政策上,非專屬權授權契約的讓與性,當然可以如一般契約法原則相同,亦即要求專利權人必須明示禁止讓與,否則非專屬契約將被認定允許讓與。但是這種見解並未被法院採納,因為非專屬專利授權契約的形成,可能藉由授權人與授權人之執行(implication)所導致(註7)。例如,在Shop Right (職務發明)(註8)之情況下,員工因職務關係之專利發明,係藉由雇主提供的資源而創造此發明,即便員工並未簽屬任何專利讓與契約,此時案例法認為仍構成implied license (默示契約),員工默示專利權讓與聘僱公司。但在職務發明的情況,因為專利權人就是員工,基本上並沒有任何機會去協商讓與條款。因此,對於非專屬授權契約之讓與性,或是將默示授權契約都視為可以讓與,抑或是將書面授權契約與默示授權契約,分別採用不同法則,即書面授權必須明示禁止讓與性否則可以將認定為具有讓與性,而默示授權契約則可讓與。
See, e.g., Faculty Ass'n of Suffolk Cmty.Coll.v. Public Emp't Relations Bd., 508 N.Y.S.2d 591, 592 (App. Div. 1986).
Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir.1998); Schering Corp. v.Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 345 (Fed. Cir. 1997).
See, e.g., Six Star Lubricants Co. v. Morehouse, 74 P.2d 1239, 1242 (Colo. 1937); BettisRubber Co. v. Kleaver, 233 P.2d 82, 84 (Cal. Ct. App. 1951).