| 在解決美國專利局（USPTO）是否按照申請人的補充資料聲明書（IDS）正確計算專利期限調整（PTA），美國聯邦上訴法院肯定了初審法院對USPTO有利的簡易判決：如果在專利審查過程中的耽擱如果是由申請人本人引起的，那麼就會減少其專利期限調整。 |
早在1994年，美國國會就改變了專利期限在專利申請後達到20年的計算方法。由於專利期限不再基於授予日期計算，國會頒佈了一部條例，允許申請人可申請一個專利期限調整（PTA）以便解決專利局在申請和授予日期之間做出的耽擱，如果專利局沒有在申請14個月內發出通知（§132）或者沒有批准動議（§151），並且沒有在實際申請三年內授予專利，且如果在協力廠商干涉時有耽擱，或者存在伸請保密或成功的上訴時有耽擱，那麼根據35 U.S.C. §154，如果申請人沒有盡所能對申請審查作出結論，專利期限（PTA）亦將減少。
圖：Gilead這家藥廠，因向美國專利局提交IDS申請而引起了專利期限調整的爭議
資料來源：www.gilead.com
Gilead在2008年2月22日申請了一項專利，在2009年11月18日專利局發出一個分案要求。Gilead在2010年2月18日回復了該分案要求，對一組專案進行進一步審查。在等待專利局發佈第一次駁回時，Gilead於2010年4月16日遞交了一份補充資料聲明書（IDS），揭露了它的另外兩個共同被審理的申請。在2011年7月29日專利局發下獲准通知；在2012年4月3日專利直接授予給一項製造藥物化合物cobicistat（一種抗HIV藥物）。
關於Gilead是否有權享受專利期限，由於專利局沒有必須滿足條例的及時性要求，並不存在爭議。而存在爭議的是，在Gilead的最初對限制要求的回復和遞交補充資料聲明書期間，專利期限是否可被減少57天。根據專利局的說法，在其發出限制要求後遞交補充資料聲明書，本身就是沒有盡力配合審查的體現。
Gilead到初審法院提出上訴，初審法院的簡易判決支持專利局；在聯邦上訴法院上訴時，Gilead主張專利期限調整只允許在申請人的行為實際上耽誤的了專利審查的結案時才得以使用。聯邦法院應用了Chevron一案中來反對Gilead的論點，認為國會並沒有直接解釋何謂沒有合理地盡力配合專利局審查，以及此行為是否實際造生耽誤，而且專利局對條例的理解是合理的，因為國會要懲罰的是行為實際造成耽擱的申請人，或是行為潛在造成延誤的申請人。聯邦法院認為§132條要求專利局在申請人收到回復後四個月內進行答覆，由於限制要求是通知發出，專利局大幅減少了申請人回復的時間。因此，在對限制條件作出回復後遞交補充資料聲明書等於附加了新的參考，專利局應在回復限制要求之前就進行考慮。所以，專利局承擔滿足條例上及時要求的責任。
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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