自100年12月21日專利法修正公布，102年1月1日施行開始，相關法亦陸續因應專利法而開始修正，101年11月09日修正發布專利法施行細則修正條文，專利審查基準在也近幾年陸續修正，而已使用了10年的專利侵害鑑定更於今(2015)年8月6日公布「專利侵害鑑定要點」修正草案，其中關於設計專利之侵權判斷草案內容整理如下。

設計專利侵權判斷的流程大致可分為兩個部分，第一為確定專利範圍，再者是比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。比對的流程則依序為（1）解析被控侵權對象，（2）判斷物品是否相同或近似，(3) 判斷外觀是否相同或近似4.是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻。

圖一、設計專利侵權判斷流程圖


第一階段：確定專利權範圍

設計專利權以圖式為準，說明書為輔，為了探知申請人於申請時所申請之設計的真正內容，得參酌專利申請時之說明書及圖式以外的文件檔案等內部證據，如外文說明書，修正更正文件，申復答辯理由書等等相關文件，若證據不足，則可採用外部證據，例如工具書、專業字典、論文著作或專家證詞等。

而專利權的範圍確定又包含物品及外觀兩者，物品係為圖式中所揭露或所應用之物品。外觀是以整體為原則，所有設計特徵皆應一同考量，不得拆解。若有主張色彩則應包含色彩。若有可視之內部特徵或光學效果也應包含在內，如透明，或折射反射之光學效果。若具變化外觀之設計，如各變化狀態或動態之變化順序，若包含物品之構成形態，應理解圖式中所揭露各個物品之外觀及各個物品所構成之整體形態，據以確定專利權範圍。

部分設計
物品之確認應為所應用之物品、或組件。
外觀之確認則以「主張設計之部分」為準，考量與「不主張設計之部分」之環境間位置、大小、分布關係。

圖像設計
物品之確認依其所應用之物品為主，若是通用於各類電子資訊產品之顯示裝置，應認定該圖像所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」。
外觀之確認以圖式整體為主，而「不主張設計之部分」，通常係揭露圖像所應用之物品，使用圖像時，通常得將圖像自由拖曳位置或放大、縮小尺寸，因此得僅以邊界線表示其所應用之物品及主張設計之內容不包含其與環境間之位置、大小及分布關係。

成組設計
物品之確認應以其所揭露之所有物品構成整體內容，認定成組物品整體之用途據以確定其成組物品，不得拘泥於各構成物品之用途。
外觀之確認則應以圖式所揭露之整體外觀為主。

衍生設計
物品之確認得依原設計所應用之物品認定為衍生設計之近似物品。
外觀之確認得參酌原設計之內容，據以認定其近似範圍；確定原設計時，亦得參酌各衍生設計之內容，據以認定其近似範圍。然而，各衍生設計之間未必近似，尚難參酌其他衍生設計來認定其近似範圍。

第二階段：比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象

第二階段包含四個步驟，包括(1)解析被控侵權對象，(2)判斷物品是否相同或近似，(3)判斷外觀是否相同或近似，(4)是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻。而其判斷主體皆是以普通觀察者選購相關商品之觀點，其係為虛擬之人，對系爭專利之相關物品，具有普通程度之知識及認識，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異，以及兩者是否為近似設計，但並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。

解析被控侵權對象
比對的範圍應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。若是系爭專利僅為立體形狀，則比對時不應包含被控產品上之花紋，惟其若是屬外觀上不可拆解的設計時則例外。若是系爭專利包含立體形狀與花紋，而被控產品沒有花紋，則比對時不得忽略系爭專利之花紋。

相同或近似判斷
這部分包含物品之相同或近似，與外觀之相同或近似。物品之相同或近似，以物品之用途是否相同或近似來判斷，判斷時模擬普通觀察者選購或使用商品的情況及商品產銷情況，並參酌國際工業設計分類。外觀之相同或近似，則以整體視覺效果有無實質差異者來判斷，其判斷方法為接觀察比對、整體觀察、綜合判斷之方式，若使普通觀察者將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，應認定二者之外觀近似。另外尚應考量系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的關係、系爭專利與被控侵權對象差異特徵是否為容易引起注意的部位及是否屬於純功能性特徵等因素，進行綜合判斷。

若被控侵權對象與系爭專利非明顯不近似，則考量與先前技藝之比對，若被控侵權對象與系爭專利的相似程度，更甚於系爭專利與先前技藝的相似程度，亦更甚於被控侵權對象與先前技藝的相似程度，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀構成近似。

若系爭專利圖式所揭露之內容包括文字、數字、商標或記號，應將其視為花紋，並統合其所構成之整體視覺效果與被控侵權對象進行比對。

部分設計
若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象對應之部分不相同且不近似，應認定二者之外觀不相同亦不近似，無須再考量「不主張設計之部分」所揭露「主張設計之部分」於環境間的位置、大小、分布關係之異同。若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象對應之內容相同或近似，二者之主要差異僅在於「主張設計之部分」於環境間的位置、大小、分布關係，原則上得認定二者之外觀近似；惟若該差異並非該類物品領域中所常見者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。

圖像設計
比對內容與方式如同前述之原則。

成組設計
比對內容應為被控侵權對象中與系爭專利對應之組件，原則上，被控侵權對象應包含系爭專利之全部構成物品之外觀，始能認定二者之外觀相同或近似。惟若被控侵權對象未包含系爭專利之全部構成物品，但二者之差異並未影響整體視覺效果，足使普通觀察者產生混淆之視覺印象者，仍應認定二者之外觀近似。

衍生設計
原則上，衍生設計與原設計共同的設計特徵較容易影響整體視覺效果，衍生設計與原設計差異的部分較不容易影響整體視覺效果。若被控侵權對象包含衍生設計與原設計共同的設計特徵，差異僅在於衍生設計與原設計差異的部分，原則上應判斷被控侵權對象與衍生設計為近似之設計。

註：資料來源:專利侵害鑑定要點修正草案

作者： 黃少瑜 現任： 北美智權教育訓練處 設計專利工程師暨研究員 經歷： 瀚宇彩晶法務處智權部 高級工程師 瀚斯寶麗法務處智權部 高級工程師 大同大學 工業設計系學士

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