2011年開始實施的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act),堪稱近年來美國專利制度的最大一次變革;在實施滿四年之後,今年九月,美國專利商標局(USPTO)向美國國會提交了一份關於美國發明法案(AIA)的檢討研究報告,其中最值得台灣廠商注意的,就是多方複審程序的兩大修正建議。
根據AIA的規定,一項專利獲證之後,如果第三人有異議,可以在獲證之後的九個月內提出領證後複審(Post Grant Review, PGR),若是超過九個月,則需提出多方複審(Inter Partes Review, IPR)。兩項複審程序;其中PGR可針對專利的新穎性、進步性和專利文件缺漏提出異議,但IPR則只能對新穎性、進步性等可專利性的實質要件提出異議。
實施AIA後,專利獲證後異議程序更加接近司法運作
這兩項複審程序都必須由新成立的專利訴訟及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)進行審理。與過去的覆核(Re-examination)不同的是,PTAB的運作更加接近司法系統:對於每一件異議案,PTAB都會由三名資深審查官轉任的專利裁判員(Administrative Patent Judges, APJ)進行裁判,如果遇到特別困難的案件,可增加APJ的人數至七名,與司法系統中的聯席審判制度(en banc)類似。如果異議雙方對於PTAB的裁決結果不符,可再向管轄智財權案件的美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提請上訴。
Orrick Law Firm合夥律師張亞樵解釋,實施IPR的目的是為了改進過去覆核制度成本高昂、效率低落的缺點,進而使專利複審更透明而具彈性,例如只要異議人與專利權人達成和解(settlement),PGR與IPR的程序都可以隨時終止。自從2012年實施以來,PTAB每年的IPR收案量都相當顯著地成長,如2014年時聲請IPR的案件數共1310件,但2015年度光是上半年,IPR收件數就高達1319件(表1)。
此外,在IPR程序中,聲請人必須在提出聲請時就列齊所有利害關係人(real parties in interest)。張亞樵指出,這一條規定對於「利害關係人」的定義太過於寬廣,以至於每年有許多IPR複審案,就是因為這項缺失而無法成案。他舉例,「如果一家公司把自己的專利分割出來成立一家新公司,這家新公司申請IPR時,母公司要不要列入利害關係人?或者當群創申請IPR時,鴻海算不算他的利害關係人?如果鴻海算,那鴻海旗下的子公司是不是也得全部列出來?」PTAB因此建議,因為利害關係人的認定在每個案例上都不盡相同,只要聲請人不是故意欺瞞,都應該允許其在事後一定期間內補充或修正,以免聲請人的權益因此受損。