作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)
RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權，商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。
RLM&K客戶遍及美國台灣及中國，客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。 |
美國新專利法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA）已於2012年9月16日正式上路，本文針對此次的新實施項目作出以下歸納整理：
（1） 新法中發明人宣誓書的改變：專利申請案中所有有關發明人仍需提供宣誓書，指出其為該發明的原始發明人或集體發明人之一，但不再宣稱自己是「第一」發明人。另外，發明人可以將發明轉讓給他人或公司，由新被授權者直接向USPTO (美國專利商標局) 提出申請。（如果按照舊法，發明人必需提出專利申請後，將專利申請再轉讓授權給他人。）
（2） 新法允許第三者在專利申請過程中提出文件供給美國專利商標局審查該申請案時參考。提出必須在
(a) 專利申請案核准前；或
(b) 專利申請案公開後6個月內；或
(c) 在第一次駁回OA（Office Action）之前。
（3） 雙方復審
新法中，專利挑戰者可以全程參與復審過程，向USPTO提供挑戰文件（或相關專利）：
(a) 必需在專利生效9個月後才能提出。
(b) 可以做採證（要求對方提供文件及證人取證）
(c) 複審需在一年內完成；如有正當理由，最長可以延期到18個月。
(d) 專利擁有人可以修改專利請求項；複審完成後，挑戰者不能再在法院訴訟挑戰這些已經通過複審專利項目無效性。
（4） 訴訟提供「核准後檢視」（post grant review）在專利生效9個月內，第三方可以以其他理由挑戰；但只能挑戰2013年3月16日以後核准生效的專利（且依First Inventor to File新法送件審查之專利）。
（5）可要求復審商業方法相關專利，對於挑戰商業方法相關專利有以下要點：
(a) 只有該專利被提出侵權告訴的被告才能提出。
(b) 挑戰專利限於與資料處理及與財務管理或服務相關的專利。
(c) 此挑戰複審程序到2020年終止。
（6） 額外審查（Supplemental Examination）
訴訟中對專利擁有人提供額外審查，由專利擁有人向USPTO提供與專利相關文件，三個月內美國專利商標局必需做出決定，裁示這些文件是否對專利有極大相關性。如屬極大相關，則USPTO會對該專利展開復審，複審結果如認定該專利仍有效；此後挑戰者不得使用相同文件來挑戰專利的有效性。除非挑戰者在額外審查之前在法院、FDA及USITC中，已根據該些文件針對該專利提出專利無效訴訟。
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