美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA;編號Public Law No: 112-29 )(註1),其中USPTO畫分為Group 2的修法內容於2012年9月16日生效,因此2012年美國專利法規調整主要仍以AIA為中心。
可用受讓人名義直接提出美國專利申請案,但發明人仍需簽署發明人宣誓書(Inventor's Oath or Declaration),若發明人死亡、無法律上之行為能力、經努力聯繫後仍失聯,或有轉讓義務但拒簽宣誓書,申請人可代為簽署替代聲明滿足此一要件。USPTO已於2012年8月14日公告最終修法內容(註6)。
USPTO編制下的BPAI改制為PTAB,負責新增的4類審理(trial)程序業務:領證後複審(post-grant review;PGR)、多方複審(inter partes review;IPR)、涵蓋商業方法專利過渡期複審(transitional program for covered business method patents;CBM)、派生(derivation)。USPTO已於2012年8、9月間公告最終修法內容(註8~註12),預料還要兩年才會有正式的PGR程序案件,Derivation程序暫未生效,而根據USPTO官方統計(註13),截至2012年12月17日為止,該局已收到IPR及CBM案件各73及15件。
單方再審查配套修法
新法基本未改動單方再審查(ex parte reexamination)程序,但配合領證後程序新法,規定第三人需聲明無(因先前IPR、PGR程序禁反言規定)不得請求單方再審查的狀況。USPTO已於2012年8月6日公告最終修法內容(註7),同時為反映程序成本,另於同月14日公告(註14)大幅調高相關規費。
廢除多方再審查程序
如USPTO 2012年8月29日公告(註15),多方再審查(inter partes reexamination)程序自2012年9月16日起廢除,改以IPR程序取代之。
領證前第三人呈報(preissuance submission by third parties)程序,廢除37 CFR 1.99、1.292條文,改以新增的37 CFR 1.290條文取代,放寬可呈報時間等規定。USPTO已於2012年7月17日公告最終修法內容(註17)。
改採先發明人申請制
Group 32013年3月16日生效
揉合世界主要專利制度的先申請原則(first to file),以及美國原有的寬限期(grace period)規定,形成美國獨特的先發明人申請制(first inventor to file;FITF),全面改寫35 USC 102新穎性規定。USPTO已於2012年7月26日公告37 CFR修法提案(註18)及審查指南徵集意見稿(註19),其中部分提案內容頗有爭議,於是USPTO又於10月11日公告(註20)延長意見徵集期限,因AIA明定本項修法生效日為2013年3月16日,因此最遲USPTO需於2013年2月16日公告最終修法內容。
美國國會修法
2011年AIA通過後,即有人倡議再提技術性修正法案,以使AIA新法更臻完善,經過一年,AIA原始提案人,美國眾議院司法委員會主席Lamar Smith終於在2012年11月30日正式出手,提出編號H.R. 6621號法案(註21)。其內容包括AIA條文的補充修訂項目,例如,依現行法規(非FITF新法)審查公告的專利,無需等到公告後9個月,領證後即可提IPR;另也涉及專利權期間調整(patent term adjustment;PTA)之類,與AIA條文修訂無關的項目。美國參眾兩院解決財政懸崖問題後,2013年1月1日隨即通過這項修法,並在3日將法案送交美國總統簽署,但截至本文撰稿之時,H.R. 6621號法案尚未完成立法程序。
2012年12月18日美國總統歐巴馬(Barack Obama)簽署編號S. 3486的《2012專利法相關條約實施法》(The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012),隨後並正式頒布為正式法令Public Law No: 112-211(註22),預告美國準備加入海牙體系,設計(design)專利法規將有部分調整,專利權期間一併由14年延至15年,此外美國也將實施《專利法條約》(Patent Law Treaty;PLT)相關修法,專利申請案申請日取得要件等規定將作更動。
而AIA另一位重要推手,資深參議員Patrick Leahy,未接受參院撥款委員會主席職務,繼續留任參院司法委員會主席一職,並於2012年12月4日提出《2012年人道專利計畫促進法案》(Patents for Humanity Program Improvement Act of 2012),編號S. 3652(註23),希望進一步推廣USPTO年初開始試辦的人道專利計畫(Patents for Humanity,又稱Humanitarian Awards Pilot Program)(註24),但因有重量級IP團體表示反對(註25),會否順利闖關,有待觀察。
‘IPO Comments on "Request for Comments on Incentivizing Humanitarian Technologies and Licensing Through the Intellectual Property System," 75 Fed. Reg. 57261 (September 20, 2010)',
請見http://www.ipo.org/AM/Template.cfm
"Establishment of a One-Year Retention Period for Patent-Related Papers That Have Been Scanned Into the Image File Wrapper System or the Supplemental Complex Repository for Examiners"(77 FR 3745),
請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-25/pdf/2012-1404.pdf