法規解析
美國專利權期間調整之計算方式
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2013.04.16
         

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師


Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

1994年修改的美國專利法35 § 154(b) 將核准專利有效期限計算方法從原先專利核准後17年有效,更改為新計算是專利從申請案申請日起算20年有效。但實行幾年後,發現有實際上困難,USPTO 因人手不足堆積許多申請案未能在三年內審查完。尤其是熱門發明項目,例如電子通訊等。審核有時拖上5-6年皆有可能,所以美國發明人很多時候需要經過多年的等待。如果以專利核准後20年期限來算, 有時候從送件申請日起算扣除USPTO的審核日期,專利實際有效期可能少於以前的17年。

1999年美國國會修改35 USC § 154(b) 來改善這缺點。 §154(b)(1)(B)- 保證專利審查期不超過3年。因此USPTO 在核准某一專利時,亦須計算專利案審查時間從提出申請後到核准是否超出3年。如果超出3年,必需將超出3年外之天數全部另外補加給專利權人,補加至20年有效期為止,此即為美國專利權期間調整 (Patent Term Adjustments,PTA)。

案例

Exelixis在2008年1月提出其專利申請案,並於2011年4月提出該案的RCE申請,但原先專利申請案於2011年年底獲得核准。USPTO 根據其對§ 154(b)的解釋對該專利權期間之調整,是從2011年4月(RCE提出時)算到專利核發時。但原告Exelixis不同意,認為專利權期間之調整應從2011年1月起算,向聯邦法院提出告訴。

討論

法官認為§ 154(b) 法律條文非常明晰清楚。如果申請人在該申請提出3年內提出該申請案的RCE申請,那審查時間便算停止增加。如果該申請案的RCE是在原申請案提出3年後才提出,原先專利申請案核准後,專利權期間之調整與後來提出的RCE申請案無關。因此判USPTO應將2011年1月起到實際核准專利為止的全部天數,補加給原告,亦即專利權期間之調整應從2011年1月起算。

結論

聯邦法官判USPTO專利權期間調整之計算方式錯誤,如專利擁有者有與Exelixis類似的情況,應回去查看USPTO 對其專利權期間之調整計算方式是否有錯誤。

 

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