法規解析
變還是不變? 美國國內熱烈討論USPTO暫緩審查制度

作者╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2009.02.26

文章綱要:
暫緩審查制度相關討論
金融海嘯的影響

2009年1月20日美國新任總統歐巴馬(Barack Obama)宣誓就職,上任第一天,即透過白宮幕僚長通知各部會機關暫緩新法及新法提案公告作業。不過話雖如此,前朝任命的美國專利暨商標局(USPTO)管理團隊仍動作頻頻,譬如2月12日所召開的暫緩審查(Deferral of Examination)制度討論會議,就給人一種修法前置作業的聯想。


根據1月20日的公函,在歐巴馬總統所指派的USPTO局長上任之前,USPTO不應於《聯邦公 報》(Federal Register)公告新法或新法提案,尚未實施的新法亦應延後生效。由於USPTO隸屬於商務部,而目前商務部長的遴選作業並不順利,預料USPTO近 月內仍將由現任代理局長John Doll當家,因此應該不會有任何新法變動。

然而沒有新法變動,USPTO還是可以有其他作為,2月中旬召開的暫緩審查制度討論大會就是一例。《北美智權報》第18期「韓國發明及新型專利申請案改採三軌審查新制」一文中曾提及,為解決積案問題,USPTO及美國國內其他組織陸續有師法歐亞等國、研議增加暫緩審查選項的意見。

暫緩審查制度相關討論

為何世界主要專利局大多採行暫緩審查制度?原因是此一制度可保留充裕時間讓申請人評估其發明的市場價值、決定是否有實審必要,進而可降低實審需求 量,提升官方審查效能。可是美國雖然自2000年11月29日開放申請人選擇暫緩審查,根據USPTO統計,迄今僅有不到200件的專利申請案申請人曾提 出此一請求。

但 又為何幾乎沒有任何美國專利申請人願意利用這項辦法?歸納主要因素大概有以下三點:首先是基本預設制度不同,歐亞等國申請人必須主動請求,官方才會予以實 審,但美國是除非申請人主動請求暫緩審查,否則申請案一律依序予以實審。其次,有關實審規費,歐亞各國通常是等申請人確認請求實審時方需繳納,反觀美國卻 是新案送件之初即需繳費,而且若是申請人請求暫緩審查,還需另外繳交一筆相關規費。最後,美國專利法規定,若官方審查作業延宕、耽誤核准公告作業,申請人 可獲專利權期調整(Patent Term Adjustment,PTA)的補償,但若申請人主動請求暫緩審查,則PTA天數可相對抵減。

所以美國應該改採歐亞模式的暫緩審查制度?反對陣營大有人在。

美 國律師公會代表(American Bar Association,ABA)Gordon Arnold認為,制度轉變與否,應考量美國利益,不見得非與世界同步,而且修法可能需要國會支持,未必能由USPTO直接修法。智慧財產權人協會 (Intellectual Property Owners Association,IPO)代表Herb Wamsley則說,申請案公開後遲不審決,對市場競爭同業而言,是相當大的不確定因素,不利產生規避設計、後續創意發明。P&G智權顧問Ken Patel則就其經驗分析,以該公司在中、日所見,暫緩審查益處有限。專利局專業人員協會(Patent Office Professional Association,POPA)代表Robert Budens的看法是,USPTO近年大舉招募培訓審查委員,現在正要開花結果,貿然修法增加變數,可能產生意想不到的後果。

只是,贊成的聲音亦不在少數,討論會場上的聲勢甚至比前者更有過之。

USPTO 卸任官員Nancy Linck直言,官方審查負擔日益沉重,USPTO不可能無止境增聘新人,除暫緩審查之外,沒有人真正想出過更好的解決辦法。Manny Schecter亦代表IBM大力予以支持,理由是,既有兩成的專利權人為省980美元放棄繳第4年年費,若可省下檢索實審合計760美元的規費,申請人 應該也會考慮放棄許多申請案的檢索實審。生物科技產業協會(Biotechnology Industry Organization,BIO)代表Hans Sauer同樣主張繼續研究此一議題,美國前十大貿易夥伴幾乎都採取暫緩審查制度,BIO會員在這些國家多半會入境隨俗延後請求實審,而且普遍認為這種制 度利大於弊。而美國先靈葆雅(Schering-Plough)公司的副總裁Henry Hadad則說,目前美國申請人已可利用暫時案及PCT途徑達到暫緩審查的目的,但如果能推行真正的暫緩審查制度,相信更能提高審查效率。

當然,也有部分與會者的發言傾向中立,難以明確劃歸為反對或贊成票。

例如微軟(Microsoft)智權政策總顧問Dick Wilder表示,該公司並不關心究竟暫緩審查制度會否實施,積案問題早已拖慢USPTO實審進度,但若是暫緩審查能加快實審速度,微軟並不反對。 BSKB代表Nicolas Godici則提醒支持者,改採暫缓審查若導致審查費進帳減少,USPTO必然會調高審查費,但如果申請案繫屬期間(pendency)能因此壓縮到18 個月,會是相當吸引人的選項。而Todd Dickinson代表一直不表贊同的美國智慧財產權法協會(American Intellectual. Property Law Association,AIPLA)發言,指暫緩審查充滿變數與未知的影響,AIPLA並不贊成實施此一制度,但因USPTO面對沉重的積案問 題,AIPLA的反對立場的確略有鬆動。

金融海嘯的影響

其實,之所以需要爭論暫緩審查制度的利弊,直接導因正是為了解決USPTO積案問題。但如果積案問題停止惡化,改採暫緩審查制度是利是弊是否也就無關緊要了呢?

事 實上,這波金融風暴對全球專利業界的影響似乎是超乎預期。史丹佛大學IP Litigation Clearinghouse的統計顯示,2008年8至12月美國專利訴訟案件量較上年同期減少23%。世界知識產權組織(WIPO)元月時公 布,2008年受理的國際申請案件數量僅增加2.4%,明顯低於前三年9.3%的平均增幅。而丹麥專利局官員也表示,過去即使經濟不景氣,申請及訴訟案件 量仍能有所增加,但這次企業嚴格控制預算執行,申請案件量急劇萎縮,丹麥專利局月前已被迫裁員。

那麼USPTO是否也已感受到景氣急凍的衝擊?根據USPTO代理局長John Doll會中引用的數據,截至目前為止,2009年度USPTO受理的專利申請案約較2008年度同期減少1%,經濟景氣若是持續惡化,USPTO規費收入預料也會明顯下滑。

專 利申請案件量減少,往好處想,應當有助於加快消化積案,但相關規費短收,卻也可能拖垮USPTO的財務狀況,尤其這一兩年美國專利核准率顯著下降,未來年 費收入勢必減少。或許也是因為如此,USPTO考慮大幅調漲RCE(請求繼續審查)規費的網路傳言也變得愈傳愈煞有其事。根據USPTO預估,2009年 度該局受理的RCE件數可能會比上年度增加17%。

另 一方面,USPTO並不是唯一一個可能修法的單位,2009年新年伊始,美國參、眾兩院就有議員透露今年會再接再厲推動專利改革法案。USPTO、美國國 會修法提案連連受挫卻又一再捲土重來,似乎顯示美國專利制度需要調整已是美國產官學界的共識,只不過,究竟該調整哪些環節、朝哪一方向調整,至今仍眾說紛 云,莫衷一是。

歐巴馬帶著美國選民的「CHANGE」願景登上總統大位,未來一年,美國專利環境會有什麼樣的變與不變,讓人期待。