作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
（RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
在美國商標的「描述性合理使用」原則下，一般能以描述的方式使用兢爭對手的標示，在這種形式的使用下，標示是不被用做商標的，這樣可以大大地減少或消除商標侵權的可能性。
而在「描述性合理使用」原則下，一方、甚至一個直接兢爭對手，是可以採用另一方描述性的標示來描述自己的產品或服務。至於「描述性合理使用」的要求使用該標示應該是：
1.此標示被使用來描述一個人， 地方或產品的屬性或服務。
2.此標示必需是以最正常的語言。
此標示必需使用在廣告文字部份，而不是被做為標語使用，或從句子或段落中分離出來使用。例如：標示「更好的睡眠和更好的生活」最近被註冊為商標。此註冊的商標讓商標擁有者可以獨家使用；但對於這一類商標擁有者還是無法阻止其競爭對手使用此用語。
例如：
「張三失眠治療中心提供的療程可以幫助控制你的失眠，這樣你就可以擁有更好的睡眠和更好的生活。」
此句中的片語「更好的睡眠」和「更好的生活」是以最正常的語言、純粹的描述，來形容他們的服務屬性，而且使用上也並沒有從他們的廣告中特別分離出來。
著眼於整體的「描述性合理使用」， 如果用顯著的方式，例如：特殊字體，字的尺寸和任何其他方式凸顯此標示，就可能有侵權疑慮。下列情況下同樣的廣告詞句可能會被視為商標侵權：
「張三失眠治療中心提供的治療可以幫助控制你的失眠，這樣你就可以更好的睡眠和更好的生活。」
這裡將標示語和其他的廣告詞分別處理。甚至包括其中的「和」， 這種廣告使用會被認為是商標侵權， 而非描述性的公平使用。
這同樣適用於地理上的描述標示及註冊，包括姓氏。有一個聯邦註冊的商標「北京皇家餐飲」。這項註冊當然無法阻止其他的餐飲業者使用「皇家餐飲」，也不能阻止位於北京的任何機構使用「北京」，也可能不能阻止使用「北京皇家餐飲」─ 以下的例子應是可被接受的。
「李四大飯店在北京地區提供高品質皇家餐飲。」
以下的例子應也是可被接受的 ─ 但有些風險：
「李四大飯店- 提供最好的北京皇家餐飲。」
以下的例子應會被視為侵權：
「李四大飯店在北京地區提供高品質餐飲，北京皇家餐飲是最好的。」
以下的例子幾乎一定被視為侵權：
「北京皇家餐飲最好的是在李四大飯店。」
結論
當兢爭對手的標示還未成為商標前，在「描述性合理使用」原則下，你能以描述的方式使用此標示。當然，這也就意味著你的對手也能夠同樣的使用你的標示。請記得，如果是使用一般的文字和片語，你的註冊商標在「描述性合理使用」原則下多少會失去一些保護性。
所以選用商標， 越是使用普遍描述性和一般性的字或片語，在「描述性合理使用」原則下，商標所有人就越無法控制他人的使用。所以，重要的是選擇的標示在本質上要有保護性而且要確定正確使用以維持做為商標的地位， 而不是讓它變成描述性或通用性的商標。
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