根據美國專利法35 USC 121(註1)條文規定，凡因應（as a result of）官方選組要求（restriction requirement）所為分割，相關母子案及核准後所得專利不得用作引證案相互攻擊。但常與選組要求一併出現的下位概念請求項選組要求（species election requirement）效果為何？是否一體適用前述豁免規定（safe harbor provision）？St. Jude v. ACI案(註2)判決結果對此有一番討論。
案情說明
St. Jude v. ACI案實際涉及三項議題，以下僅整理35 USC 121豁免規定相關內容。
系爭專利7,008,439源自一血管穿刺處止血方法及裝置發明的第三代(註3)申請案，被發現與同家族另一件第三代專利5,725,498有重覆授證（double patenting）問題，且因領證時間較晚，若無法適用35 USC 121豁免規定，相關專利範圍即會因重覆授證問題而無效。涉及的三代專利大致如下：
- 第一代申請案07/746,339（「祖母案」）選組通知將所請發明分為兩組：Group I血管壁穿刺處閉合裝置、Group II血管壁穿刺處閉合方法，同時要求在Species A、B、C三種下位概念(註4)中擇一續行審查，而申請人選擇了Group I／Species B，最後取得公告號為5,391,183的專利。
- 申請人以第一代申請案分割案（divisional application）的名義提出第二代申請案08/318,380（「母案」），審查期間官方寄發實質內容相同的選組通知，而申請人再次選擇了Group I／Species B，最後取得公告號為5,830,130的專利。
- 申請人以第二代申請案連續案（continuation application）的名義先後提出兩件第三代申請案：
- 先者申請號08/399,535，為啟動衝突（interference）程序，複製了另一件已領證專利的申請專利範圍，同時包含裝置及方法項，依其「祖母案」分組，實際包括Group I／Species C及Group II／Species C，最後取得公告號為7,008,439的系爭專利。
- 後者申請號08/712,772（「兄弟案」），第一項即寫入包含Species A、B、C的上位概念方法項，依前述分組，實際包括Group II／All Species，因無漫長的衝突程序，後發先至，最後取得公告號為5,725,498的專利。
判決結果
S. Jay Plager法官執筆、Evan J. Wallach法官附議的多數意見書指出，按既有判例闡釋，35 USC 121豁免規定有其適用前提：分割案必須是因應官方選組要求而提出，不得寫入母案所選發明相關請求項，且包括系爭專利、引證專利（如本案的「兄弟案」）、被官方要求選組的母案（如本案的「祖母案」），皆需依循前述分組原則（consonance），不得踰越官方劃定的分界（line of demarcation）。然而，假使申請人另以一申請案寫入複數組母案未選的發明，此一申請策略本身不會被視為踰越官方劃定的分界。
再則，依37 CFR 1.146條文規定，若申請案所請發明包括一上位概念（generic；genus）及複數種不同的下位概念（species；註5），官方可要求申請人選擇其中一種下位概念發明續行審查，若無上位概念請求項可准予專利，則其所請發明將限定於（will be restricted）所選的下位概念發明。多數意見書認為，這種情況下，最後若無上位概念請求項可准予專利，依Species Election Requirement選組，也就產生了35 USC 121的選組限制效果。
而本案「祖母案」原本即無上位概念請求項，官函仍寫道：依35 USC 121規定，申請人需選擇單一一種已揭露的下位概念發明續行實審，若最終仍無上位概念請求項獲准，其所請發明應限定於（shall be restricted）所選的下位概念發明(註6)。在申請案未寫進上位概念請求項的狀況下，本案兩造並未質疑USPTO是否有權發出Species Election Requirement，多數意見書故而推定本案USPTO有權在這種狀況下發出Species Election Requirement。
於是乎，多數意見書認定USPTO實際上在「祖母案」發出兩道選組要求，所謂官方劃定的分界，也應考慮Species Election Requirement。否則，就未選擇的下位概念發明而言，申請人將因重覆授證問題無法取得其有效專利範圍。
依此原則，系爭專利（Group I／Species C及Group II／Species C）未寫入「祖母案」（Group I／Species B）所選下位概念發明相關請求項，但「兄弟案」（Group II／All Species）並未依循官方分組原則，不適用35 USC 121豁免規定，故系爭專利與「兄弟案」重疊的（Group II／Species C）第7~9項請求項無效。
其他
Alan D. Lourie法官協同意見書中則指出，37 CFR 1.146條文雖然也使用限定一詞，但Species Election Requirement的限定效果視有無上位概念請求項可准予專利而定，非終局裁定，不等同於35 USC 121規定的選組要求。類似本案不存在上位概念請求項的情況下，申請人可主張各Species非獨立具差異性的發明，又或再另提新案寫進未選擇的Species。
換言之，協同意見書認定，「祖母案」僅Group I裝置項、Group II方法項一道選組要求，「兄弟案」只寫進方法項，適用35 USC 121豁免規定，但系爭專利同時包含裝置及方法項，未依循官方分組原則，不適用35 USC 121豁免規定。所以雖然協同意見書亦作成同一無效結論，論理分析與多數意見書大相逕庭。
但針對名為連續案者（例如本案系爭專利、「兄弟案」）是否適用35 USC 121豁免規定一事，三位承審法官看法基本一致：儘管35 USC 121豁免規定適用客體僅明文寫入分割案，但只要滿足其他要件，依既有判例，這類連續案源自因應官方選組要求所提的分割案，豁免效果不因系列中出現連續案而喪失。
另方面，本案「母案」以Group I／Species B續行審查，是與「祖母案」相同的選擇，ACI主張「母案」並非真正的分割案，但多數意見書已援引前述事由判定系爭專利相關請求項失效，未再針對這項問題多作討論。
備註
- 原文請見http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e303040。AIA新法生效後，本條條文略作修訂，但不影響相關豁免規定，請見http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e303040912
- St. Jude Medical, Inc. v. Access Closure, Inc., No. 2012-1452 (Fed. Cir. Sept. 11, 2013)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1452.Opinion.9-6-2013.1.PDF
- 此一系列發明衍生多項申請案及專利，但同族美國專利中，與本案35 USC 121分割案豁免規定之適用問題相關者，僅上下三代共4件專利。
- 三種下位概念請求項分別為：Species A包括實心組織擴張器（solid tissue dilator）的器材相關請求項、Species B包括中空擴張器及引導線（guidewire）的器材相關請求項、Species C包括引導線但無擴張器的器材相關請求項
- 不同的下位概念，是指具可專利性差異（patentably distinct）的下位概念發明。37 CFR 1.146條文原文請見http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#d0e324178
- 原文為“”Applicant is required under 35 U.S.C. § 121 to elect a single disclosed species for prosecution on the merits to which the claims shall be restricted if no generic claim is finally held allowable. ”
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