美國的不正行為（Inequitable Conduct）罪名成立，需滿足欺騙意圖、實質關聯性（materiality）兩大要件，2011年5月25日美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，Fed. Cir.）公告Therasense案聯席審判（en banc）判決結果（註1），兩大要件的構成門檻大幅拉高。但如Intellect v. HTC一案判決結果（註2）揭示，專利申請期間申請人若曾以宣誓書不實聲明克服USPTO核駁且未更正，依舊有可能達到拉高後的兩大要件構成門檻，即使專利有效，仍會因不正行為導致有效專利的專利權無法行使（unenforceable）。
Therasense案標準
Therasense案聯席審判判決結果出爐後，1st Media, LLC v. Electronic Arts案（註3）也曾引發關注：系爭專利申請期間，申請人未呈報美國關聯案及歐洲對應案官方引證文獻，雖符合實質關聯性要件，但因無法證明申請人有欺騙意圖，Fed. Cir.三名承審法官一致認定未達不正行為成立門檻。Sony雖然試圖翻案，但美國最高法院拒絕受理（註4），因此Therasense案聯席審判判決結果仍是不正行為抗辯分析的指標判例。
依Therasense案最終判決，不正行為確立需有明確且具說服力的證據（clear and convincing evidence），證明專利申請期間申請人曾有作為或不作為同時滿足欺騙意圖、實質關聯性要件。且欺騙意圖、實質關聯性為兩項個別要件，需獨立分析（註5）。
在欺騙意圖要件部分，被控侵權者須證明申請人懷有欺騙USPTO的特定意圖，也就是申請人明知存在一文獻、明知該文獻與其所請發明的可專利性具實質關聯性，但蓄意決定不呈報該文獻。明確且能使人信服的間接及情況證據雖可推論出欺騙意圖，但前提是此一推論需為證據所能支持的單一最合理推論。
至於實質關聯性要件，則需符合but-for標準：譬如，申請人未向USPTO呈報一先前技術文獻，倘若USPTO事前獲悉存在這份文獻，依其最廣義合理解釋（broadest reasonable construction/interpretation）審查概念，根本不會核准該專利某一專利範圍，則這份文獻即符合but-for標準，具實質關聯性。但若出現積極的重大不法行為（affirmative egregious misconduct），即不在此限。
何謂積極的重大不法行為？依先前判例，這包括提交明顯不實的宣誓書，以及宣誓書蓄意不提宣誓人曾於發明人的公司任職。不過，若只是未向USPTO揭露先前技術文獻、未於宣誓書提及先前技術文獻，尚不足以稱之為積極的重大不法行為。
Intellect v. HTC案的不實聲明
Intellect控告HTC侵害其來電者身分辯識（caller ID）資訊無線傳輸專利，但被發現，系爭專利申請期間，為建立較早的發明日以排除官方引證文獻，發明人曾依pre-AIA舊法37 CFR 1.131提宣誓書，聲稱所請發明已實際付諸實施（actually reduced to practice）且在1993年7月的一場會議上公開展示。然而其所請發明既未實際付諸實施，更無曾在該場會議展示之事，若未更正治癒，即構成不正行為的實質關聯性要件。
發明人曾在專利申請期間改寫宣誓書，提及發明構思日到申請案有效申請日間的應盡努力（diligence），似乎是要改以推定付諸實施（constructive reduced to practice）取代實際付諸實施，但並未明確表示發明人及Intellect從未如前版宣誓書所說將所請發明實際付諸實施，且內文仍有「為1993年7月展示開發……原型機」、「產品文宣及包裝收據」、「將所請發明商業化」等容易讓人混淆的文字，連「實際付諸實施」等字樣也未完全刪去。
儘管發明人委任代理人作證，表示審查期間曾致電審查委員告知改寫後的宣誓書應無「實際付諸實施」文字，發明人也辯稱審查委員曾說只採認「推定付諸實施」，但Fed. Cir.判決文指出，系爭專利申請歷程並無發明人公開坦承所請發明未實際付諸實施的文字，光由案卷記錄，USPTO及公眾無從得悉發明人宣誓書有不實聲明，也未被告知真正事實。因此Fed. Cir.認定HTC成功舉證發明人確有積極的重大不法行為，滿足了不正行為的實質關聯性要件。
此外，發明人為爭取系爭專利的另兩件關聯案核准，也曾提交宣誓書為不實聲明，聲稱已建構出可顯示無線傳輸訊息的手持裝置（實際上非無線傳輸，僅展示預灌影像）、提供Smithsonian 1993年開發的先驅圖像電話原型機（實際上發明人2003年提供的物件標誌為Intellect原型機，而Smithsonian拿到的是以木料和塑膠製成的模擬手機）。因此一行為模式一再出現，發明人說辭被認定不可信，意圖以不實聲明欺騙USPTO乃證據所能支持的單一最合理推論，滿足了不正行為的欺騙意圖要件，故系爭專利因申請期間確有不正行為，專利權無法行使。
宣誓書不實聲明的更正
根據pre-AIA舊法，官方引用某幾類先前技術文獻作成核駁處分時，發明人可依pre-AIA舊法37 CFR 1.131提宣誓書建立較早的發明日，以排除官方引證文獻。但若宣誓書內容有問題，應盡早改正，以免留下後患。
Intellect v. HTC案系爭專利發明人雖曾修正有問題的宣誓書，然而Fed. Cir.法官認定，案卷記錄顯示該發明人從未實際撤回虛假聲明，也未特別告知USPTO此一問題，沒有完全更正治癒錯誤。
不過萬一宣誓書內容需要更正，Intellect v. HTC案判決文還是提示了幾個更正重點可作參考：申請人需明白告知USPTO宣誓書存在與事實不符的陳述，並明確告知哪些陳述虛假不實或有誤導之虞。不論為單一或複數事實之不實陳述，都必須告知USPTO真正的事實。且申請人需公開更正，僅補提正確事實資料交由審查委員自行歸結，未提示要更正的不實或誤導訊息，並不算是完成更正。
備註
- Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 2011 WL 2028255 (Fed. Cir. 2011) (en banc)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1511.pdf
- Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., __ F.3d __ (Fed. Cir. 2013)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1658.Opinion.10-7-2013.1.PDF
- 1st Media, LLC v. Electronic Arts, Inc., 694 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2012)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1435.pdf
- Sony Computer Entertainment America LLC v. 1st Media, LLC, Supreme Court No. 12-1086。美國最高法院公告命令請見http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/101513zor_4g25.pdf
按Therasense案前的舊判例，即使欺騙意圖證據較弱，仍可能因實質關聯性證據充分，判定構成欺騙意圖，即以所謂Sliding Scale方式推定構成該要件。
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