| 現有A、B兩專利，公告日A先B後，但論專利權期限，B較A先屆滿，若兩專利有顯而易見型重覆授權（obviousness-type double patenting；ODP）疑慮，B是否為能用以攻擊A可專利性的適格比對文獻？美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）日前在Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Limited一案裁示，後公告但先屆滿的專利（B）亦可用作ODP比對文獻（註1）。 |
案件背景
原告Gilead有編號5,763,483（’483號專利）及5,952,375（’375號專利）兩件抗病毒合成物及方法專利。印度製藥公司Natco欲生產一款藥品的學名藥，Gilead主張該款藥品仍受’483號專利保護，但Natco反指’483號專利與’375號專利有ODP問題應無效。
圖1. 本案判決文所附’483號及’375號專利相關日期示意圖
’483號專利與’375號專利發明人相同，說明書所載發明說明實質重疊，但彼此無優先權主張關係，屬不同專利家族。’483號專利1996年12月27日申請，主張1995年12月29日先申請的美國暫時案優先權，1998年6月9日公告，預定2016年12月27日專利權期滿。’375號專利1996年2月26日申請，主張1995年2月27日先申請的美國正式案優先權，1999年9月14日公告，預定2015年2月27日專利權期滿。
’483號專利申請期間並未提交Terminal Disclaimer（TD），但’483號專利公告後，Gilead曾於’375號專利申請案提交TD（註2），拋棄超出’483號專利權期滿日後的專利權期間，但因’375號專利權期滿日較早，這份TD並無實際作用。
地方法院一審採信Gilead論點，不認為’375號專利可用以攻擊’483號專利，Natco不服，繼而上訴。Fed. Cir.接手審理後，以2對1的比數改採Natco主張，判定’375號專利為適格的比對文獻，撤銷一審判決發還重審。判決文明示本案狀況可以TD補救，且全案目前仍有上訴翻案機會。
判決內容
本案判決文由Raymond T. Chen法官（註3）執筆，文中引用判例指出，公眾應可假定，不只是專利發明，連發明時所屬技術領域中具通常知識者所顯而易知的改良變體，都將自專利權期滿消滅之日起可為公眾自由使用。專利權期滿消滅後，若因另有專利寫入這類顯而易知的改良發明且較晚屆滿，導致公眾無法實施這類顯而易知的改良發明，即違反前述原則。
2015年2月27日’375號專利就將期滿消滅，換言之，公眾應有權自隔日起實施其專利發明及所有顯而易知的改良變體，這也是當時授予’375號專利的基本前提。而’483號專利的專利權期間可到2016年12月27日，倘若’483號專利發明包括375號專利顯而易知的改良發明，’375號專利顯而易知的改良發明相關權利等於延長22個月，有損公眾權益。
Gilead辯稱應就先公告的’483號專利角度評估，畢竟’375號專利並未延長’483號專利權期間，但多數意見未予採納，並指出Gilead援引判例皆不適用《烏拉圭回合協定法》（Uruguay Round Agreements Act；URAA）（註4）生效後的新法。舊制美國專利權期間為公告日起算17年，後公告的專利自然有較晚的專利權期滿日；URAA生效後，美國專利權期間計算方式調整，新制改為最早美國正式案母案申請日起算20年。
若只以公告日作為ODP比對文獻適格與否的判斷依據，潛在問題包括：(1) 變相鼓勵取巧策略，也就是申請人大可將顯而易知的改良發明切割成不同專利家族，設法操縱不同家族的專利申請速度，如果能讓優先權日較後的申請案先公告，即使是顯而易知的改良發明，亦有機會在保有優先權利益的情況下最大化其專利權期間。(2) 比對文獻公告日相差兩天就能造成巨大的專利權期間變化，比方’375號專利公告日若落在1998年6月8日（比’483號專利早一天公告）或在1998年6月10日（比’483號專利晚一天公告），就有可能導致’483號專利權期間相差22個月，斷非美國國會通過URAA的原意。
綜合各項因素，判決書於是認定，以專利權期滿日評估ODP比對文獻適格與否，應是較穩定妥切的判斷依據。文中並引用MPEP 804.I.B.1審查原則指出，依現行USPTO作業規範，若審查委員發現同時存在類似’375、’483號專利申請案這種情況，’483號專利申請案需先提交TD（拋棄超出’375號專利權期滿日後的專利權期間）才有可能准證。（註5）
不同意見
然而Fed. Cir.院長Randall R. Rader法官則有不同意見，認為本案判決擴大ODP適用範圍，創造出了新的規則。ODP原為法院系統創制，有其政策考量背景，但既有判例早已教示，法院職務不容許法官不顧國會合乎憲法明文頒布的法律，自行揣度國會更深入了解一問題後可能擬定的例外限制，因此面對本案問題，Rader法官認為審理時應有更多的司法自制。
其理由在於：核發’375號專利，先公告的’483號專利權期間不會因此延長，何況’375號專利若從未領證，’483號專利權本來就該到2016年才期滿，何來實質延長專利期間的疑慮。加上兩項專利同為Gilead所有，’375號專利又受TD限制，有效降低了兩項專利分由不同受讓人提出侵權訴訟的風險。傳統的ODP政策論述無法合理化本案判決，且依現行35 U.S.C. 154(b)條文，取得最早的優先權日保護、延長專利權期間，往往不能二者兼得，Gilead ’483號專利申請案就犧牲了10個月的優先權保護。
此外不同意見指出，按多數意見所說，專利權消滅後公眾即有使用其專利發明的絕對權利，但這是錯誤假設。即便是專利權人本身，也沒有使用其專利發明的肯定權利，這種權利既然不曾存在，當然不能假定專利權期滿後會有如此權利移轉予公眾，而且其他法律管理規定（例如FDA行政審核）也可能形成發明實施障礙。縱使可能衍生更多類似的取巧申請行為，仍不宜因此擴大ODP適用範圍。Rader法官同時表示，本案判決加上AIA FITF新法可能在未來衍生其他問題。
備註
- Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd. (Fed. Cir. 2014)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1418.Opinion.4-18-2014.1.PDF
- 判決文（Maj. Op. at 4）指出，依兩案案卷記錄，這似乎是Gilead首度告知兩案審查委員同時存在’375、’483號專利申請案。
- 2013年剛獲任命的Fed. Cir.新法官，先前曾在USPTO任職，並多次在Fed. Cir.訴訟案件中為USPTO政策立場辯護。
- USPTO “Office of Policy and External Affairs: Uruguay Round Agreements Act”，請見http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_uruaguay.jsp
- 依本案兩項專利優先權日到公告日間有效的MPEP文本：MPEP 804.I.B當時要求，兩案中若有一案只剩ODP問題，應撤銷其核駁處分准予專利，並在另一案發出正式的ODP核駁；MPEP 1490則規定，這種情況應兩案皆發ODP核駁，並都應提TD。
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