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提反對或取消商標註冊的時間限制
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
2014.06.04

美國商標法對申請提出反對商標註冊和提出取消商標註冊有特別規定,針對主要註冊商標(Principal Register),列出了時間上的限制;但對於提出取消輔助註冊商標(Supplemental Register)的申請,商標法並沒有列出時限規定。

公告後180天內需提出申請

商標法第13節規定,在商標註冊公布於官方公報的30天內,必需提出反對某商標註冊的通知書或要求延期遞送反對的通知。計算方式是按公布日(一定是星期一)的後一天算起。如截止日是落在周六,周日或在哥倫比亞特區的國定假日,那麽可提出申請的期限就自動順延一天;當然,順延的那天也不能是在周六,周日或在哥倫比亞特區的國定假日。

假如因爲一些無法預期的情况,像是惡劣的天候,由總統或由人事管理辦公室下行政命令,USPTO全天休息;截止日那一天就當作是哥倫比亞特區的國定假日。假如USPTO未全天休息,那一天還是會算做是截止日。

要求商標註冊延期的申請可以通訊或經ESTTA的方式,但如要求延期不是根據馬德里協定(Madrid Protocol based)的申請,則必需經由ESTTA 的方式提出申請。

要求商標註冊延期的申請必需在延期有效日之前提出。申請延期分三個時段。如申請延期30天,不需提供任何理由,會獲得權利的釐清。如在第一個30天延期到期之後,再要求延期60天,那麽就需要提供理由。商標法對提出此理由的要求標準相對不高。例如像是雙方需要時間看可否達成共視而避免商標註冊的反對申請,等待一個申請放棄(失效)的回覆,反對者需要時間聘請律師以提出反對申請,需要時間深入調查申請商標的使用情况,或任何其他需要更多時間的合理解釋。但與其先提出30天延期,再提60天延期,任何一方若能提供如以上的合理解釋,也可一開始就直接要求90天的延期。

在申請反對商標註冊延期的120 天到期之前(在公布後的30 天加上延期的90天),任何一方可以再要求延期60天。這最後一次的60天延期必需經過申請人的同意,且通常此要求的目地是在雙方談判,在可能達成協議期間,需要更多的時間。在最後的延期之後,是不會再有任何延期了,也就是申請將結束於公布後的180天。在最後延期日之前,申請商標註冊的反對通知書一定要遞進,不然就沒有機會了。

另外,取消時效規定(the statute of limitations)也有例外如下:當某商標變成一個被公衆認可的商品,一種服務的通用名稱或其一部份時;或該商標是有功能性時;或該商標曾失效(被放棄);或其註冊是欺詐行爲;或其註冊是違背Trademark Act Section 4,15 U.S.C.§1054的規定;或其註冊是違背Trademark Act Section 2(a),(b)or(c),15 U.S.C.§§1052(a),(b),or(c)的規定;或商標被原註冊者用於非原商標商品或服務應使用的範圍。

假使一個商標是在the Act of 1881或 the Act of 1905規定下註冊,且在Trademark Act Section 12,15 U.S.C.§§1062規定下重新公布,那麽就得遵從Section 14的訴訟時效規定。假使其註冊訴願的主題是違反the Act of 1881或 the Act of 1905商標註冊法規且沒有在1946 Trademark Act 規定下重新公布,就沒有訴訟時效的規定。

當一個未超過5年,且被承認基本上是一個因與另一商標的相似性造成混淆的商標註冊,其取消時效規定可被推遲(is tolled)。即使到商標註冊過了其5年的期限才提出取消一個被承認註冊的反訴,其取消時效規定的推遲還是有效的。雖然原告可以在5年的取消時效規定內提出取消訴願是一個事實,但原商標註冊者也可基於原告沒有理由的延遲,能够有其防禦。

操作規則

實際操作的規則(The Rules of Practice)規定了在許多不同情况下的申請反對或取消商標註冊的時間限制。對於提案、答覆、簡報、採證的回應的時間限制,在TTAB時間表中有說明。法規授權的截止日除外,每一個日子的變動或可以經各方的同意或經由委員會命令而達成。

一個未經各方同意的延期,必需在截止日前申請,並且提出正當理由;在這方面的規定並不是非常嚴格的。通常要求延期會被接受的理由有:律師事務繁忙,需要更多時間;因爲目前證人無法出席;因爲需要找到證物;或某方暫時無法與其律師溝通;或因一方或律師的健康狀况不允許;和其他種種原因。最重要的是各方應以誠相待,千萬不要濫用可獲更多時間的優待(權利)。

假如在延期截止日後才申請延期要求,那麽會被准許的標準會非常的嚴格,最重要是端看申請方是否有足够理由說明此延遲是由於人爲無法抗拒的因素。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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