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不實來源的商標訴求適用於服務和産品相關的商標
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
2014.11.19

美國聯邦第七巡迴上訴法院在M. Arthur Gensler, Jr. & Assoc. v. Strabala一案中,駁回該案在一審法院中的判决,認爲對於無論是服務和商品相關的商標的來源不實,都可以引用Lanham Act§43(a)商標法。

Strabala在Gensler建築設計事務所擔任設計總監近4年,在此期間,Strabala參與了多個重大的設計項目。在離開Gensler建築設計事務所之後,Strabala成立了自己的建築設計公司。他設立兩個網站,聲稱自己之前爲Gensler設計了一些建築物,包括Shanghai Tower、Hess Tower和Houston Ballet Center。Gensler對Strabala提起訴訟,以阻止他自稱是這些建築物的原始設計者。Gensler認爲,整個項目的設計是由Gensler公司的員工完成的,而不是由Strabala個人單獨完成。

在一審法院,Strabala提出動議,要求法院駁回Gensler的告訴,指出在Dastar v. Twentieth Century Fox一案中,最高法院認爲,所有體現在商品包含的想法、概念或溝通,如果不會誤導消費者對該産品的來源,排除原告引用Lanham Act商標法指控不實來源的商標訴求。在Dastar一案中,被告複製和出售錄影帶,錄影帶中包括已無版權保護的電影。影片電影公司提出商業商標法訴訟指Dastar誤導消費者影片的來源。最高法院認爲Dastar是賣它名下的錄影帶;由於Dastar聲稱自身製作這些錄影帶,但並沒有宣稱其拍攝了這些錄影帶內的電影,所以根據Lanham Act法,它並沒有誤導消費者。根據Dastar案例,一審法院認爲,由於Strabala對那些建築物本身,沒有作出任何不實的聲明,只是宣傳他的設計服務,因此判定Lanham Act商標法的指控不適用本案,故駁回告訴。Gensler不服,提出上訴。

美國聯邦第七巡迴上訴法院不同意一審法院判决,說明Dastar案的重點是指商品來源的不實標識,因爲此訴訟只涉及商品。最高法院並沒有將「服務」排除於Lanham Act法外,或限制§43(a)中有關商標來源的不實標識只用於産品。在這種情况下,Gensler指控Strabala提出不實的聲明會誤導客戶,以爲Strabala和Gensler之間還有持續的關聯,而且對於這些建築物最初設計的來源造成客戶的誤解。聯邦第七巡迴上訴法院解釋,商品及服務都是在商標法§43(a)保護的範圍內。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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