作者簡介：
邱英武
| 現職： |
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北美智權專利法規研究組主管 |
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| 經歷： |
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曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管 |
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曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 |
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曾任大專院校講師 |
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陳君今年剛從研究所畢業，看到今年媒體報導了很多專利的話題，正準備踏入職場的他，要怎麼踏進這個新興的熱門行業呢?之前聽說堂哥的工作，就是和專利相關，這次家族聚餐可得好好請教堂哥了!不問還不知道，原來除了「專利工程師」外，還有另一個職務 －「專利管理師」，可以讓他這個非理工科系畢業的新鮮人選擇。
堂哥的第一份工作，就是在一家專利事務所擔任專利事務的一般行政管理工作，工作內容多是協助客戶準備專利申請書表，以及協助專利工程師傳遞專利說明書稿件給客戶，還有將客戶專利疑問與申請狀況轉給主管處理…等。工作了二年，很忙碌但也過的充實。為了驗證自己所學，第二份工作就毅然決然的至上市櫃科技公司擔任專利管理師。但這家科技公司處理專利事務的工作同仁，只有研發工程師，並沒有專利管理師以及專利工程師。當初應徵時，面試的主管已經非常清楚的說明，此項工作內容包括專利管理師以及專利工程師的雙重角色，而堂哥就是憑藉著在事務所的紮實專利管理工作經驗，取得面試官的認可而接下此工作。
但在進入工作的第一天，就發現科技公司專利人員的工作，可說是與事務所的工作截然不同，自己原有的事務所經驗，只能作為所有工作內容中的一環，並無法全面含括。而且，因為自己是公司中唯一的專利管理師，所以，所有相關專利事務與疑問，都會轉到自己的身上，他立即發覺所學實在是不夠，但又無人可以詢問。幸運的是，透過了很多以前同事和朋友的幫忙，堂哥在一番摸索之後，整理出了自己的心得，慢慢成為獨當一面的專利部門主管。
陳君問：「為何你在事務所的工作所學，無法完全實用到公司裡？都已經在事務所工作了二年，還沒辦法學習到需要的專利知識嗎？到底企業內的工作內容和事務所有多不同？」
堂哥非常有耐心的向陳君說明在科技公司內的專利工作重點內容與範疇，雖然每家公司的內部運作不一樣，但主要的方向包括：
企業內之專利工作重點內容與範疇
- 工作範疇不是只有專利
雖說是專利管理師，可是當公司在涉及智慧財產權的疑問時，就不可只負責專利事務了！因為，智慧財產權除了專利權，還包括著作權、商標權、積體電路佈局以及營業祕密等。
- 專利訴訟證據管理
研發日誌是公司研發過程的記錄，而且多以機密方式保管，包括時間、地點、過程與數據…等資料，作為日後專利權爭執的證據，專利管理師必須納管。
- 瞭解公司與競爭對手的技術
為能夠檢索較貼近公司技術的專利資料，對於公司技術內容以及未來發展方向的瞭解，也是專利管理師的工作之一。
- 研發、市場與智權間的溝通
公司賺錢的利基是優秀的產品，優秀的產品是貼近客戶的需求，而客戶需求的得知有賴市場調查，研發單位再從市場調查中了解客戶的需求，並從需求中研發適當產品。專利管理師就必須瞭解市場產品以及客戶需求的專利佈局狀況，提供研發更準確的研發方向，避免踩到他人的專利。
- 專利申請文件的檢核
專利申請必須有申請書及相關文件，事務所雖會準備好申請文件，但文件內容正確與否的檢核，則是由專利管理師作最後一關的把守。一件缺漏不喪失新穎性、進步性聲明的案件，將會導致申請案因為自己的公開資料而被核駁。
- 專利說明書、申請專利範圍與圖式的檢核
申請專利範圍是專利權利的核心，而支持核心的是說明書與圖式。說明書與圖式是否清楚揭露發明內容，而申請專利範圍涉及的技術內容，是否可以在說明書或圖式中獲得支持是專利管理師不可缺漏的檢核工作。
- 各項期限的掌控
發明遞出專利申請後，後續就會有各種期限的規範，專利管理師必須控管。例如：台灣對於提出實質審查的期限是申請日後的三年內應提出。
- 專利買賣與授權
公司買斷或是取得他人專利權授權，也是公司擴大經營的方式之一。而在買賣、授權過程中，契約固然非常重要，但是對於對方的專利權狀況的瞭解，也是非常重要，避免買到不要的專利，也是專利管理師的職責。
陳君問：「哇!專利管理師的工作有這麼多面向，那，我該從何學起呢?」堂哥笑笑的說：「當然!羅馬不是一天造成的!不過，也不用害怕。其實，只要有人像我一樣有系統的整理經驗給你，你就可以少走很多冤枉路了!」堂哥把入門要學的專業知識分成了幾個方向：
企業內專利管理師所需之專業知識
- 瞭解專利以外的智慧財產權需求
何謂商標權？著作權？營業祕密？積體電路佈局？他們與專利權的關係如何？為何公司的一個發明產出，除了專利以外，還會涉及商標、著作權、營業祕密呢？那又為何要有積體電路佈局的法規呢？中國的規定又是如何？美國的規定又是如何？
- 蒐集證據資料需求
研發日誌固然是重要證據資料，但如何呈現才會符合法律的要求，成為適法的證據資料？如何管理呢？專利申請歷程中，若有修正刪除，則在日後主張專利權時，是否會有影響？如何確認專利權有歷經刪除修正？歷經刪除後的專利權，台灣申請案在日後提出更正時，可以再補進去嗎？那若是美國案，可以在提出REISSUE時，再補進去嗎？美國案件有大小實體與實質相關聯技術的呈報義務，如何可以查到以取得該專利申請案沒有盡到呈報義務的證據，然後對競爭對手專利權提出舉發呢？
- 專利檢索與資料庫建立需求
為使公司產品不落入他人的專利權中，就必須對公司與競爭對手的技術資料加以檢索與整理。因此，如何檢索專利資料？檢索後的專利資料如何閱讀？專利資料中呈現的意義為何？哪些資料必須特別注意？專利資料應如何建置成資料庫？就變成專利管理師的重要課題。
- 部門間溝通與資訊管理需求
市場、研發與智權部門，是公司營收的一個共同體，如何管理共同應知曉的資訊？共通的語言應是如何？（目前公司內的智權部門多是法律出身，不懂得理工科的語言，常常無法溝通，所以常見市場、研發部門對於智權部門的抱怨)。
- 專利申請策略需求
台灣公司都是跨國貿易交流，礙於專利權的屬地性質，如何在跨國間取得專利權優勢，賺取更大的獲利，各公司都應積極思考。因此，跨國專利申請策略應如何佈局？如何從佈局中取得「百戰不殆」的地位？…
- 專利知識需求
申請時應備具的文件有哪些？優惠期證明文件應如何記載？又應如何取得？優惠期與優先權的主張，若是遲誤提出主張時，可以補主張嗎？各項規定的指定與法定期間為多長？可以延長嗎？若是遲誤後，可以補救嗎？忘記繳交下期的專利年費，可以補繳嗎？若是補繳的話，專利權是否會有影響？中國、日本與美國…等國家的規定是否有不同？…
- 修法後如何因應新法需求
各國專利法規都會有修正，那在修正前後專利申請案應如何處理？新法施行後，尚再審查中的案件收到官方審查意見書後應如何處理？是否應在新法施行前，將尚在撰稿進行中案件全部遞出申請案嗎？…
- 契約與讓與知識需求
買賣、授權契約中應注意哪些事項？如何查閱對手的專利權狀況？專利買賣與授權是否應登記？登記的效力又是如何？若是最後與他人共有專利權時，自己行使專利權是否有限制？…
完堂哥不厭其煩的描述，陳君對堂哥的敬意油然而生，陳君問：「堂哥，你真的好專業哦！」堂哥說:「你很幸運!聽說與我們公司配合已久的北美智權，今年為In-House的專利管理師推出了新人訓練班，北美智權的專業在專利界一向有口皆碑，你就從這個新人訓練班開始吧！」
因應近年來各企業對專利的重視與日俱增，企業內對於專利智權部門的人員需求也持續成長，但是，由於各國專利法規不同並常有更動，且專利申請相關流程與規定甚為繁複，各企業均需投資一段不短的時間，來建立新進專利管理人員與專利工程人員，對於專利法規、申請流程與相關實務工作的基本認識，方能維持與提昇專利部門的整體戰力。
北美智權將會針對In-House專利管理師，從『IHPA專利管理師新人訓練班(台灣、美國)』開始，逐步提供一系列的課程，講授基本概念與進階知識，最後以實例狀況的研討，充分瞭解專利從申請到取得專利間的各種要求。在管理方面，包括公司內部相關部門間的溝通、資料庫的建置、專利檢索技巧以及專利證據資料的蒐集與備存，專利文件的期限管控；以及外部管理，與事務所間的溝通協調。另外，更積極的專利管理就是隨時注意競爭對手的專利申請案狀況，從申請歷程中，擷取申請案的申請缺失，打擊競爭對手的專利權。使學員快速掌握專利管理工作的重點要項，協助學員對於專利管理事務能迅速上手，提昇企業專利智權部門的專業實力。 |
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