「完美的」檢索，都是「相對的」檢索，就一
定會讓專利申請案「完美」過關嗎？這就可想而知了！

A公司是一家上櫃公司，公司的規模還算可以，且對於技術研發也是不遺餘力。研發工程師陳君是公司資深員工，對於公司技術非常瞭解。專利管理師李君則是新進員工，但在專利管理工作方面也有２年多經驗。某次，陳君覺得某項研發技術應可提出專利申請，於是請李君委託事務所處理。在提交申請案前，事務所與陳君、李君談論新的技術內容，事務所遂依據談及的技術內容，撰寫說明書與相關文件後，提交給智慧局申請專利。經過18個月公開後，在第22個月時，收到智慧局的審查意見通知書，認為該申請案不具有新穎性，因在申請日前，已經有一份先前技術揭露了申請案的技術內容。經過事務所轉知給陳君與李君知曉後，陳君非常氣憤，當著李君的面前，直接說「那家事務所在申請送件前，既然已經知道公司的發明技術，他有沒有先去看看已經公開的相關技術資料，這麼簡單的先前技術文件，居然沒有找到。」李君雖有2年的工作經驗，但無法直接告知陳君不可單方面抱怨。真的是如此嗎？

先前技術檢索範圍與技巧

這邊必須先瞭解「先前技術」一詞的範疇，先前技術的範圍包括有：已經公開或公告的專利申請案、公佈於期刊雜誌的技術資料、網路上BLOG公開的技術資料以及博碩士論文資料…等，所以說「先前技術」的資料庫是非常龐大的。再來就是「檢索」，各資料庫的檢索方式都不相同，各國的博碩士論文資料也有可能未全面對外公開，甚至於語言介面更是一大障礙。

舉些例子，台灣專利資料庫的時間期間檢索語法，必須鍵入「19930101:19961231」，但是美國的語法則是「1/1/1995->2/14/1995」，二者年月份排列不同，連結區間表示也不相同，台灣為「：」，美國則為「->」。另個例子則是IPC分類的檢索語法，台灣是「G06F 19/00」美國是「G06F019/00」，分類號與分目號間的鍵入方式不同，台灣是「空格」，美國則是「0」。

另外各國智慧局對於相同的申請案發明內容，也會因為審查官的認知不同，而分到不同的類別。所以若僅是依從台灣的檢索語法與分類別，直接套用到其他國家的專利資料庫去檢索，勢必無法找到相對應的資料。

誰該進行檢索？

先前技術檢索的工作就實際操作而言，工作量是非常龐大的，需要檢索的資料庫非常多，各國專利公開與公告資料庫、相關技術的科技雜誌期刊資料庫、網路上任何公開的資料…等。而對於公司技術細節最清楚的就是公司內部的研發工程師，所以公司內的研發工程師在平常時間就應進行多項的檢索，再將檢索取得的資料，加以分析解構後建置成檔案，留存於公司內部資料庫中。此資料庫可以作為其他研發工程師的初步檢索資料來源，以判斷與瞭解相關先前技術，以利公司的迴避設計的發展。

專利管理師若是從技術人員出身，當然可以協助檢索相關技術資料，但若是非技術出身，仍要求管理師協助檢索，則可能的結果是檢索出來的都是一般資料，甚至是沒用的資料，研發工程師還要再加以篩選。所以，對於公司內部而言，最佳的檢索工作者，就是研發工程師。

而事務所端的檢索方面，則會比較粗略。因為事務所的專利工程師不是客戶的研發人員，對於該公司的細部技術，甚至是對應的技術並非完全瞭解，都僅是對於要提出專利申請的發明內容有接觸而已。再者，事務所專利工程師每日有多件申請案說明書要撰寫，還要對核駁意見書作出答辯，已是工作負荷繁重，若尚要求他們對於先前技術作出全面檢索，這是緣木求魚。所以，求人不如求己，研發工程師應發揮技術出身的優勢，憑藉技術的瞭解，檢索出適當的資料，加以分析與建置相應的資料庫。

最後要提的是，檢索無法達到「絕對全面檢索」，而是「相對全面檢索」。既然是「相對」，就會有漏網之魚，任何專利申請案引用的核駁先前技術，都可能是當初未檢索到的資料。

「完美的」檢索，都是「相對的」檢索，就一定會讓專利申請案「完美」過關嗎？這就可想而知了！

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師

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