甲公司為一家生物科技公司，從事多項生物技術研發。然而，因為技術上的限制，植物基因轉殖技術的研發，一直是公司無法達成的目標。為此，甲公司積極的在技術領域中尋找適切的專利以獲得授權。經過多年的搜尋後，終於發現政府科技研究單位已經研發出「植物生產植酸酵素」相關技術，也已經取得專利權，可以作為公司後續的產品化。於是甲公司便與該單位接洽，並順利簽訂專利權授權契約書。

甲公司正式取得授權後，高高興興的著手後續的試驗工作，預計進行「植酸酵素之基因轉殖水稻的開發」，而此項開發必須依循93年修正施行的「植物品種及種苗法」規定，送交行政院農委會認可，始可生產、銷售，甲公司於是向農委會提出「進行轉殖植物隔離田間試驗」的申請。然而，卻非常不幸的遭到農委會的駁回，駁回理由是「轉殖基因流向一般水稻的風險評估非常高，且水稻是台灣主要的糧食，為避免基因流佈發生混雜，而導致生態安全與產業嚴重衝擊，所以駁回申請。」

甲公司因此並無真正得到授權的利益，就向政府科技研究單位提出民事訴訟，主張該研究單位應承擔「給付不能」的違約責任。甲公司的主張合理嗎？

授權契約屬於民事契約

眾所周知，專利權授權契約是民事契約，屬於私法自治原則，而定型化契約屬於例外的規範。雙方對於授權契約內容，均有互相協商調整的權利，經過雙方的協商後，方會簽署該份契約。雖然簽約的一方為政府單位，但並非政府單位的公法行政行為，因此與民間機關簽訂的私法契約，仍是屬於私法行為，不能視為公法行為。當雙方有糾紛時，仍是依循民事法相關規範處理。

授權不等於就會商品化

專利權一定會商品化嗎？這應不是確定式，專利權人都不能保證專利權一定會商品化。最有價值的專利權就是權利商品化，無法商品化的專利權都是束之高閣的，而且必須每年度繳交專利權年費，對於公司成本的負擔是一山又一山的高。公司在專利研發過程中，必須清楚知曉研發產品未來的發展性，這樣才會以專利權帶來公司的營收。而在購買、授權專利權時，也必須清楚購買、授權的專利權在公司的定位與價值。評估公司的技術範疇，再輔以公司未來發展方向，找尋適切的外在專利權，再組合成公司的競爭優勢。

尋找專利權時，必須清楚該專利權的法律狀況，例如：專利權仍存在嗎？專利權期間還有多長？政府機關公告的專利權人是真正的專利權人嗎？專利權利範圍真的是公司需要的嗎？而對於醫藥、生技與種苗的專利權，仍應注意是否有試驗的歷程。誠如第一段所述，法規要求的「田間試驗」、「動物試驗」或是「人體試驗」等，都是對於已經取得專利權的要求。且法律對此些試驗期間而導致專利權期間減少的狀況，都有給予專利權期間延長的機會。目的是因為此些專利權涉及較大的糾葛，例如生物界平衡、人體安全與道德風險…等，為避免日後無法收拾的狀況發生，特別要求必須經過「試驗」方能正式商品化的生產與銷售。也因此，「試驗」可能是專利權商品化的門檻，無法跨過它，就無法從專利權取得最大利益。「試驗」核准與否不是智慧局的權利，而是其他行政部門所管轄，例如植物、種子或是農藥專利權，必須經過農委會的試驗同意；醫藥專利權，就需要經過衛生署的試驗同意。

結果

因此，甲方「給付不能」違約責任者主張是否有理由，還必須細看雙方簽訂的合約內容而定。一般而言，專利授權契約對於專利權是否可以真正商品化，固然是可以約定在合約書中，但因為商品化的失敗原因很多，若僅僅約定「專利權無法商品化時，專利權人必須承擔違約責任。」這應是所有專利權人不願意看到的文字。本文中的「試驗」即是導致專利權無法商品化的原因之一。如果雙方於契約中約定授權人應承擔試驗通過的責任時，此種「給付不能」違約責任就是授權方應承擔；反之，授權人無需承擔此責任。因此在購買、授權農醫藥專利權時，必須再清楚知曉該專利權是否已經歷經「試驗」通過，方能避免文中所述的狀況發生。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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