李君是X公司的專利管理師，李君之所以進入此家公司，乃是因為這家公司的研發能力不錯，且也有多件發明已經提出申請，藉此希望多多學習專利相關事務。

進入公司的1年後，他經手一件發明申請案，多次與事務所相談申請內容後，終於遞出申請案，而且非常順利的取得專利權。之後經過半年，適逢公司盤點，主管們一併要求他們盤點專利狀況。李君在盤點過程中，發現經手的那件專利權，似乎有疏漏。也就是發明說明書中有記載的技術特徵，並未載入申請專利範圍中。於是詢問當初代理人，確認相關事宜後，向智慧局提出更正申請，但最後遭到駁回，後續訴願以及上訴到行政法院，也都遭到駁回。李君疑惑：是不可以提出更正？還是更正的申請有錯誤？

專利權是可提出更正的

專利申請案收到領證通知書後，必須在收到後的3個月內，繳付領證費與第一年年費，之後智慧局方會公告專利權，專利權人自公告日起取得專利權。正式取得專利權後，若發現專利說明書、申請專利範圍或是圖式有錯誤者，可以提出更正。但僅限於下述四種狀況的更正方會准許受理：「1.請求項之刪除、2.申請專利範圍之減縮、3.誤記或誤譯之訂正和、4.不明瞭記載之釋明」。前述更正「除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。若更正的事項是申請專利範圍時，還必須注意一件事，那就是「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。

專利說明書有記載但申請專利範圍未載入之發明內容

李君公司的專利權發生的狀況是，發明內容明確記載在說明書內容中，但卻於申請專利範圍中遺漏了，並未載入該發明技術，屬於申請專利範圍的更正。而該遺漏未載入申請專利範圍的發明技術是對於「控制器根據一優先化的安排計畫，在收到相關封包數據資料後，處理封包資料，進而傳輸出到多個使用者頻道。」獲證的申請專利範圍是記載「一種控制器，可以優先傳送輸出多個封包數據資料給多的使用頻道。」此案中，申請人主張增加「一優先化的安排計畫」，為申請專利範圍進一步界定之技術特徵，屬於減縮的範疇中。惟智慧局與訴願委員會不接受此種答辯，行政法院於判決中，明確指出：「原獲證專利權的申請專利範圍是A+B+C，D為原發明說明書或圖式所揭露的技術特徵，於是在更正申請中，將D引進，更正專利範圍為A+B+C+D。由於引進的技術特徵，非屬申請專利範圍所在技術特徵的之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，而是已經改變原請求項控制器的功能，導致實質變更申請專利範圍」。依此，智慧局、訴願委員會，以及行政法院，對李君的更正申請案予以駁回。

不得實質擴大或變更申請專利範圍的目的

智慧局於專利法修正時，非常清楚指明更正的目的：「公告之申請專利範圍對外已經發生公示效果，自不得允許專利權恣意將之實質擴大或變更。」更正後是否超出以及是否實質擴大或變更，比對對象不同。前者是以申請時說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象，而後者，則是公告時的申請專利範圍為比對對象。另於審查基準中言明：「更證後未變更申請專利範圍之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍」，此項判斷並未僅是說明書中，所提及相關問題的文字未更動，就是沒有實質變更。而是從客觀上申請專利範圍所界定的發明技術特徵，所能達到的功能及其能解決的問題作為認定標準。

所以提出更正時，必須注意各項要件，僅是說明書或是圖式更正時，則更正不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍；若更涉及申請專利範圍更正時，必須再注意不可「實質擴大或變更申請專利範圍」。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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