甲公司與乙公司是商場上的競爭對手，對於彼此的產品都非常清楚。有一次甲公司將改善產品結構，使產品更加便利的新型發明，提出專利申請，並如期的於6個月後拿到專利權，隔月便正式產品上市銷售。初期該產品的銷售狀況不是很好，在沈寂多年後，因為網路團購以及部落格文章的大肆瘋傳，使得該項產品的名聲越來越大，銷售量也呈倍數成長。乙公司終於意識到甲公司該項產品的威脅，為打倒甲公司產品的銷售量，於是著手研究該產品的專利性問題。數個月後，發現在國外已經有相近似的改善結構，並已於國外的期刊雜誌上公開。於是在甲公司專利權即將消滅的10個月前，向智慧局提出舉發申請。智慧局審酌乙公司提出的舉發證據後，發現該些證據資料並未能夠使甲公司專利權，導致不具有專利性結果發生，於是在專利權到期的20天發出舉發不成立的決定。乙公司不服舉發決定，於是上訴到智慧法院提出行政訴訟。歷經半年的開庭，智慧法院判決書中並未審酌乙公司提出的不具有專利性的證據資料，卻直接判決乙公司敗訴。這是為何？

大家都知曉，舉發是對於已經取得專利權的專利三性提出質疑與證據資料，請智慧局再次對該專利權專利三性予以審酌。所以當專利權期間內，任何第三人，都可以憑著自己認為可以打擊專利權專利三性的公開資料，向智慧局提出舉發申請。但是若對於專利權期間已經期滿的專利權要提出舉發時，提出人就必須具備「可回復之法律上利益」，方符合提出的必要條件。

對照到前段敘述，乙公司向智慧局提出舉發申請時，甲公司專利權仍在專利權期間，所以乙公司並無提出「具有可回復之法律上利益」證據的必要性。但卻在行政訴訟過程中，甲公司專利權期間到期權利消滅，乙公司有義務提出自己「具有可回復之法律上利益」的證據嗎？依據最高行政法院100年度判字第1924號判決，在「課予義務訴訟」中，對於充分說明相關事實以及法律狀態的認定時間點，是以事實審法院言詞辯論程序終結前為時間點，而非以原處分機關做成行政處分時為時間點。也就是說，若訴訟性質是「課予義務訴訟」時，對於事實以及法律狀態的爭執，必須在事實審言詞辯論程序終結前提出，若遲誤提出時間點，就會導致訴訟遭到敗訴的判決。

甲公司的專利權消滅時間點在行政訴訟期間，乙公司未查此項重點，訴訟過程中，均未提出「具有回復法律上利益」的證據資料，僅以舉發證據資料提出答辯。法院對於權利人應自己提出的證據資料遲遲未提出，不可以為任何的明示或暗示，因為發球權在權利人身上，權利人未主張自己擁有的權利，法院不可以越殂代庖。法院採著速審速決的心態，於是在無需多花心力審查舉發證據，以及權利人始終未提出「具有回復法律上利益」證據的雙前提下，直接判決乙方敗訴也是無可厚非。

因此，當提出舉發時，必須注意專利權期間的狀況，如果在舉發以及後續行政訴訟事實審言詞辯論程序終結前，專利權仍未到期消滅者，則僅依舉發證據即可進行審查與訴訟程序；但若是如案例中所述的狀況，就必須及時提出「具有回復法律上利益」的證據，方能使自己的訴訟基礎穩固，等待舉發證據的爭辯。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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