「優先權主張權利」必須依附在母體的暫時案,當暫時案不存在時,「優先權主張權利」也就不存在。所以,最終該EP案對於美國暫時案優先權主張的權利以及衍生的移轉生效要件,都應是依循美國法律,而不是臺灣法律;廠商務必多加注意。 |
前期文章EP申請案優先權主張沒有正式契約書,這樣救可以嗎?中提到,EP申請案的優先權主張符合法律規範的處理方式,就是引用臺灣的民法法律,因為臺灣民法並未規定契約必須是以書面方式處理。所以,雙方當事人間的合意一致,就是合約成立與生效,並以臺灣知名大學教授的Declaration作為佐證。可以如此的處理方式,EPO當局的決定尚未公開,但在台灣有個判決卻是可以作為參考。
在智慧財產法院裁判日期為104年4月15日的103年度民專訴字第10號民事判決中,對於國外專利權法律適用有妥切說明。首先,說明此案判決的案情。
此案雙方當事人簽署的是美國專利權授權合約,在該合約中記載「在『所有授權專利請求項』被實質限制範圍或被宣告無效之情形下,XX公司有權免除本合約所有義務。…」本件的專利權歷經舉發審查,部分請求項被撤銷,仍保有部分請求項。相對於合約中的敘述,仍保有部分請求項,也就不符合「所有授權專利請求項被宣告無效」的條件。那「被實質限制範圍」又是如何?
法院判決中對於該約定的文意加以說明,「系爭專利『被實質限制範圍』,當非指系爭專利被宣告無效,否則逕約定『授權專利請求項被宣告無效』即可,毋庸贅列『被實質限制範圍』。」「專利權非無效惟被實質限制範圍,其中原因之一係專利權遭受類似『假處分』之法律拘束,致發生專利權非無效,然其權利之行使被實質限制」,所以雙方合約中的「被實質限制範圍」,「應係指系爭專利權雖非無效,但其專利權之行使,因法律或其他因素,致無法行使,或僅能就部分請求項為行使權利,致專利權被實質限制其範圍。」
清楚說明合約約定的解釋後,那美國專利權的得喪變更,應以哪國法律為定?依據受外民事法律適用法第42條第1項的立法理由中清楚表示,「智慧財產權,無論在內國應以登記為成立要件者,如專利權及商標專用權等;或不以登記為成立要件者,如著作權及營業秘密等,均係因法律規定而發生之權利,其於各國領域內所受之保護,原則上亦應以各該國之法律為準。該法律係依主張權利者之主張而定,並不當然為法院所在國之法律,即當事人主張依某國法律應受保護之智慧產權者,及應依該國法律確定其是否有該權利。」
對應到前期文章EP申請案優先權主張沒有正式契約書,這樣救可以嗎?中所說的管轄法院與適用法律依據狀況,當事人之一方是臺灣公司,一方式設立於模里西斯的境外公司,涉及的權利爭執是美國暫時案的優先權主張權利。從上判決中所述的「其於各國領域內所受之保護,原則上亦應以各該國之法律為準」,該案件的客體是美國暫時案,而從暫時案衍生出的「優先權主張權利」,也是因為美國暫時案才會產生,不是憑空出現。「優先權主張權利」必須依附在母體的暫時案,暫時案不存在,「優先權主張權利」也就不存在。所以,最終該EP案對於美國暫時案優先權主張的權利以及衍生的移轉生效要件,都應是依循美國法律,而不是臺灣法律。美國法律對於轉讓的要求是以書面為準,尤其是當發生「二份文件,相同客體」的爭執時,更是以「客體確認」文件為第一確認依據。
那如果同時發生「二份文件,相同客體」的爭執且以「客體確認」文件為第一確認依據時,情況又會是怎樣呢?請待下回說明了!
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作者: |
邱英武 |
現任: |
北美智權專利法規研究組主管 |
經歷: |
- 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
(法務、IP、人事與總務)主管
- 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
- 曾任大專院校講師(1995-2002)。
- 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)
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