PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之八》
研發日誌可以是營業秘密的一種嗎?

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.04.16
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

北美智權報81期《研發日誌是什麼東西?研發單位一定要有嗎?》一文中提到,研發日誌在美國修法後,無法再成為SWEAR BACK的引用文件。這時候,研發日誌就轉為營業秘密的型態之一了!那可以成為營業秘密的要件為何?

一般而言,營業秘密的法定要件有三個,就是「秘密性」、「經濟性/價值性」及「採取合理保密措施」。所以,任何方法、技術、製程、配方或可用於生產、銷售、經營之資訊,若只要符合上述要件,就可能成為營業秘密而受保護。

要將研發日誌劃歸到營業秘密,就必須有前述三要件。而三要件中的「秘密性」與「採取合理保密措施」,也符合《研發日誌是什麼東西?研發單位一定要有嗎?》一文中提到的新穎性優惠期中的「違反發明人意願而公開」的條件。也就是說,當研發日誌歸屬於秘密且採取保密措施後,任何第三人未經過同意的揭露行為,都可以認定為「違反發明人意願而公開」,進而主張新穎性優惠期。不論是新案送件時,還是案件審查過中發現此項事實,都可在知曉事實發生日起的6個月內,備具證明文件,提出主張或審查機關提出答辯。

上文談到將保密資訊予以公開,那若是直接拿去申請的話,又該如何?

這時候,第三人本就不是真正的有權申請人,例如偷取保密措施下的發明資料;則真正有權提出申請之人,可以在專利申請案核准後的2年內提出舉發,並且在舉發撤銷確定後的2個月內提出專利申請案,拿回自己的專利權。

同樣地,美國在AIA修法後,當申請案之申請人未經過發明人同意,而自發明人處直接或間接取得發明,進而送件申請時,該發明人可以在發明專利內容第一次公開後的1年內,主張AIA新法中的DERIVATION程序(從2013/3/16開始生效),主張自己本身才是真正發明人,拿回自己的專利權。

這樣,各位應該知曉研發日誌的重要性了。於美國地區並不會因為AIA修法而有影響,而是轉成另一個重要的影響點。當然,就公司而言,對研發日誌的認定多是秘密資料,所以就必須符合營業秘密法要求的要件,方能於運用此種資料佐證時,不會落入無法成為證據的窘境。

 

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