並透過 Infor mation Disclosure Statement （IDS）的呈報，以符前述義務的履行。（呈報影響該專利申請案是否具可專利性的先前技術義務的 詳細規範為： http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_56.htm）
簡單來說， IDS 的意義就是專利申請人有協助審查的義務，因此對於自己所知悉的先前技術，如果認為與案件的可專利性有關，就應該要誠實申報。若申請人明知有極為相似的前案存 在， 尤其是影響可專利性的前案，但卻刻意不主動提出，便會被認為是具有欺瞞 USPTO 之意圖（intent to deceive），想在不當意圖之下取得專利權或 更大 範圍的專利權。
在美國專利訴訟過程中，他人可以使用合法手段查到專利權人是否遵守 IDS 揭露義務，提報符合 呈報 IDS 要件 的資訊。一旦他人知悉某一專利申請案未合法 呈報 IDS ，並取得足夠具 欺瞞 USPTO 意圖的相關 證據，就有可能導致已取得的專利，其專利權為不可實施。
相信大家都知道美國專 利 訴訟在證據調查方面的能 力 很強，尤其 是專 利 訴訟使用的「證據開釋程序」（discovery procedure）及「口頭證詞筆錄」（deposition）特別厲害，「證據開釋程序」又以電子資料的證據發現程序（e-discovery）的能力最強。 在合法手段下，這些程序可以讓他人掌握到我們是否有刻意欺瞞原本已知悉極為相似的前案的證據； 也就是說，在實務上，一個專利申請案若存在沒有向 USPTO 誠實申報已知悉，且 對該專利申請案的可專利性具重要影響的先前技術的瑕疵， 就有機會導致已取得專利權的專利被裁定為不可實施 其權力。
一般專利背景技術所描述的 先前技 術 ，並非判斷可專利性的關鍵要件。專利申請案的可專利性判斷，需對於申請案之個別權利範圍所描述的所有元件、限制、技術特徵等進行綜合的判斷，非僅單單因申請人提供的 先前技 術 就能對申請案的可專利性要件造成「 致命 」的傷害。
如果申請人未提供已知悉的先前技術，再加上審查委員自己亦未能檢索到足以駁回申請的相關先前技術 前案 ，而授予專利權；他日，由他人得悉， 就有可能被作為控告該專利 不可實施 的證據 ，屆時將又會是一場漫長的爭訟。
有些人會問，在實務上，未誠實或完整呈報 IDS 而導致專利不可實施的可能性高嗎？
筆者找到了以下 5 筆美國聯邦巡迴上訴法院（ CAFC ）判決案例，作為支持「 呈報 IDS 方 為專利申請上策 」論點的參考。
案例 1：
McKesson Information Solutions v. Bridge Medical (Fed. Cir. 2007)
在 McKesson 公司的美國專利號 4,857,716 （‘716 專利） 審查 時， 該案負責的專利律師也同時負責處理其他兩筆類似的關聯案（‘149 申請案及‘195 申請案）。在‘149 申請案審查時，的確曾提交一筆「Baker 專利」（4,456,793）呈報 IDS ，但在 '716 專利仍為申請案被審查時，並沒有依法將「 Baker 專利」呈報 IDS 。
由於證據顯示出「 Baker 專利」對該 ‘716 專利申請案的可專利性具有重要的關係 ， 有欺瞞 USPTO 之意圖，因此 CAFC 判 '716 專利在申請時有不正當行為（inequitable conduct），致使其專利無效。
案例 2：
Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007 )
該案的爭議點是， ' 806 專利在仍是申請案的審查期間，沒有在呈報的 IDS 內 列舉 一筆「 Franke 專利」（4,266,134）為前案。儘管該「 Franke 專利」是應用於不同的領域（X-ray device） ， 而並非本案的氣體放電燈（gas discharge lamp）的領域內，但是 CAFC 仍認為「 Franke 專利」的應用範圍， 對於習知技藝者是顯而易見、可替換其技藝的先前技術，因此「 Franke 專利」應當作為呈報 IDS 的前案資訊。
案例 3：
Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., (Fed. Cir. Sept. 29, 2008)
CAFC 判定 Praxair 公司的美國專利號 6045115 （'115 專利）， 由於不正當行為導致該專利為不可實施。CAFC 認為，該不正當行為是來自於其中一件關於限制流量流孔（RFO，Restricted flow orifice）且已被公眾使用的先前技術 ╱ 前案證據（evidence of use of RFO） 沒被 Praxair 公司提報 IDS 。
CAFC 法院先認定 RFO 的確是需呈報 IDS 的案件，並從調查結果推斷，申請人具有欺瞞 USPTO 之意圖：（1） RFO 與該 '115 專利的專利相關度非常密切；（2）申請人知道或應當知道 RFO 對於該 '115 專利的專利性評估的重要性；及（3）該專利權人沒有提出任何可信的合理理由，用來解釋為何申請人未披露該先前技術 RFO 。
案例 4：
Monsanto v. Bayer Bioscience (Fed. Cir. 2008) (Monsanto III)
本案 Bayer 公司的 Mariani 博士按照一筆公開展示海報抄取一篇筆記 （Mariani notes），雖然文獻本身不能納為先前技術，但由於海報也算是先前技術的一種形式，因此 Mariani 博士由海報所抄取的 Mariani notes 絕對可視為「information about prior art」，所以，當需呈報 IDS 條件時，申請人也有責任且必需將該篇筆記（Mariani notes）呈報 IDS；否則，該專利就被判為涉及不正當行為且無法實施（unforceable） 。
案例 5：
Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Services, Ltd.(Fed. Cir. 2005)
本案的 Acorn 公司指控 Bruno 公司在專利申請時，有故意隱瞞 USPTO 一些對 Bruno 公司本身不利的前案。CAFC 也同意 Acorn 公司的看法，且認為 Bruno 公司有隱瞞告知法院其另一家叫 Cheney 的公司所生產的 Wecolator 品牌的 stairlift 產品；另 CAFC 也認為，其 Wecolator 所列舉的先前技術，明顯不符合申請人所考慮的專利性論點之立場，也是必須要呈報於 IDS 內的。
CAFC 法官說：「The record supports the district court's finding that Bruno possessed actual knowledge of the Wecolator—and that it knew or should have known of its materiality.」CAFC 推論，要是 USPTO 的審查委員在該案專利申請時，就發現到 Wecolator 品牌的 stairlift 產品（prior art）的話，Bruno 公司即無法引用其發明的一筆重要特徵（front offset swivel）為其專利性的依據。
另外，法院認為，因為 Bruno 公司也提不出任何合理的解釋來說明為何不呈報 Wecolator 前案作為反駁，所以該故意隱瞞 Wecolator 前案之推論是應當成立的。
（一）除了明顯記載影響該專利申請案權利範圍是否具可專利性的先前技術之外，如果有其他駁斥，或不符合申請人考慮的立場，包括反對審查官方所依賴的無專利性論點／理由，或是反對申請人主張之專利性論點／理由的前案及相關資訊，都是必須要呈報於 IDS 內。
（二）雖然有時候隱瞞提報（information material to patentability）的舉動不一定會被他人成功舉證為具欺瞞之意圖，而被判為具有不正當行為，但是按照以上 CAFC 的判決案例來看，以及美國專利訴訟對於證據調查的強大能力，其可能性絕對是存在的。因此，對於呈報 IDS 的義務，還是應像俗話說的「誠實申報，方為上策」， 千萬別抱存僥倖心態。
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