於北美智權報第 18 期中「商業方法專利案例探討─ IN RE BILSKI 與美國專利法§ 101 之專利適格標的」曾經介紹過 IN RE BILSKI 一案對於今日的資訊化時代及自由市場經濟之影響。鑑於日前因 IN RE BILSKI 一案，有些方法相關之專利受到威脅，過往能夠獲得專利之方法發明，因為該判例，近日悉數遭美國專利商標局（USPTO）駁回。不服之申請人上訴至美國最高法院（supreme court），目前仍待審中。

由於 IN RE BILSKI 判例，近日不論軟體、通訊、半導體製程、生化科技技術類別等部份方法申請案，凡未與特定機器或裝置搭配在一起（tie to），或不是將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件，悉數遭到 USPTO 審查委員核駁，由於牽涉的層面很廣，與行之已久的發明之 專利適格標的（patent-eligible subject matter） 認定相較之下限縮許多，造成各界專利申請之困擾。本文作者秉持著為申請人爭取最大權益的精神，撰寫此篇文章，盼能協助提供因應措施之參考資訊。

如果發明人目前有方法相關的重大新發明，並沒有與特定機器或裝置搭配在一起，或並沒有將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件，也就是說發明人之方法發明違背了美國聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC）針對 IN RE BILSKI 案所做出之判決，而有被核駁的疑慮，而無法順利得到專利時，應該怎麼做呢？

申請人遇到這樣的狀況，若依據 35 USC 111(b) 提出暫時申請案（provisional application），可以較新案申請繳納較少的費用，並能夠取得發明日期，以便日後美國最高法院判決對於 35 USC 101 方法發明之 專利適格標的（patent-eligible subject matter） 認定條件，又恢復 BILSKI 案前較為寬鬆的標準時，得以在暫時申請案申請日起算 1 年內另提出正式案。如此，不但取得優先權日，同時還能因應日後美國最高法院的裁決，是否適於提出發明專利申請。

假設申請案是在 CAFC 針對 IN RE BILSKI 案所做出判決 前即提出之申請，也就是說，申請案件目前的狀態為待審或是正在審查中，也無須在這一波核駁大浪中早早決定放棄抗辯，否則一旦美國最高法院推翻 CAFC 針對 IN RE BILSKI 案所做出之判決， 將喪失翻案後翻身之機會。

以下提出幾種待審案件可以採取之回應方式供參考：

（一）收到 USPTO 官方非最終核駁通知書（non final office action）時
一般收到核駁通知後，理論上有 3 個月的答辯期限，可以依據 37 CFR 1.136(a) 延長至多 3 個月繳納延期費（extension fee），使得回覆答辯的期限拉長至總共 6 個月，以充足的時間研擬適合之答辯方向，待美國最高法院判決後，視 USPTO 官方所持之態度，再決定該如何回應官方。

此外，申請人也得以依據 35 USC 120 提出延續案（Continuing application），重新排隊等待新一輪安排之審查委員，目的同樣係希望經過美國最高法院判決後，審查委員將持不一樣的審查法律依據。

（二）申請案為方法暨設備之發明時
假設申請案是有關設備暨方法的發明，另可以視情況根據 35 USC 121 提出分割案（ divisional application），保住設備部份的請求項，並使方法部分的請求項歸到另一個分割案，確保設備能夠儘早拿到專利，並讓方法部分的發明處於繫屬（pending）狀態，靜待美國最高法院最後之裁決。

（三）收到最終核駁（ final office action ）時
假設申請人已收到最終核駁（final office action），可以另外依據 35 USC 132(b) 來請求繼續審查（request for continued examination；RCE），假設日後美國最高法院判決下來，決議重新放寬成為 聯邦巡迴法院對 BILSKI 判決前之審核標準 ，這樣下來受到 BILSKI 一案影響之申請案，未來仍可能有領證之機會。

上述的建議作法多是以金錢買一個希望，因為美國最高法院目前尚未做出裁決，其裁決是否有利於目前遭引用 BILSKI 判例核駁之申請案？目前尚不明朗。只能說有等待就有希望，不等待就等於直接放棄了。因此，申請人也須斟酌申請案之重要性，決定該採取怎麼樣的措施方能最有經濟效益的保護自身發明。