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【 案件簡介 】
美國聯邦巡迴上訴法院CAFC案號：2007-1311 (Yingbin Nature Wood Ind. Co.
v. International Trade Commission)。本案源起於Unilin公司以美國關稅法337條款向ITC提出告訴，指控32家在美國進口及銷售層壓木頭地板(即所謂的强化地板)的公司，侵犯其三項專利權的違法行為。
而被指控的32家公司中，有三家是本案的上訴人，分別是：聖象集團(Power Dekor Group)、廣東盈彬大自然木業有限公司、以及江蘇洛基木業有限公司(Jiangsu Lodgi Wood Industry Co., Ltd.)，統稱為Power Dekor。因為本案件共有三個判定階段，分別是：第一階段ITC行政法官(Administrative Law Judge；ALJ)、第二階段ITC委員會、以及第三階段CAFC的法官審理。在第二階段時，Unilin公司順利取得了ITC對32家公司的禁制令，Power Dekor不服此一判決，並提出上訴後，而筆者所聆聽的口頭辯論即是此第三階段的判例，因此本案的兩個主角分別是Power Dekor與ITC。
此外，與本案有關的三項專利分別是：美國專利6,490,836 (亦稱之為'836專利)、6,874,292 (亦稱之為'292專利)、以及6,928,779 (亦稱之為'779專利)。其內容主要是：關於一種用於連接臨近强化木頭地板嵌板的機制，其特點是木板與木板間不再需要使用其他安裝物來嵌合固定，譬如以黏膠或釘子等方式。以上專利所教導的連接機制大致上是屬於一種聯結(coupling)的舌槽(tongue and groove)態樣。
另外，在此一口頭辯論中主要探討的重點有兩項，分別是一般禁制令(General Exclusion Order)的合理性；以及下位的結構元件定義轉換為上位時，是否會產生新的內容(new matter)。
【 圖示簡介 】
以下列出與此案相關的重要圖示，即三篇專利中的FIG. 23。
【 案件技術 】
從圖FIG. 23即可清楚說明本案一項重要的連接機制之實施例，本案其中重要的發明特徵是在於提供一個有效抵消相鄰木頭地板嵌板的間隙形成力的連接機制。基本上，是提供一個壓縮力量成分(K1)用來推擠相鄰木頭地板嵌板達成其互相抵靠作用。
在此一實施例中，下凸出部份43，有一部份是傾斜於A 角度。在此傾斜的部份，該槽的下凸出部份是延著一個共同的平面切線L來觸碰一舌狀物9。該舌狀物的大小及形狀是允許當插入該槽時，該槽的下凸出部份就會從原位置移動一個極短的距離V。
另外該下凸出部份是一個「具有彈性及可彎曲的部位」(elastically yieldable or bendable portion)，也就說該下凸出部份被移動後，將會恢復到原先的位置。當舌槽被接合在一起時，該舌狀物即對著該槽延著一個共同的平面切線L施以壓力。該力量的水平面成分/水平力包括著壓縮力成分K1，其導致相鄰的木頭地板嵌板相互加以抵靠並抵消了間隙(clearance)的形成。
另一個重要的發明特徵是(特別在'779專利)具有關鍵的空隙(void)或「間隙」包含在某些位置上於相鄰舌槽之間。依照'779專利所顯示揭露，該空隙能確保舌槽之間的穩固嵌合，舉例說明：當該舌狀物插入槽內時，空隙提供了一個空間讓灰塵或碎片聚集在一起，避免灰塵或碎片留在木板表面而影響了接合處的穩固嵌合。
【 第一與第二階段判定說明 】
前文在案件簡介時有提及，本案共分為三個階段，在第一與第二階段的判定是分別由ITC的行政法官與委員會來進行。初判時，ITC行政法官判定32家被控侵權的公司，包括被調查的7項Power Dekor產品，都侵犯到'836專利的第10、18、及23之權利項範圍，而這些權利項被合併稱為「快動作機構權利項」(snap action claims)，因為他們需要藉由一個快速的動作來完成接合的效果。
另外，行政法官還建議'836專利的第1、2項，以及'292專利的第3、4項權利項的限制特徵都一併稱為「下凸出部位權利項」(lower lip claims)，也就是該下凸出部位需要有一個「具有彈性可彎曲的部位」。
行政法官也建議'836專利的第2項以及'292專利的第3項權利項的「彈性彎曲部位」是包括在該下凸出部位的全部，但是'836專利的第1項以及'292專利的第4項權利項的「彈性彎曲部位」則是限制於只有在該下凸出部位的指定位置，即大約在FIG. 23標示為78及73元件所涵蓋的面積之間。
但第二階段的ITC委員會之判定則認為，原先的行政法官的判定是錯誤的，也就是說'836專利的第1項以及'292專利的第4項權利項的「彎曲」，不應該只限制於該下凸出部位的指定位置內所發生的(雖然可算是必要條件)，但是也可以同時在該下凸出部位的地方也有「彎曲」。
ITC委員會也否決了行政法官關於Power Dekor產品並不侵犯「下凸出部位權利項」專利權之判定。委員會認為Unilin專家Dr. Loferski用來測試彎曲的下凸出部位所做的測驗是「合理」(reasonable)的方法，也就是說他做的測驗就算不是完美的，但是Power Dekor及行政法官也並沒有發現該測試有任何顯著的錯誤。
另外ITC委員會還否決了行政法官關於不侵犯'836專利的第1項以及'292專利的第4項權利項之判定，原因是委員會認為可以按照懸臂樑原理(cantilever beam principle)來作為彈性彎曲的科學依據，且Unilin也證明了每個被控侵權的產品的下凸出部位均在所有長度之內展現了彈性彎曲的特性。
ITC委員會亦認定'779專利後來加入的「間隙」名詞是一個上位名詞(generic term)也就是說是有涵蓋原先分別敘述的結構，包括空間(spaces)、室(chambers)、及凹進處(recesses)於嵌板之接合處。委員會引用了Schering Corp. v. Amgen Inc.，222 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2000)的案例來說明：「專利權人使用一新的名詞來描述原已揭露的名詞則不列為新增內容」(the use of a new term by the patentee to describe what was already disclosed does not constitute new matter)。
因此在第二階段判定時，ITC委員會決定這後來加入的「間隙」之權利項是均符合專利法第112條之第一段，而被告Power Dekor卻沒有提出明確且具有說服力之證據(clear and convincing evidence)來反駁專利之無效性。該委員會於是就相對於以上敘述的許多權利項包括：'836專利的第1、2、10、18及23項權利項，'292專利的第3及4項權利項，及'779專利的第5及17項權利項發出了一般禁制令(general exclusion order)。基本上，委員會認為確實有違反使用發明的「普及趨勢」及考量到「商業條件」的憑証理由。
【 第三階段口頭辯論 】
在第三階段的CAFC口頭辯論中，主要有三項爭議點，分別是：1) 一般禁制令是否可能在過度解讀下，擴張其合理性？ 2) 在原專利內容中加入了「間隙」這個新的名詞是否可以視為「新增內容」？ 3) 本專利中相當重要的特徵「彎曲」到底要怎樣測量與定義？
出席法官：三位巡迴法院的法官，分別是Michel、Schall、Dky。
爭議一：一般禁制命令的合理性
口頭辯論一開始，提出上訴的Power Dekor的律師Joshua Rosenkranz強調一般禁制命令是用來指示美國海關總署去排除或阻攔所有的侵權物品進入，是不用分來源地的。筆者在此列出美國法典19 U.S.C. § 1337(d)(2)的法條規定，其指出：一般禁制令是必須在有「普及趨勢」以及(AND)有困難去辨別該侵權物的來源情況之下，才允許使用的。
上訴律師強調Power Dekor擔心該一般禁制命令未來有可能變成具有爭點效力(collateral estoppel effect，亦稱之為附帶禁反言效力，意指阻止一方當事人對先前訴訟中已經判決確定的爭議再行爭訟的抗辯)。
筆者要在此註解說明一下，CAFC法官認為Power Dekor目前特別擔心的是，此一命令一出，未來他們想做類似另外一家Yekalon公司的「Engagement 2」產品時，可能無法針對不侵犯「下凸出部位權利項」權利範圍來做辯護。且Power Dekor似乎是在提出一個避開侵犯「快動作機構權利項」的辦法，也就是將他們未來的產品從該舌槽結構更改成為旋轉式(rotational)的組合裝配，同時也就是做出類似Yekalon公司的Engagement 2的產品。
因此口頭辯論中，上訴律師Joshua Rosenkranz提出疑慮說：他擔心未來該一般禁制命令會適用於規納於三種不同種類的權利範圍之內的三種產品。他並提議說是否禁制令可以只規納於一個種類的權利範圍之內。他擔心未來海關官員會按照這太廣泛的一般禁制命令來扣押進口貨品。
而ITC的辯護律師James A. Worth則強調說一般禁制命令的做法是合理的，因為可以用來攔阻未來海外業者想要以輕易更改產品型號來避開比較弱的有限制禁制令作法。
爭議二：「間隙」是新增內容嗎？
筆者首先要說明的是，原先ITC 337調查案中，委員會及Unilin認為在'779專利內後來加入的「間隙」用來描述這些空間／間隙也只不過是使用了一個上位名詞而已，因此並不算是新增內容。另外他們也認為用「間隙」來描述兩個不同物件：1) 一個沒被連結的木頭地板嵌板凹進處；2)在兩個連結的木頭地板嵌板之不同空隙，並無不妥之處。
口頭辯論中，上訴律師Joshua Rosenkranz提到，答辯理由書reply brief第13頁揭露的圖顯示出4個空間，A-D；沿著舌槽在一些準確的點上。另外，權利項第5有規定該空間必須位於B和C的位置，但並不管有沒有空間在A和D的位置上。可是，權利項第17有規定該空間必須位於A以及B或C的位置，但並不管有沒有空間是在兩者B以及C 或 D的位置上。
上訴律師認為行政法官所採納的決定是違反直覺的，他說「間隙」這個名詞在專利內不同的權利項是具有兩個完全不同的意義，並且「間隙」原先並沒有在說明書之內出現過。另外使用這些「間隙」的新發明概念是說：當木頭地板嵌合之後，灰塵或碎片就可以聚集在一起而使得木頭地板的嵌合為比較吻合，則以上概念是沒有在原先說明書內所揭露。
爭議三：「彎曲」到底要怎麼測？
口頭辯論中，上訴律師有強調，該權利範圍是有規定要延著下凸出部位「彎曲」著，但實際上之前只有凸出部位的位移量是被測量而已。上訴律師Joshua Rosenkranz也提到 專家並沒測量彎曲，而只測量凸出部位位移量而已，上訴律師特別指出說凸出部位的往下移動是和彎曲是皆然不同的。
此外上訴律師也說另外其中一個被指控侵權的公司的產品雖然有些是彎曲的，但並不全部都是。他也說有些測試樣品其實是有裂掉的，並且上訴律師也指出說對方所引用的懸臂樑理論(cantilever beam theory)是不妥的，因為他認為該作法有理論依附理論的層層錯誤邏輯之存在。
雖然上訴律師有提出以上論點，但是他卻也說，如果凸出部位是完全沒移動的話，那很顯然的是彎曲並不存在(If the lip doesn't move at all, obviously there is no bending)。
口頭辯論中，ITC的辯護律師James A. Worth強調說以按照懸臂樑原理為間接證據去解釋彎曲的原理是可以的事，他舉了一個例子來說明：如果當X光攝影(X ray)就足夠的時候，你是不會需用動到到核磁共振造影(MRI)的，也就說比較簡易的測驗方法就足以表達時，那就不見得要用更複雜高階的方法來檢驗。
CAFC法官則提問到許多有關於本案到底爭議點為何的問題？譬如說，斷裂(fracture)是否就否定了彎曲分析/界定？是否有或沒有更為合適的測驗方法來測驗彎曲？以及是否一定要用比較合適的測驗方法才足以驗證？而比較差的測驗方法就不足以用來驗證？或者是說比較差的測驗方法也就夠用？
另外，參加人律師(intervenor) John M. DiMatteo在口頭辯論中則提出以下反駁論點：1) 按照懸臂樑理論，就算是有個微小的裂縫也照樣可以扮演其該有功能，只不過是該懸臂樑變得稍微長了一點而已；2) 一個懸臂樑如果在可移動的尾端是有往下移動的狀況的話，那麼按照物理原則，就應當是有彎曲的存在。
CAFC法官認為Power Dekor似乎是在提議一個避開侵犯「快動作機構權利項」的辦法，也就是為他們未來的產品，從該舌槽結構更改成為旋轉式的組合裝配(即做出一個類似Yekalon公司的Engagement 2產品)，先找一條免責的出路。但是CAFC法官並不認為該一般禁制令會有爭點效力之疑慮存在，因此並不會成為未來Power Dekor旋轉式組合裝配產品的障礙。
CAFC法官認為'836專利的第1及2項以及'292專利的第3及4項權利項都有提到該地板嵌板下凸出部份必須要有個「具有彈性可彎曲部位」，並且必須花費大量的專業測檢工作來做該彈性彎曲之證據搜尋才行(proof of which presumably requires significant expert testing)。以上似乎可解讀為上訴律師在口頭辯論中所特別強調的專業彎曲測試(不只是測量位移量而已)，是被CAFC法官認同為比較適合使用的測試方法。
CAFC認為原告在口頭辯論中提到關於未來海關官員有可能按照該過於廣泛的一般禁制令來扣押進口貨品(規納於三種不同種類的權利範圍之內的三種產品)的疑慮並不成立的。
原先在ITC 337調查案中，委員會及Unilin認為在'779專利內後來加入的「間隙」用來描述這些空間／間隙也只不過是使用個上位名詞而已，並不算是新增內容。另外他們也認為用「間隙」來描述兩個不同物件：1) 一個沒被連結的木頭地板嵌板凹進處；2)在兩個連結的木頭地板嵌板之不同空隙，並無不妥的地方。CAFC法官認為按照Consolo v. Fed. Maritime Comm'n，383 U.S. 607，619–20 (1966)的判決來說：「單獨從現有證據獲得兩個不一致結論的可能性，並不足以阻止任一行政機關在具有實質證據的支持下去進行調查」(the possibility of drawing two inconsistent conclusions from the evidence does not prevent an administrative agency's finding from being supported by substantial evidence.)。
所以CAFC法官認為在'779專利內後來加入的「間隙」用來描述空間／間隙也只不過是使用個上位名詞而已，並不算是新增內容。另外他們也認為用「間隙」來描述兩個不同物件是並無不妥之處。此外，CAFC法官則認為委員會的判定是正確的，並且是有實質證據（substantial evidence）可以證實的。
整理完以上的探討後，筆者產生了一些看法，希望與大家一起分享：
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筆者從口頭辯論中對於本案的「彈性可彎曲部位」之描述而了解到，上訴律師確實是有強調。該「彈性彎曲」的定義應該要符合以下圖A所顯示的才算是彈性彎曲，而一旦出現像圖B的凸出部位有位移現象發生的話，該凸出部位往下移動的d距離，就不應該用來跟圖A的 c1、c2、c3、……來做彎曲度比較。也就說，筆者想知道如果假設上訴律師在本案有提供類似以下的圖示，而不僅僅是強調改用較好的專業彎曲測試方法，來說服CAFC法官的話，對案情會不會有更多的幫助？ |
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按照19 U.S.C. § 1337(d)(2)的法條規定，一般禁制令必須在有「普及趨勢」及(AND)有困難去辨別該侵權物的來源情況之下，才允許使用的。但筆者認為「有困難去辨別該侵權物的來源」看來這一部分應該是不成立的，因為通常這種强化木頭地板不是都會有很清楚的產品來源及類別標示在產品包裝盒上，所以很難想像為什麼會有困難去辨別該侵權物的來源？ |
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筆者好奇的是：是否上訴律師可以說明因為最原始的08/872,044專利申請案是按照詞典編纂者(lexicographer)的方法去個別定義出 a) chamber (權利項第14項的元件結構限制特徵)；b) recess 25、44、36 (第2及第5圖)；c) space/intermediate space 12 (第2，3及第8圖)。也就是說以上a) - c)的元件都是採納一些不同元件結構限制特徵的，其包含著不同的結構形狀及提供不同的功能及效果，因此不應該被視同為可以被較上位的「間隙」(在'779 專利的權利項第5、17項)所取代，也就是說，光靠上位的「間隙」的一般性元件結構之定義看來是不夠符合該發明的可實施性(enablement)條件的，筆者認為因為只能藉由以上a) - c)的「下位」詳細結構形狀及位置才可真正實現該可實施性條件。 |
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另外，筆者也好奇，雖然上訴律師批評對方所引用的懸臂樑理論用來支持凸出部位的位移量可解釋為彎曲是靠著一個理論依附另一個理論的層層之錯誤邏輯推理，但後來上訴律師自己卻也提到，如果凸出部位完全沒有移動的話，那很顯然是沒有彎曲存在的，那這不是有點承認凸出部位的位移量以及彎曲的存在是有一些因果關聯嗎？ |
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