作者╱IH資深專利工程師 黃琴文

一隻狗也能夠搶占新聞版面，而且還能和世紀審判沾上邊，一舉攻上了政治版。

扁案二審判決出爐！雖然新聞熱度明顯不如以往，但仍是近期備受矚目的重要案件之一。台灣四大報仍一如以往各擁鮮明立場，從官邸小狗雜支這個雞毛蒜皮的副標題即可略知一二。
針對貓狗飼料到底算是私人支出或可以納入公費報支，一二審合議庭看法懸殊，雖然這只是一個看似無關痛癢的小標題，卻因報社立場不同，處處可見斧鑿痕跡。表面看似平衡報導，但在標題上旗幟鮮明。偏綠色彩自然而然的對於貓狗雜支視而不見，偏藍色彩則放大處理。

放大處理或視而不見其實意義不大，在民眾選擇報紙的當下即已表明了立場，偏藍的讀者自然而然對偏綠的消息置若罔聞，偏綠的讀者也不可能採信偏藍的言論。至於中間讀者看了各大報之後只會啞然失笑。

對Claim Construction 的斤斤計較

連小小的副標都可以機關算盡，專利訴訟的第一步 -- 解釋申請專利範圍 (claim construction) 也有異曲同工之妙。

無論是無意間發現敵人握有超強無敵的專利，或是處於純粹隔空交戰的談判，還是談判破局之後進入訴訟，申請專利範圍(claim)永遠都是焦點所在。claim的界定事關侵權與否，能夠朝向對於自己有利的方向界定，幾乎可以說是成功了一半。

Claim如何解讀？其實很簡單，對於原告來說，死命的將claim和被控侵權品說成一模一樣，對於被告來說，當然是奮力的擺脫claim的糾纏，使claim和疑似侵權品風馬牛不相及！

對於兩造來說，都應該對claim以及產品都有充分的了解，否則不知道claim應該往哪一個方向走，也不知道產品應該如何往對自己有利的方向解釋。

對於兩造來說，claim的解釋與說明書的密切相關，而申請歷史檔案(file wrapper)對於處境不利的被告來說，更應該用顯微鏡仔細檢視。

Claim每一個字、每一個連接關係都是限制條件，這是專利撰稿的基本概念。但打開專利資料庫，充斥太多技術層次高卻永遠抓不到侵權者的專利。

舉例來說，面談的時候發明人說一個構造須由A、B、C、D共同組合而成，專利工程師難道就該相信A、B、C、D全都是必要元件？如果D是為了和已知技術區隔的元件之一，它又有哪些替代元件?這些都是可以在說明書進一步解釋並同時寫入claim中。

又例如，當發明人的構想中提到，小於某尺寸才能達成某功能，這時候，更應該進一步探究若大於、等於的情況是不是也對於達到此功能無妨礙或只是效果較差而已？

反過來說，在面對claim construction時，若上述A、B、C、D元件都是必要元件，則被告當盡力的從說明書、申請歷史檔案等內容中，使每一個元件都能以最窄的角度被解讀，進一步的讓claim對應不上產品。

什麼是必要的？什麼是非必要？這都是說明書撰稿過程中，應當字斟句酌、吹毛求疵的部份，尤其是將一些不必要出現的數字、非必要的形容詞或是語意不清的用字，寫入獨立項中，將來在侵權訴訟作claim construction時，勢必徒增專利權人的困擾，更讓對手遊刃有餘。

另外，很多台灣事務所習慣將寫完後的claim剪貼至說明書中，再在說明書中加入小部份解釋，但常因為撰稿工程師時間有限，而導致說明書的內容太過簡略。一份太過簡略的說明書，將來訴訟時，很可能出現說明書不支持claim的情形。

Claim與說明書使用的用語(term)不一致，是經常出現的錯誤，在未來面臨專利爭訟時，將不知claim所描述的term到底應對應到說明書哪一個元件?

撰稿只是第一步，答辯過程中，若一不小心退讓太多， 或是為了與前案區隔而說了太多將來會造成禁反言(prosecution history estoppel) 的不利言論，也會使得費盡心思佈局的專利功虧一簣。

在訴訟的時候，可能因為一個不必要的限制條件而讓被告不侵權，可能因為一個未經思考的贅字，讓原告扼腕。想想看，連狗狗雜支是否涉及國務機要費的小新聞都能夠展現不同的解讀方式，更何況是動輒上億的專利訴訟在作claim construction呢？同樣一個字對於兩造來說，當然可以有截然不同的意義。

無論是IHPE或是事務所PE，似乎只有經過claim construction的訴訟程序洗禮之後，才能真正了解，原來claim是這麼一回事！  

專利心法 ── Litigation in mind，說穿了很簡單，但實際上呢？