1871 年，美國聯邦最高法院（The Supreme Court，簡稱最高法院）在Gorham的先導判例創設「一般觀察者（ordinary observer）」檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍；1984年，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在Litton 案例建立了的新穎特徵檢測（point of novelty），確立「被告設計必須已竊用了設計專利之新穎特徵才可能構成侵害成立」的原則。多年來，上述兩個檢測是美國設計專利侵害認定所採用的兩段式檢測，也是我國設計專利侵害鑑定所採用的檢測。

2008年，CAFC在Egyptian Goddess v. Swisa案件（簡稱Egyptian案件）中徹底的檢討設計專利侵害訴訟中所應用的兩個檢測。CAFC在Egyptian案件的決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響，因為廢除了新穎特徴檢測，一方面解決設計專利侵害鑑定有關新穎特徵認定的問題，另一方面被認為是「擴大設計專利的保護」。

這個決定在當時引起不少專家或學者的評論與預測。許多學者專家指出，設計專利侵害認定的標準已清楚地簡化了，有利於設計專利權人主張自己的權利。修改後的一般觀察者檢測被認為可解決新穎特徵檢測的諸多問題，有些專家則認為，CAFC的決定是往「減少設計專利權執行困難」的方向邁進一大步。也有人說，廢除了新穎特徵檢測，事實上是增加設計專利的保護強度。有些專家則預測，這個決定將顯著的有利於設計專利權人，因為一般觀察者檢測比較偏向設計專利權人。如今Egyptian案件已經過7年之久，我們回顧這些年一般觀察者檢測在設計專利侵害訴訟中的應用情形，一方面也檢視我國設計專利侵害鑑定要點是否合於國際的趨勢。

Gorham案例的一般觀察者檢測（註1）

Gorham公司提及當初國會授予設計專利之目的是在於鼓勵、獎勵裝飾性美術及合於視覺訴求之裝飾性藝術，以提高工業產品視覺上藝術效果，刺激人們的購買慾，進而帶動產品銷售及市場需求，促進產業的進步。美國國會鼓勵專利權人創造出合於「一般智慧的購買者觀點」的新穎性產品外觀，而授予設計專利，保護專利權人的「市場利益」。因此，法院應該以一般觀察者的觀點，來判斷這些設計是否合於藝術的訴求，是否為相同藝術構想或概念的具體實施。

最高法院認同Gorham的主張：法院在審理專利侵害案件，應該盡可能達成國會立法的目的。最高法院認為，在所有的專利侵害訴訟案中必須採用相同的檢測，而這唯一的檢測，應用在發明專利的機械發明時，被控裝置與該發明必須實質相同（substantially the same）；應用在設計專利侵害中，被控設計與該設計專利也必須實質相同。

最高法院說明：兩個設計有相同的外觀，在圖面或草稿中僅有一些線條上的差異，或是線條數量多寡的不同，或是表面配置的差異；如果這些差異不足以使兩者產生不同的視覺效果，那麼這些差異就不足以破壞「實質相同」的認定。若這些改變屬於只有那些較敏銳的觀察者才能察覺到其間的差異，而其他的人無法察覺，應認定兩個設計是實質相同的。相反地，如果這些差異足以產生不同的視覺效果，這些差異就足以破壞「實質相同」的認定，兩個設計並不是同一設計。因此，最高法院認為「兩個設計之間細微的改變是不足以影響兩個設計是實質相同的認定」，這些見解是設計專利侵害認定基準中最為關鍵部分。

CAFC在Egyptian案件的決定（註2）

Egyptian Goddess 公司（簡稱EGI）有一個關於指甲拋光器（Nail Buffer）的D467,389 設計專利（如圖2左側所示,簡稱389專利），係一具有正方形斷面的長方形中空管體，四個表面中有三面有可拋光的摩擦面，被告Swisa 的產品也是有正方形斷面的長方形中空管，管體的四個表面都有可拋光的摩擦面。

圖1 389專利與被告Swisa產品及指甲拋光器先前技藝之比對

美國德州北區地方法院認為：389 專利唯一的新穎特徵是（1）一個開放且中空的管體（2）方形斷面（3）浮凸的矩形摩擦墊片以及（4）裸露的角落等4項設計特徵的重新組合，而這4項特徵都已見於先前技藝之中，因此，被告Swisa的產品所抄襲的設計特徴早已見於先前技藝。

Egyptian案件後修改的一般觀察者檢測

1889年在Whitman Saddle案例（註3）中，美國最高法院所採用的一般觀察者檢測已將先前技藝納入比對之中，在後續的Bevin Brothers、Applied Arts以及Sears, Roebuck案件也都將先前技藝與設計專利與被告設計一起比對。另在Applied Arts案件（註4）中，上訴法院也說明：一般觀察者是（1）對設計專利所實施的產品有合理的熟悉度；（2）在面對設計專利與被告設計時，可分辨他眼前的被告產品與設計專利以及先前設計之間的相似之處與差異之處；（3）可做出通常且合理的判斷。在Egyptian案件後，CAFC確定一般觀察者對於先前技藝要有合理的熟悉程度，美國設計專利侵害認定的標準已經變動，

Arc’teryx Equipment, Inc. v. Westcomb outerwear, Inc.案件（註5）

法院比對715專利與被告產品的拉鏈留給一般觀察者，也就是戶外服裝購買者一起比對，認為715專利與被告產品不會造成誤認或混淆，因此不構成侵權。（詳細個案在此）

圖2 Arc’teryx公司的715專利與發明專利與被告產品之比對

圖3 戶外夾克拉鍊之先前技藝

Wing Shing v. Sunbeam案件（註6）

在濾紙咖啡機的混亂世界，檢視一些先前技藝之後，證明這一型的咖啡機設計領域是很擁擠的，一般觀察者不可能會被兩設計之間的相似之處所欺騙，也沒有發現侵權的事實。（詳細個案在此）

圖4 BVI的585專利與被告產品及先前技藝的比對

Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.（註7）

原告Minka燈具公司控告Maxim燈具公司所銷售的燈具侵害D455,515（簡稱515專利） 及D535,052 設計專利（簡稱052專利）。法院認為在燈罩、尖頂裝飾、上蓋紋飾以及底座的視覺印象都不相同，一般觀察者不會產生混淆。（詳細個案在此）

圖5 Minka的515專利與被告Morrow Bay產品之比對

Crocs, Inc. v. US International Trade Commission（ITC）（註8）

決定被告產品是否侵害設計專利，法院僅採用一般觀察者檢測，已不用新穎特徴檢測的觀點。如果將這些鞋子隨意地混在一起，那些熟悉先前技藝設計的一般觀察者如果沒有仔細觀察，也無法區分這些鞋子。因此，被告的涼鞋已侵害了789專利。（詳細個案在此）

圖6 Crocs的789專利與被告的涼鞋產品之比對

Park B. Smith v. CHF（註9）

651專利與被告產品都有窗簾底邊一層一層向上折疊的設計，一般觀察者可能會更重視這些設計特徴，熟悉該類設計的一般觀察者還是會被告的產品所欺騙，因此，被告產品與651專利實質上是相同的。（詳細個案在此）

圖7 Minka的052專利與被告Tuscan Estate產品之比對

Apple v. Samsung（註10）

2012年，加州北區地方法院法官Lucy Koh做出最終陪審團指南（Final Jury Instructions），將兩個設計與先前技藝一起比對的方式有利於兩個設計是否實質相同的判斷。在分析被告設計與設計專利整體外觀是否構成實質相同時，這種比較非常重要。（詳細個案在此）

圖8 Apple的087專利與先前技藝及被告Samsung的手機之比對

Sofpool v. Kmart（註11）

2013年5月，法院同意被告的請求，做出不構成侵權的即決判決（summary judgment），值得注意的是，法院在這個案子中並沒考慮到同類的先前技藝。（詳細個案在此）

圖9 Sofpool的817專利與被告Kmart的游泳池產品之比對

Blackberry Limited, v. Typo Products LLC（註12）

BlackBerry公司向加州北區聯邦地方法院控告被告Typo公司所生產的iPhone外接鍵盤（如圖11右側所示）侵害美國7,629,964發明專利與D685,775設計專利（如圖11中央所示，簡稱775專利），提出初步禁制令（preliminary injunction）之申請。 Typo主張外接鍵盤產品與775專利有8項差異之處，但法院認為其中第1、2、3、4、6以及7項差異不重要且對整體外觀並沒有太大的影響，最後也同意初步禁制令的請求。（詳細個案在此）

圖10 BlackBerry的Q10手機與775專利與被告外接鍵盤之比對

我國已開放部分設計應無新穎特徵認定之必要

一般在專利侵權訴訟中專利侵害認定的流程，都是由專利權範圍的解讀開始作業。在法律概念中，所有的權利都是有範圍限制的（metes and bounds），專利權也不例外，發明專利及設計專利的權利也有範圍的限制。發明專利是以請求項（claim）為解釋專利範圍之中心，以請求項的文字記載來界定其權利範圍。而設計專利的範圍是「如圖所示之設計」，設計的專利權被其所揭示之圖式所限制，設計的權利範圍是以圖式所揭示的整體設計來界定，圖式中任何以實線方式揭露的部分都是請求設計的重要元素（essential element）。如果申請人認為設計中有任何部位不重要或不是想請求的設計內容，則應以部分設計的方式提出申請，在圖式中將不重要或不是想請求的設計內容以虛線（斷線）或半透明填色或其他方式來呈現之。

我國設計專利侵害鑑定流程應廢除新穎特徵檢測

從前面所分析的2009年至2014年的美國設計專利侵權案件可得知，設計專利侵害是否構成侵害的判斷過程，縱使沒有新穎特徵檢測，也可用熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點，依據先前技藝來進行的一般觀察者檢測來達成檢視新穎特徵之目的。

歐盟的設計侵害認定的整體印象檢測（overall impression test）（註13），是以有相同或類似產品使用經驗的適度認知使用者（informed user）的觀點，直接比對註冊設計與被告的產品，以合理的注意程度仔細觀察後，判斷被告產品所產生的整體印象與註冊設計是否相同，如果整體印象是不同的，就不會構成侵害設計權。

美國的設計專利侵害認定中已廢棄新穎特徵檢測，歐盟的設計侵害認定也沒有與新穎特徵類似的檢測，新穎特徵檢測與國際間對於設計專利侵害認定的趨勢不一致。而且，我國現行的設計專利侵害鑑定要點與流程，讓法院在實務運作上，經常會出現新穎特徵檢測與整體視覺印象判斷之間邏輯矛盾的問題。因此，希望我國的司法單位能正視新穎特徵檢測的相關問題，他山之石可以攻錯，參考美國與歐盟的設計專利侵害鑑定實務，廢除新穎特徴檢測與新穎特徵認定，重新制定新的設計專利侵害鑑定流程與要點。

備註

1. 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L. Ed.731（1872）。
2. 參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。
3. 參照Whitman Saddle Co. v. Smith, 38 F. at 414- 415（C.C.D. Conn.1889）。
4. 參照Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428, 430,19 U.S.P.Q. 266（6th Cir 1933）。
5. 參照Arc'Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。
6. 參照Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。
7. 參照Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int’l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。
8. 參照In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010）。
9. 參照Park B. Smith, Inc. v. CHF Indus., 2011 U.S. Dist. LEXIS 74696 (S.D.N.Y. July 12, 2011)。
10. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., No. 5:11-cv-01846 (N.D. Cal. Aug. 24, 2012)。
11. 參照Sofpool, LLC v. Kmart Corp., No. 10-cv-3333 (E.D. Cal. May 30, 2013)。
12. 參照BlackBerry Limited v. Typo Products LLC, No. 3:2014cv00023 - Document 39 (N.D. Cal. 2014)。
13. 參照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。

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