作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)
RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權，商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。
RLM&K客戶遍及美國台灣及中國，客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。 |
美國案例簡訊-RLMK-002。原告：麥克標記（Maker's Mark）是家在美國肯塔基州專門製造販賣威士忌酒公司，早在1985年原告向美國專利商標局（USPTO）註冊商標第1,370,465號，商標是「瓶口臘封，臘順瓶頸流下成不規則狀」的設計,在2003年，原告又註冊第2,690,81號商標，「用紅色瓶口臘封，臘封延長到瓶頸 」。
被告可偉兒制酒公司是家國際知名酒廠，為紀念該公司創業兩百年，在1995年推出高檔限量龍舌蘭酒，在1997年中，決定不再將原先瓶口紅色臘封邊修切整齊，使出廠的酒瓶口也有不規則紅色臘封留在瓶頸。原告在2002年在肯塔基聯邦法院對被告提出(1)侵犯商標(2)誤導產品來源(3)減弱(dilution)商標(4)侵犯州商標法及不公平競爭法，四項控訴。歷經長達七年的法律攻防戰，最後法官判原告勝訴，法官在判文中詳細解釋雙方爭論的問題，他判決書中提到他判決引用的法律及案例依據，這是篇對瞭解美國商標法中侵權問題該讀的判例。
官司中被告反辯，原告的商標設計本身是種「功用」，原本不應該拿到商標註冊，在美國商標法中，功用可分為兩類，一種是「實際功用」，一種是「法理功用」。實際功用有可能申請註冊商標，但法理功用便不能註冊成商標。
什麼是「實際功用」?什麼是「法理功用」?法官用瓶子作例子，瓶子本身具有存裝液體功用，不同形狀設計的瓶子有可能申請作為商標，但存裝液體這一功能不應該可以註冊成商標。 美國商標法基本立法精神及用意是鼓勵公平競爭，商標不是專利，他的目的不是讓申請商標者用以防止其他人合理公平競爭，譬如說如果讓人註冊圓瓶子為商標，那別的人便無法製造圓瓶子，因此美國法院在案例中形成 「法理功用」這一法理用以防止不公平發生，美國國會在1988年通過修改商標法條文來支持這一法理。
許多法官用1982年判案立下的Morton-Novwich Test來決定申請商標的「功用」性。
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該設計是否曾申請「使用專利」過? 許多著名案例都是專利擁有者在其專利到期後，將專利中產品相同或略加改良的設計，用以申請商標以求繼續保護其產品。 |
| (2) |
對產品設計有哪些用處在產品宣傳中提出? |
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競爭者是否可以找到/創造出功用相同或相似而設計不同的替代品? |
| (4) |
設計是否是因為採用更簡單或更便宜的製造方法而產生? |
 經過這四種分析後，才決定這有爭議性的設計是否具有「法理功用」。本案中還提到「美觀功用」，因美國最高法院在2001年Traffix Devices v. Marketing Displays 一案中提出這一法理，在幾個相繼類似案例中，這法理對設計中「顏色」是否可以註冊成商標是指標參考案件，法官在衡量顏色是否可以註冊商標會分析，如果讓顏色變成商標要素，競爭者是否很難找到替代顏色?
或許競爭者是否要花大代價才能避免侵犯，如果證據顯示會造成對競爭者不合理的限制，這類美觀或顏色設計便不能註冊成商標。
結論
美國商標法立法本意是鼓勵公平競爭，讓商業使用註冊商標來表示這產品/服務的來源，而不是讓商業用商標來防止其他競爭產品進入市場公平競爭，任何具有「功用」性能的設計是否可以申請註冊成商標，是要在這大原則下評估的。 |
| 美國註冊商標第1,370,465號酒瓶圖像 |
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