作者╱智慧財產法院技術審查官 顏吉承

繼前篇《台灣專利侵權訴訟案例剖析（三）》解析全要件原則之適用、均等論，並舉出案例來實際說明後，本篇文章將繼續以案例帶領讀者瞭解專利侵權中的「禁反言原則之適用」及「先前技術阻卻」。

四、禁反言原則之適用

「禁反言」為「申請歷史禁反言」（Prosecution History Estoppel / File Wrapper Estoppel）之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。

若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D，雖然專利權人於申請時申請專利範圍中有記載A、B、D，但於申請過程中已將A、B、D修正為A、B、C，應判斷待鑑定對象適用「禁反言」。惟若專利權人於申請至維護過程中已註明D與C為相同意義，且其補充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用「禁反言」。

美國法院認為禁反言原則得分為兩種：基於說明之禁反言原則（argument-based estoppel）及基於修正之禁反言原則（amendment-based estoppel）。無論是說明或修正之禁反言原則，只要申請歷史檔案減縮了申請專利範圍，且與可專利性有關，均得主張之（註1）。

申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍及主張禁反言原則之依據。主張禁反言原則，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍，以減縮專利權之文義範圍，而係減縮專利權人所主張之均等範圍，並就技術特徵予以減縮，而非就專利之發明整體為之。

系爭對象構成均等侵害時，法院須考慮是否有禁反言原則之適用（實務上並不一定要先判斷是否適用均等論，若系爭對象顯然適用禁反言原則，則可直接認定系爭對象未落入均等範圍，不必先判斷是否適用均等論，再決定是否適用禁反言原則），其判斷之步驟（註2）：

1. 確認構成均等侵害之技術特徵
2. 確認該技術特徵是否曾被申復或修正
3. 考量該技術特徵所屬之請求項是否被減縮
4. 若以上答案皆為肯定者，應再確認該申復或修正理由是否為「有關可專利性」
5. 若申復或修正理由不明，法院應推定為「有關可專利性」
6. 專利權人得舉反證，推翻法院之推定

申請專利範圍
一種具有套座之筷子，其結構包括：一筷體，尾端凸設一方形套桿；一空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以「PP材質」所製成。

被控侵權物
一種「具有套座之筷子」，其結構包括：一筷體，尾端凸設一方形套桿；一空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以「美耐皿塑膠材質」所製成。

上訴人（即第一審原告）主張

1. 禁反言原則係指專利權人在申請專利過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，不得復主張該已放棄部分之權利。亦即就實體要件而言，禁反言原則是在申請中為避免專利審查委員利用既有技術核駁，因此用已補正之申請專利範圍之「構成要件」做權利要求之主張後，若權利人欲依補正前之專利範圍主張權利，則不允許。

2. 上訴人在本件新型第89626號專利之申請專利範圍中雖述及筷體係以PP材質所製成，惟依專利法第97條規定，及中國生產力中心之鑑定報告，材質並非本件新型專利之構成要件，程序上兩造亦無得主張禁反言之情況。從而，原審以禁反言原則，認定上訴人申請專利範圍以「PP材質者」為限，非PP材質者不屬於專利權之權利範圍，進而認定系爭筷子並未侵害上訴人專利權，誠有違誤。

1. 上訴人於專利說明書之創作摘要以及創作說明中一再詳述其專利係以PP材質作成，並進而標榜其耐熱度，可見該專利中，上訴人已限定「PP材質」為其專利之範圍，上訴人所享有之新型專利，範圍自應以「PP材質者」為限，而不及於其他。

2. 系爭筷子之材質為三聚氰胺（俗稱美耐皿），非PP材質，業經鑑定報告鑑定甚詳，被上訴人自未侵害上訴人之專利權。

1. 專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」新型專利旨在物品之結構，與材質無涉。換言之，對於材質之創作或改良並不具新型之可專利性，不能申請新型專利，因此不論申請人申請時所檢附之申請書、說明書、創作摘要是否提及材質問題，就材質部份申請人均不可能取得專利。（行政法院86年判字第2555號、87年度判字第75判決意旨參照）

2. 上訴人委託中國生產力中心鑑定，該中心依專利法第97條規定，材質並非申請新型專利的範圍，因而認定材料部分非新型專利之特徵要件，系爭筷子與系爭專利品實質相同。

3. 系爭專利創作說明載稱：「傳統上，中國人使用之筷子，多為木材或竹筷…經過一段時間之使用後，往往會發覺許多的缺陷…1.清洗不易…2.不耐高溫…。亦有進步者，以美耐皿當作筷子之材料，雖可稍加改進上述等缺失，無奈…材質本身相當地脆弱易斷，也並非理想之餐具。有鑑於此，故本創作基於上開各項缺陷之考量，終於設計出一種不易斷裂、耐熱度高、美觀實用且具特殊功用之筷子…」等語；惟此係針對該創作之特點即：「1.硬度超強：因本創作係以PP材質製成，故結構無比地強韌，且硬度甚高，不會輕易地斷裂。2.耐熱度高：PP材質可耐熱至180℃，能隨心所欲地安心使用，必要時，還能充作叉子燒烤食物，而無需擔心筷子會燒焦、熔化或變質。」

4. 惟此均在強調說明上訴人之新型專利之構造及效能，並未限定其申請專利範圍之筷體係以PP材質為範圍而放棄其他材質。

5. 按所謂「禁反言原則」係指專利權人在申請專利過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，嗣不得復主張該已放棄部分之權利。其實體要件是在申請中為避免專利審查委員利用既有技術核駁，因此用已補正之申請專利範圍之「構成要件」做權利要求之主張，以後若權利人欲依補正前之專利範圍主張權利，則不允許。

6. 主張「禁反言原則」，程序要件而言，須有專利權人顯無正當理由而遲延提出侵害專利之訴訟、被上訴人權益因遲延而受有重大之不利、專利權人因自己之行為致被上訴人誤信專利權人已放棄其對該被上訴人之追訴及被上訴人信賴專利權人之誤導行為，始得主張之。上訴人並未延遲提出本件損害賠償訴訟，被上訴人亦未因此受有不利，且上訴人復無誤導被上訴人使其誤認伊已放棄追訴之行為，此外，被上訴人亦無任何信賴上訴人之誤導行為之可言；本件自無該當於「禁反言原則」實體及程序上之要件。

分析說明

1. 法院係以不符實體要件及程序要件為由，而未以禁反言原則阻卻均等論之適用。

2. 禁反言原則之適用，有6個重點：(1)必須以適用均等論為前提；(2)曾經修正或申復；(3)減縮申請專利範圍；(4)減縮的原由為有關可專利性；(5)若減縮的原由不明，可推定為有關可專利性；(6)可舉反證推翻前述推定。

3. 本案例僅符合前述重點(1)，因當事人不能證明重點(2)至(6)，故無禁反言原則之適用。

4. 以內部證據限制專利權範圍有兩個途徑：解釋申請專利範圍及禁反言原則之適用。雖然創作說明已提及先前技術採用美耐皿材質，系爭專利係採用PP材質，惟因當事人不能證明本案例符合前述重點(2)至(6)，而無禁反言原則之適用。因此，要限制申請專利範圍中所載之PP材質的文義範圍或均等範圍不及於美耐皿，唯有循解釋申請專利範圍一途。

5. 專利侵權判斷，無論是「文義讀取」或「均等論之適用」均應基於全要件原則，即使新型專利申請專利範圍中所載之材質不屬於形狀、構造或裝置，即使材質並非新穎特徵，均不能忽略。因此，本案例之判決違反全要件原則，但對於禁反言原則之不適用，其結果並無違誤，至於其理由，則待各界斟酌、討論。

6. 事實上，當事人可以申請專利範圍之解釋限制專利權之文義範圍不均等於美耐皿，但其卻以禁反言作為攻擊方法，以致不符合各界所認「不侵權」之期待。關鍵在於很多人認為「不得將說明書中所載之技術特徵讀入申請專利範圍」為一鐵則，卻忽略在某些特殊狀況下是可以依說明書內容限制申請專利範圍（可以解釋為只是參酌說明書內容限制申請專利範圍，並未讀入任何技術特徵，但實質上是會讀入某些技術特徵，只是不用「讀入」一詞而已），本案例即屬這種特殊狀況。

7. 本案件當事人原本可以「解釋申請專利範圍」一途限制專利權之文義範圍不當擴張，除此之外，當事人還有一個選擇可以主張不侵權，即主張先前技術阻卻，因被控侵權物美耐皿與說明書中所載之先前技術完全相同，而該先前技術為專利權人所自承者。惟筆者認為，依說明書所載之內容，美耐皿無法達成選用PP材質之目的，故應認定採用美耐皿與PP之兩技術手段實質不同，而不必進入先前技術阻卻之分析。

8. 若此案例之情況為(A)說明書記載先前技術美耐皿（屬熱固性塑膠），申請專利範圍記載塑膠，先行核駁理由通知修正或申復以排除該先前技術美耐皿，而申請人修正或申復將塑膠改為熱可塑性塑膠或PP（屬熱可塑性塑膠），被控侵權物為美耐皿；或(B)說明書未記載先前技術，申請專利範圍記載塑膠，先行核駁以先前技術美耐皿為由，通知修正或申復以迴避該先前技術，而申請人修正或申復將塑膠改為熱可塑性塑膠或PP，被控侵權物為熱固性塑膠例如美耐皿，則(A)、(B)均有禁反言原則之適用。在這兩種假設狀況下，亦有先前技術阻卻之適用。

申請專利範圍
一種帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置，…；其主要特徵在於：…該殼座(11)背面，設固有手動油壓缸(30)…。

被告主張

1. 系爭專利申請專利範圍記載「該殼座背面，設固有手動油壓缸」之技術特徵；系爭機器為「該雙動油壓缸固定於機殼背面」。

2. 原告於維護專利之過程中對於「該殼座背面，設固有手動油壓缸」之解釋：先前技術圖式顯示其液壓缸係為雙動液壓缸，亦即整體結構較系爭專利更加昂貴，且油路維護保養亦是機台的一大成本，結構較為複雜，實難證明系爭專利不具進步性。由原告之主張，可證明申請專利範圍中所載之「手動油壓缸」為「單動油壓缸」。

1. 雖然請求項1並未限定「手動油壓缸」之型式，而應包含「單動」及「雙動」等任何型式之手動油壓缸，惟依原告補充訴願理由書之內部證據，得將「手動油壓缸」解釋為「單動油壓缸」。

2. 依專利侵害鑑定要點，是否有禁反言之適用，應於待鑑定物落入均等範圍之後始予以認定。基於禁反言原則阻卻之適用，系爭機器之「雙動油壓缸」與系爭專利之「單動油壓缸」不均等。

1. 依通常習慣意義，請求項中所載之「手動油壓缸」的文義包含「單動油壓缸」或「雙動油壓缸」；惟專利權人於訴願理由中將「手動油壓缸」減縮為「單動油壓缸」，且該減縮係有關可專利性。

2. 依訴願理由之內部證據，確認「手動油壓缸」應被解釋為「單動油壓缸」，而非「雙動油壓缸」。從系爭機器無法讀取系爭專利經解釋後之「單動油壓缸」的文義，必須再進行三部檢測。

3. 雖然依通常知識，「單動油壓缸」與「雙動油壓缸」之實質相同，惟「單動油壓缸」係經減縮申請專利範圍的結果，當事人得主張禁反言阻卻「單動油壓缸」與「雙動油壓缸」之均等。

五、先前技術阻卻
先前技術阻卻，指系爭對象與申請專利之前的先前技術相同，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請日之前的先前技術能輕易完成者，則阻卻均等論之適用。

由於無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。以均等論將專利權之文義範圍向外擴張，而使均等範圍涵蓋系爭專利申請日前已公開之先前技術，並不符合公平原則，故均等論之適用不僅受全要件原則及禁反言原則之限制，亦應受先前技術阻卻之限制。

專利侵害訴訟中，判斷系爭對象適用均等論之後，應再判斷先前技術是否能阻卻均等論之適用，若先前技術能阻卻均等論之適用，系爭對象不構成侵害。（實務上並不一定要先判斷是否適用均等論，若系爭對象顯然適用先前技術阻卻，則可直接認定系爭對象未落入均等範圍，不必先判斷是否適用均等論，再決定是否適用先前技術阻卻）

「先前技術」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。

即使待鑑定對象適用「均等論」，若被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D’，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C與D’之間無實質差異，適用「均等論」，若D’與D相同或為D與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用「先前技術阻卻」。

專利侵害訴訟時，應推定每一請求項均為有效（註3）。CAFC認為先前技術阻卻之判斷係屬法律問題，被告對於被控侵權對象是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任（burden of production），提出證據後，專利權人應負擔說服責任（burden of persuasion），說明該申請專利範圍未涵蓋先前技術（註4）。

申請專利範圍
一種出水裝置之結構改良，其係由一出水筒依序套設一軟質塞體、一桿體及一彈簧，再與一蓋體相互螺組，桿體凸出於蓋體頂部而可與一扳件樞組，俾可由扳動扳件之作動，藉桿體卡掣帶動軟質塞體縮合、伸張，以可與出水筒達到密封開啓之功效，其特徵在於：該桿體頂部設具二切槽，二切槽並分別向內延伸一組接槽；該扳件下方開口內壁適當處對應二切槽設具二突桿；當將扳件樞組於桿體頂部時，二突桿乃沿著二切槽組入二組接槽內。

被控侵權物
 

上訴人（即第一審原告）主張

自行送請鑑定，其鑑定結果認為待鑑物之出水裝置結構，其整體結構、造型與系爭專利完全相同及範圍雷同，應構成專利權侵害。

被上訴（即第一審被告）主張

1. 系爭專利之保溫茶桶之外觀及出水頭之產品，已見於日本產品目錄裡之產品，其係美國公司所生產，該型錄早於系爭專利申請日之前已公開，所以被上訴人之出水頭，係一般習用或已公開之產品，而無侵害上訴人專利之情事。

2. 系爭專利申請專利前，即已違反專利法第98條第1項第1款新穎性之規定。

法院判決

1. 系爭專利說明書中指出先前技術，在組裝完成後即無法再拆卸分離，致使出水裝置使用於某一容器之後，欲重新使用於其他容器時，造成出水裝置無法徹底清洗乾淨，而殘留上一瓶所留下的氣味或污垢，另容器內容易走味，且若出水裝置內構件損壞，也無法拆下單獨置換，需另外購買全新的出水裝置加以安裝，浪費金錢。系爭專利之技術可拆解分離、方便清洗，並可置換損壞之零件。

2. 按專利權標的如為物品時，其侵權與否之比對應就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與所送物品做比較。鑑定報告係以「專利製品」比對「待證物產品」，並以產品對產品之比較結果作判斷基礎，顯不符前述規定。

3. 系爭專利不同於先前技術特徵之部分即在於突桿組接於切槽的部分，又系爭專利說明書中第一圖中已經說明利用橫桿直接貫通孔洞的部分為先前技術（PRIOR ART），因此對於桿件下方的橫桿，由鑑定報告最末頁之敘述可知，待鑑定物貫穿孔洞的部分亦屬系爭專利說明書中之先前技術。

4. 待鑑定物之橫桿直接貫通孔洞的部分屬系爭專利說明書中所載之先前技術，依內部證據即可界定系爭專利之均等範圍不及於利用該先前技術之待鑑定物，本件上訴人所提之鑑定報告在判斷侵權的鑑定過程將系爭專利說明書中所稱之先前技術的部分復以均等論涵蓋，實屬均等論的不當擴張，故被上訴人之產品並未落入系爭專利申請專利範圍。

分析說明

1. 按先前技術阻卻係針對整個請求項，而非如均等論分析或禁反言阻卻係針對個別技術特徵；且先前技術阻卻係阻卻均等論之適用，並非阻卻申請專利範圍之文義讀取，亦即並非限制專利權之文義範圍。

2. 若被控侵權物落入系爭專利權之文義範圍，即使被控侵權物與系爭專利說明書中所載之先前技術相同，仍無法以先前技術阻卻為由，主張被控侵權物未落入專利權之文義範圍，應提起專利權無效之抗辯。

3. 就本案例而言，假設結果係認定系爭專利申請專利範圍所界定之切槽配合突桿之手段（Way）及容易拆卸之結果（Result）與待鑑定物之橫桿直接貫通孔洞等特徵實質不同，被控侵權物不適用均等論，則亦無須以先前技術阻卻為由，主張被控侵權物未落入專利權之均等範圍。系爭專利係改良先前技術（與系爭產品相同）之缺點，若系爭專利可拆解分離且便於清洗、置換零件，依說明書之記載即可認定系爭專利與系爭產品之功效不同，兩者不均等，則無主張先前技術阻卻之必要。

4. 主張先前技術阻卻之證據原則上應為系爭專利之外部證據，若主張先前技術阻卻之證據為內部證據，建議以該證據作為解釋申請專利範圍之基礎，在「解釋申請專利範圍」之步驟中限制申請專利範圍之文義範圍，以避免系爭產品落入文義範圍，以致無主張先前技術阻卻之空間。

下期文章將繼續介紹發明、新型專利侵權的「新式樣專利侵權判斷案例」與「心得與建議」。

註1：Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir 1993)

註2：Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 234 F.3d 558 at 586 (Fed.Cir. 2000)

註3：United States Code 35 U.S.C. 282: A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims…

註4：Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) (When the patentee has made a prima facie case of infringement under the doctrine of equivalents, the burden of coming forward with evidence to show that the accused device is in the prior art is upon the accused infringer, not the trial judge.)