繼前篇《台灣專利侵權訴訟案例剖析（四）》以案例帶領讀者瞭解專利侵權中的「禁反言原則之適用」及「先前技術阻卻」後，本篇文章為本系列的最終章，會介紹發明、新型專利侵權的「新式樣專利侵權判斷案例」與「心得與建議」。

肆、新式樣專利侵權判斷案例
解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。
待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵應於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認，在「是否包含新穎特徵」之步驟中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵。若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。

經Gorham之實質相同檢測（註4），即使判斷系爭物品與系爭專利之視覺性設計整體實質近似，尚不足以認定系爭物品落入專利權之均等範圍，仍須判斷其是否利用系爭專利之新穎特徵。若系爭物品之視覺性設計包含該新穎特徵，始落入專利權之均等範圍。實質相同檢測與新穎特徵檢測已為美國法院在設計專利侵害訴訟中必須進行的雙重檢測（two-fold test），不待當事人提起。新穎特徵檢測適度限縮Gorham檢測適用均等論所擴張之專利權均等範圍；但僅適用於設計專利侵害判斷，不適用於重複專利、創作性等專利無效訴訟（註5）。下圖上及中為被告White的設計專利；下圖下為Gorham的設計專利：

依前述內容，美國CAFC確立「被告設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則。惟所謂「竊用」的定義並不明確，若包含新穎特徵之近似範圍，由於新穎特徵檢測前一步驟的實質相同檢測即為視覺性設計整體之近似判斷，故新穎特徵檢測似重複了比對步驟，且幾乎無法達到減縮專利權之均等範圍的目的；若僅包含相同之新穎特徵，則將新穎特徵檢測與美國發明專利均等侵害之判斷法則比較後，有以下幾點值得探討：

(1)開創性設計之保護力度不及改良設計
(2)均等範圍不及於抄襲部分新穎特徵之新式樣
(3)幾乎沒有適用先前技藝阻卻之可能

基於以上3點分析，筆者認為新穎特徵檢測時即使系爭物品必須包含每一個新穎特徵，但只要對應之設計與新穎特徵構成近似，即可認定落入均等範圍，而不須每一個特徵皆相同。

「專利侵害鑑定要點」新式樣專利侵害之鑑定原則中所規定「視覺性設計整體是否相同或近似」及「是否包含新穎特徵」兩步驟係參酌美國設計專利兩個重要的侵權訴訟判例，一為1871年美國最高法院的Gorham Co. v. White案（註6），一為1984年美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱CAFC）的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案（註7）。這兩個判例所創設之「普通觀察者法則（ordinary observer test，亦稱實質相同法則)」及「新穎特徵法則（point of novelty test）」已於2008年9月Egyptian Goddess案（註8）中，被CAFC全院合議庭修正或廢棄，這個判決對於美國設計專利侵權訴訟之影響可能相當廣泛深遠。
 

CAFC所主張新的普通觀察者法則，係結合Gorham法則及Litton法則（註9），參酌美國法院對於兩法則之判決，可將新的普通觀察者法則歸納為：應以普通觀察者的觀點，對於被控設計及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者實質相同，被控設計侵害該設計專利權；但在近似之比對上，應參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計，亦即系爭專利之設計先與先前技藝比對，再與被控設計比對，據以確定系爭專利權之近似範圍。

對於CAFC所主張新的普通觀察者法則，可以想像成是將先前的Gorham法則與Litton法則合而為一，將原本流於主觀之近似判斷，藉先前技藝之參酌，建立客觀之參考點或參考座標系統，從系爭專利之設計、被控設計與先前技藝之間相對的近似程度，檢測系爭專利是否被誤准，或檢測系爭專利之近似範圍是否被專利權人過度擴張而有失公平。從這個角度來看，新的普通觀察者法則具有以客觀證據限縮設計專利權近似範圍之目的，而此目的與當初美國Litton案創設新穎特徵法則之目的可謂類似。就比對結果而言，若被控設計與系爭專利之近似程度比被控設計與先前技藝的近似程度更接近，則應認定被控設計落入系爭專利範圍；反之，則應認定未落入系爭專利範圍。

申請專利之新式樣

習知之鴨嘴器
以第74206026號「婦科用塑膠或塑鋼鴨嘴」新型專利為例

原告主張

1. 被告所銷售之系爭產品外觀形狀與原告「陰道擴張器」新式樣專利完全相同，此有原告於台灣彰化地方法院聲請由該法院委託中國生產力中心進行鑑定，鑑定結論為：委託單位提供之陰道擴張器落入原告所有之『陰道擴張器』專利案之申請專利範圍」可憑。
2. 系爭專利在初審時即被智慧財產局認定不具創作性，經申復系爭專利具卡通抽象風貌，於再審查階段始被授予專利權。又本件專利另有他人以習用喇叭造型之產品提出舉發，業經智慧財產局為「舉發不成立」之審定。系爭專利因在鴨嘴開口端形成方口狀並且具有平直寬厚框狀。由於上框體之樞接端呈窗形，而有寬厚框，具有擬如頭部的姿態，而與習用案的簡單喇叭造型視覺完全不同。

被告主張

1. 從外觀上看，系爭專利之新式樣專利圖說所稱「樞接端呈窗形」與證據並無明顯之不同，僅係將證據所示之「橢圓型」改成「窗型」，證據可證明原告所稱系爭專利之特徵「視窗為方型」及「視窗之外緣具有平直寬厚框狀」，其概念非原告所創設，而係沿習他人既有專利產品而來，另外其將證據上原有之外凸圓弧形樞接端的補強耳改成平直狀。原告之專利係將傳統產品作簡易變化，且這個簡易變化之概念係來自他人既有產品，故其不具新穎性及有效性。
2. 系爭產品與系爭專利物品有3項差異點：
   (1)系爭產品於「上下框體之樞接端之近樞接點處」有『凸耳』設計，該設計功能為補強作用；系爭專利物品則係平整端面，無此項設計。
   (2)系爭產品其上框體柄部外側之螺帽於旋轉到底後，上下框體邊緣呈現180度之平面狀態；系爭專利物品則呈145度。
   (3)系爭產品柄部下端凹槽處，設有止滑之條紋；系爭專利之物品則無。

法院判決

1. 系爭專利圖說中記載：「上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端，張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框體之樞接端呈窗形，…。」而原告於準備書狀（一）第2頁自承：「本案嘴部…與習用案的簡單喇叭造型視覺完全不同…。」系爭專利與一般傳統不鏽鋼製喇叭狀鴨嘴形式之陰道擴張器比對，系爭專利之構成元件包括上框體、下框體、前柄部、後柄部、螺栓及螺帽，其中下框體之U形樞接端、弧形柄部、兩柄部之雙弧形外周及表面波浪飾紋、兩柄部之間之螺桿及螺帽等屬已知設計，致系爭專利與傳統鴨嘴器各元件之間的造形比例及設計構成及整體輪廓形狀等均近似，差異僅在於鴨嘴部分，故系爭專利之新穎特徵在於：(1)上框體及下框體之張合端呈狹長且扁平狀。(2)上框體及下框體中段向開口端漸擴延伸。(3)上框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端。



2. 依系爭專利圖說圖面並參酌創作說明，比對系爭產品與系爭專利之視覺性設計後可知，兩者之構成元件均包括上框體、下框體、前柄部、後柄部、螺栓及螺帽，各元件之間的造形比例及設計構成以及整體輪廓形狀等均近似，整體觀之，系爭產品與系爭專利「視覺性設計整體」近似。被告爭執之圓弧形凸耳及柄部表面之凹槽佔整體設計僅有微小比例，即使兩細部設計均未見於系爭專利，仍不影響整體設計近似之比對結果。



3. 系爭產品上框體前端及中段逐漸擴張延伸至後段擴張形成水平之後端，且該後端呈一體之窗形。雖然系爭產品後端之窗形設計與系爭專利近似，但其上框體與下框體前端及中段部分逐漸擴張之設計，仍保留先前技藝之圓錐狀喇叭形態，而與系爭專利相對應之部分不同，即僅包含前述新穎特徵(3)，並未包含新穎特徵(1)、(2)，故系爭產品並未包含系爭專利所有新穎特徵，故應認定系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍。

分析說明

1. 被控侵權物與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷被控侵權物是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵始有落入專利權範圍之可能。



2. 法院已判決專利侵害鑑定要點中所指之「包含新穎特徵」之意義，被控侵權物必須包含全部新穎特徵，但不必完全相同，只要達到近似之程度即足。

伍、心得與建議

一、跟上現代化、專業化、精緻化的審判腳步
智慧財產法院於97年7月1日成立，「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」也在同日生效。智慧財產法院擁有具備智慧財產領域的專業法學及相關技術知識的專業法官及各種技術領域專業之技術審查官，在現代化制度、專業化人員的運作下，智慧財產法院的審判更為精進、細緻。相對地，若訴訟當事人或其訴訟代理人仍然默守成規而未跟上智慧財產法院的審判腳步，更專業、更細膩地進行訴訟攻防，難免會覺得法院的判決非其所預期，而有左支右絀之憾。

二、充分掌握專利侵害鑑定要點及審查基準
智慧財產法院技術審查官進行技術分析的依據「專利侵害鑑定要點」係於2004年公布，且司法院已將「專利侵害鑑定要點」函送各法院提供法官參考；「專利審查基準」則係於2004年陸續修正公布，且已被行政法院及智慧財產法院接受，作為審判之參考。由於兩份文件的內容均已接近先進國家的標準，經數年之適用，尚無滯礙難行。
以筆者數年的實務經驗，申請人或專利律師最容易混淆者有下列幾項：

1. 專利有效性抗辯vs.先前技術阻卻
   由於專利有效性抗辯及先前技術阻卻均涉及先前技術，當事人易有將專利有效性抗辯與先前技術阻卻混為一談之情事。專利有效性抗辯，係被告認為系爭專利違反專利要件而有應撤銷、廢止專利權原因之抗辯，規定於智慧財產案件審理法第16條；先前技術阻卻，係均等論適用之阻卻事由，當系爭對象與先前技術相同，或系爭對象係該發明所屬技術領域中具有通常知識依先前技術與通常知識之組合所能輕易完成者，則構成先前技術阻卻。



2. 解釋申請專利範圍vs.禁反言原則
   解釋申請專利範圍與禁反言原則之適用均為專利侵害鑑定流程中之操作步驟，由於解釋申請專利範圍或主張禁反言原則之適用均必須援引系爭專利之內部證據，故當事人容易混淆。解釋申請專利範圍係要確認（或減縮）系爭專利之文義範圍；禁反言原則係阻卻系爭專利均等範圍之不當擴張。
   解釋申請專利範圍為法院權責，但兩造當事人均可主張；禁反言原則之適用應由被告舉證，但原告有說明之責，被告主張禁反言原則之適用時，應舉證說明原告曾申復或修正專利說明書、減縮專利權範圍及該申復或修正有關可專利性。



3. 新穎特徵vs.新穎性、創作性
   相對於發明或新型專利，當事人或專利律師較不熟悉新式樣專利，對於新式樣專利審查基準或鑑定流程、鑑定原則，常會套用發明專利所適用的版本。新式樣專利鑑定流程、鑑定原則與發明或新型專利迥然不同，尤其「是否包含新穎特徵」之判斷步驟是2004年專利侵害鑑定要點中新增之規定，但申請人或專利律師卻常常將「新穎特徵」連結到與專利有效性抗辯有關的新穎性或創作性，導致不當的訴訟攻防。

三、明辨申請專利範圍的文義
由於美國近年來一直有限制均等論之理論、原則的出現，這個趨勢逐漸引導美國專利界將焦點轉向「解釋申請專利範圍」。
在台灣，專利業界長期以來都將心力專注於專利之取得，較注重與克服先前技術有關的進步性或創作性，對於與專利權之技術內容及保護範圍有關的申請專利範圍反而不甚重視，導致專利權人在專利侵權訴訟過程中常居於不利之地位。實務上，由於專利權範圍之品質不佳，有時法院係於「解釋申請專利範圍」步驟中減縮系爭專利權之文義範圍，有時係於專利有效性抗辯程序中判定專利無效，以致原告的勝率較為偏低。為免於敗訴，專利權人在準備起訴之前，宜仔細研究自己專利權的申請專利範圍及說明書之撰寫內容是否確實符合專利要件，紮紮實實地確認專利權的文義範圍、均等範圍，並探究系爭產品是否落入專利權範圍，切勿冒然起訴。相對地，被控侵權方亦宜有相對應之作為，以為防禦。

四、留意專利侵權、有效性抗辯、舉發等理由之一致性
一旦決定起訴，除前述之作為外，專利權人及專利律師宜留意訴訟策略運用之一致性，當訴訟代理人分別為不同專利代理人或專利律師時，尤其應留意專利侵權、有效性抗辯、舉發等理由之一致性，以免日後被作為解釋申請專利範圍或禁反言原則阻卻之基礎，而減縮了系爭專利之文義範圍或均等範圍。相對地，被控侵權方宜留意對造之理由是否有破綻，以為防禦。

註1：Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984) (“Similarity of overall appearance is an insufficient basis for a finding of infringement, unless the similarity embraces the point of novelty of the patented design. While it is the design as a whole that is patented, Gorham v. White, the distinction from prior designs informs the court’s understanding of the patent.”)
註2：Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire and Rubber Co., F.3d 1113, 48 USPQ2d 1767 (Fed. Cir. 1998)
註3：In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002 (treating point of novelty as a question of law that did not warrant “exercise of the fact-finding function”)
註4：Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871) (“If in the eye of an ordinary observer giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”)
註5：Carman Industries, Inc. v. Wahl, No. 83-683, slip, op, at 16 (Fed. Cir. 1983)
註6：Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871)
註7：Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984)
註8：Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc)
註9：Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc): But the comparison of the designs, including the examination of any novel features, must be conducted as part of the ordinary observer test, not as part of a separate test focusing on particular points of novelty that are designated only in the course of litigation.