前言
2010年7月22日，台灣智慧財產法院99年度民專上更（一）字第1號的判決出爐，智慧財產法院的判決理由中認定日亞化學工業股份公司（以下簡稱日亞化）第575,341號「發光二極體」新式樣專利（註1）（如圖1所示）不具創作性而撤銷該專利，不得主張新式樣之權利，因此，億光電子工業股份有限公司（以下簡稱億光）無須支付新台幣八千萬元的損害賠償及利息。

圖1 日亞化第575341號「發光二極體」新式樣專利

本文即以此案例－日亞化的LED設計專利在美國的復審案與台灣專利侵害訴訟案專利無效審查，來解析台灣設計專利的創作性與功能性設計的審查判斷。

事實上，無論是台灣新式樣專利的創作性、美國設計專利的非顯而易知性（non-obviousness）、日本意匠專利的創作容易性的審查、或是中國外觀設計無效宣告程序中是否具有明顯區別，以及歐盟設計無效宣告程序中特異性（individual characters）的審查，都是在審查申請（或註冊）設計與先前技藝（在先設計）之間的差異是否能使申請之設計產生獨特之視覺印象（視覺效果）。雖然，這些國家或聯盟的判斷主體與基準的寬嚴或許略有差異，不過，審查的程序是相同的，就是申請之設計必須先審查是否具有新穎性，如果不具新穎性就不必再審究該設計是否具有創作性（非顯而易知性、或是特異性），易言之，新穎性與創作性要件審查的法律依據與判斷基準不同，審查順序也有前後之分。

為了能進一步分析台灣智慧財產法院99年度民專上更（一）字第1號的判決，且依據台灣專利法與審查基準來說明其中多處法律原則的適用問題，尤其是新式樣專利實體要件的創作性與新穎性的審查判斷的主體、觀點與判斷方式的混淆及誤用，本文也將把美國設計中非顯而易知性與功能性的審查，與歐盟設計無效宣告決定中特異性的審查，一起詳加說明，藉以完整解析設計專利的創作性（非顯而易知性）與功能性的審查與判斷。

本文將分成上、中、下三篇，上篇先介紹美國專利法案中新穎性與非顯而易知性要件的發展沿革，並藉由案例說明美國設計專利的非顯而易知性（創作性）的審查基準；中篇繼續解析美國設計專利的功能性設計的審查基準，讓讀者能了解美國設計專利的非顯而易知性及功能性設計的相關規定後，再解析日亞化美國D491,538設計專利的復審決定，再以歐盟設計無效宣告之案例說明特異性的審查判斷；下篇則將焦點再度拉回至台灣智慧財產法院99民專上更(一)判決評析，最後表列說明台灣、日本、美國及中國在創作性與新穎性審查判斷的判斷主體、觀察與比對方式及判斷基準的差異。希望藉由以上的分析說明可以使得法界、專利界，及相關人士能清楚了解設計專利中，新穎性與創作性要件在審查判斷上的差異，將正確的觀念運用在國內外的設計專利侵害訴訟、專利權無效審查或復審案中，更能在設計專利的實戰中掌握致勝的先機。

日亞化LED設計專利在美國的申請與侵權訴訟歷程

美國第一部專利法係制定於1790年，其中只有七個章節，法案名稱為「促進實用技藝進步的法案（An act to promote the Progress of Useful Arts）」，該發明必須是「相當有用且足夠的重要」（sufficiently useful and important）才能取得專利，發明專利的保護期限不超過十四年。

1793年法案的另一個顯著的改變，就是廢止專利委員會（The Patent Board），以無審查之註冊制度（register）取代專利實體審查制度（rigid examination），申請人向國務院提出專利註冊的申請，只要符合形式要件（適當的說明書、圖示、模型、宣誓書以及提供足額的證人），國務院不得拒絕授與專利，只有法院才有權決定專利是否無效。

1836年，由於許多授權的專利缺乏新穎性（Novelty），造成社會大眾的抱怨，為了平息這些抱怨，重新修訂大部分專利法。創設了隸屬於國務院的美國專利商標部門，同時，要求申請人在申請專利時，必須提交專利說明書，在專利授權之前，專利申請案必須審查新穎性。

1842年，通過了關於設計保護的成文法（註4），在法案中明白規定對於「任何應用於產品、或織物上的印刷圖案的新穎及原創的設計」授與專利權，這是美國第一個以專利保護設計的成文法案。

1861年的法案將設計專利的保護期限稍作變動（註5），設計專利有三種不同的保護期限可供選擇：三年六個月、七年、十四年，申請人可繳交不同的費用，選擇不同的專利權期限。

1952年，專利法的修改奠定了美國現代專利法的基本構架。其中有兩個主要的變革，第一個變革是，首次在成文法中規定授與發明專利的法律要件不僅有「新穎性」和「實用性」，還有須具備「非顯而易見性」（Non-Obviousness）；第二個變革是，將一個世紀內相關判例的法典化。同時，將設計專利定義的文字簡化，也將專利法中相關適用的法律規定編入第171條第2項，專利法第171條（註6）的內容如下：「凡任何應用於工業產品之新穎、原創的、及裝飾性的設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的規定適用於設計專利。」

1982年，專利法將外觀設計專利的保護期限固定爲從授權之日起14年。

由以上的簡介可得知，1836年後申請之美國專利必須審查新穎性，1842年設計法案通過後，申請專利之設計必須符合新穎性要件。1952年之後，申請專利之設計除了要審查「新穎性」和「實用性」之外，還要審查是否具備「非顯而易見性」要件。

美國專利法第171條、172條、173條是關於設計專利的特別規定，尤其是第171條的定義及法律適用規定：「任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件者，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於新式樣專利。」這法條說明除了特別規定外，專利法中其他有關發明的規定都可適用於設計。第172條是設計專利優先權的規定：「第119條（a）至（d）款有關優先權之規定，及第102條（d）款所指定之時間，在設計為六個月，第119條（e）款關於優先權之規定不適用於設計。」第173條規定設計專利之專利期限：「設計之專利權其間為自核准專利之日起14年。」

專利法第171條第1項規定訂出設計專利可專利性的四個專利要件：新穎性，原創性，裝飾性以及法定標的必須能應用於工業產品（for an article of manufacture）。第2項規定：除另有規定外，專利法有關發明專利的條款都適用於設計專利。因此，可取得專利權的設計必須符合專利法第103條中「非顯而易知性」的法定要件。又專利審查程序手冊（註7）(Manual of Patent Examining Procedure, 以下簡稱MPEP) §1504.03中清楚說明，美國聯邦最高法院（Supreme Court）在Graham v. John Deere Co., 案例（註8）中所概述用以引導顯而易知性評估的基礎事實調查，也可適用於設計專利：

(A)決定先前技藝的內容及範圍；
(B)確定請求的標的與先前技藝之間的差異；
(C)決定通常技藝的基準；
(D)評估任何非顯而易知性的客觀證據（例如：次要考慮因素）。

一、基礎事實調查

1. 先前技藝的範圍

美國海關和專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱CCPA）在In re Glavas案例（註9）中，提出關於評估設計專利內容相關近似技藝的特別指引（specific guidance），用來補充近似技藝的一般規定，CCPA在判決中說明：外觀設計的問題，不能以機械的技術觀點來搜尋近似技藝中可結合的引證文件，而是要在近似技藝中搜尋與物品外觀上關係密切的一些裝飾性特徵，看看是否可找到將該等裝飾性持徵應用在其他物品外觀上的建議（suggestion）。由此可得知，設計的非顯而易知性所論究的只是物品表面具吸引力的外觀，至於這表面外觀的材質究竟是屬於壁紙、或爐門、或陶器…等產品，材料的性質則非所問。

不過，如果申請專利之設計與先前技藝之間的差異，僅是物品表面裝飾的應用（如圖6所示），那麼，任何揭露實質相同表面裝飾之先前技藝（如圖7所示），都可被視為是近似技藝；另一種情形下，如果申請專利之設計與先前技藝之間的差異是物品的外觀或形狀時（如圖8所示），則對於所引證的物品性質要加以考量（註10）。

圖6 申請專利之水蛭捕捉器設計（左側）與先前技藝（右側）

圖7 揭露實質相同表面裝飾之先前技藝（杯子或其他物品）

圖8 美國D373,310設計專利與先前技藝

2. 先前技藝與所申請設計間之差異

依美國專利法第103條（a）款規定評估設計的可專利性（patentability）時，應以圖面中所揭露設計的整體外觀（註11）（the overall appearance of the design）加以考量，這個重要觀念必須先釐清。換言之，就是將圖面中所揭露的整體設計與先前技藝相比較，而不是分別選取設計中的每一個造形元素，再將該等造形元素與先前技藝中的每一個造形元素分別予以比對，也不是將多個先前技藝的造形元素組合起來比對。還有，設計標的與最接近之先前技藝引證文件間所有差異都應予確認。

3. 決定通常技藝的基準

根據美國專利法第103條（a）款規定，要評估申請標的是否屬於非顯而易知時，應以「所屬技藝領域通常水準人士」的觀點予以評估，而該人士對該領域的技藝要能充分了解。不過，在評估設計是否顯而易知時，應以哪一種人士的觀點於以評估呢﹖在In re Nallbandian（註12）及In re Carter案例（註13）中，CCPA詳細說明，設計與發明不同，設計專利是保護應用於物品的裝飾性設計，而從事物品外觀設計的是設計者（designer），因此，對於設計專利而言，在評估設計標的是否屬於顯而易知時，審查人員應以「相關技藝中通常能力的設計者」（a designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the pertinent art）或是「揭示物品所屬技藝之一般設計者」（the perspective of the designer of …articles of the types presented）的觀點予以評估，簡言之，就是一般設計者（ordinary designer）的觀點。

4. 客觀證據（次要考慮因素 Secondary Considerations）

次要考慮因素，例如：商業上的成功、被他人仿冒設計，係與評估設計標的之顯而易知性有關，在評估顯而易知性時，初步推定的證據被提出後，申請人必須提出相關的反證來抗辯有關顯而易知的核駁理由。

二、非顯而易知性的判斷

審查時，審查人員先依據Graham v. John Deere Co.案例（註14）的原則作成事實調查，再決定該調查結果是否可作為支持該發明屬於「顯而易知」的表面推定證據。通常，審查人員提出證據說明「申請專利的圖面中所揭露之整體設計」可經由引證文件中之先前技藝的教導或建議（taught or suggest）而得知，藉此建立「顯而易知性」的表面推定證據。評估申請專利之發明是否屬於顯而易知性的適當判斷主體，是所屬技術領域中具有通常知識者（the person of ordinary skill in the art）；而評估申請專利之設計的判斷主體，則是申請之設計所應用物品之所屬或相關技藝通常水準的一般設計者。

1. 整體觀察比對的原則

CCPA在Jennings案例（註15）中清楚定義，原則上，引證文件上所參考之「既有物品設計（something in existence）」必須具備與申請專利的設計相同的設計特徵（design characteristics）。而且在審查時，應將圖面中所揭示的整體設計（design as a whole）與既有設計作整體的觀察比對，而不是選擇申請之設計的某些特徵與「引證的先前技藝中某些設計特徵」分別予以比對，也不是申請之設計與「結合引證的先前技藝中某些設計特徵」作選擇性的比較（註16）。

2. 結合引證文件中的先前技藝

In re Borden案例（註17）的判決中說明，如果次要引證文件的先前技藝會使人聯想可擷取其中的設計特徵來修飾基礎引證文件中的設計時，就必須考量是否有結合次要引證文件之必要。評估結合引證文件是否得當？長久以來所使用的檢測（the long-standing test），就是所結合的引證文件之間必須要有關連性，簡言之，就是其中引證文件外觀上的裝飾性特徵會使人聯想到可將其應用於另一引證文件的外觀上（註18）。

當基礎引證文件的修飾涉及到造形構成的改變，基礎與次要的引證文件皆應源於相關近似技藝，其原因有二，（1）該技藝領域中具有通常水準的一般設計者僅需具與申請專利相關技藝領域的知識即可；（2）兩個引證文件的裝飾性特徵應是密切相關的，因為該技藝領域的一般設計者見到次要引證文件的造形修飾，就會聯想到將其運用到基礎引證文件中的設計。換言之，當該技藝領域之一般設計者看到次要引證文件所揭露的裝飾性特徵時，就已知道該設計特徵可用來修飾基礎引證文件之設計。如果申請設計的一部分係模仿習知或自然界的事物或人物時，可應用的相關近似技藝範圍就寬廣了。

如果僅是將基礎引證文件的設計增加表面修飾而產生具吸引力的外觀，而該等表面修飾不涉及造形構成或基本構造的改變，也不會破壞基礎引證設計的外觀輪廓與執行功能，在這種情況下，無需論究次要引證文件中的設計是否為所請設計的相關近似技藝。

三、In re Rosen 案例（註19）

1978年2月7日，Pace Collection公司提出一個「矮桌」（low table）的設計專利申請案（如圖9所示），說明書中敘明圓形桌面是透明的（transparent），三支桌腳是呈V或L字形彎折狀，且在桌腳上段設置一可嵌合桌面之狹縫（slot）。

USPTO的審查人員以四個先前技藝予以核駁，先以兩個先前技藝（如圖10所示）說明「圓形透明桌面」是習知的（well-known），另以Des.240,185設計專利（如圖11所示）說明「V或L字形彎折狀的桌腳」是習知的，再以Des.183,617設計專利（如圖12所示）說明「桌腳上設置可嵌合桌面之狹縫」也是習知的，因此，審查人員認為Rosen的設計是將習知傢俱的構成元素重新組合而成，不具備可專利性而予以核駁。申請人不服，提出上訴，專利申訴和抵觸委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, 以下簡稱BPAI）維持審查人員的核駁意見。申請人不服，再向CCPA提出上訴。

圖9 美國D268,555設計專利（low table）

圖10 美國D234,068設計專利	美國D239,487設計專利

圖11 美國D240,185設計專利	圖12 美國D183,617設計專利

CCPA有不同的意見，CCPA認為：「決定設計的可專利性，應考量的是整體設計的外觀設計及視覺效果，雖然審查人員認為Rosen的設計是將習知家具的構成元素重新組合而成，可是，Rosen的設計的整體外觀及美學訴求與主要的引證文件不同，且予人之視覺印象亦不同於引證之先前技藝」，CCPA清楚地說明「設計特徵（design characteristics）」是指整體的視覺外觀（overall visual appearance）。

四、設計概念 v. 整體設計

CCPA在In re Rosen案例中說明，「設計特徵」是指整體外觀設計。1993年，又在In re Harvey案例中再次強調「整體外觀設計」的觀念，又說明先前的In re Yardley（註20）案以及In re Leslie案（註21）的判決，都支持這個見解。尤其是在Yardley的判決，CCPA清楚闡明「決定設計的可專利性，應考量其與先前技藝之整體外觀的近似性，而不是設計概念（the arms and hands of the figure are carried by the hour hand and the minute hand of the watch.）的近似」。

因此，審查人員為了支持（support）所做的「顯而易知性」認定，引證的文件不能只有揭示「設計概念」而已（如圖13所示），必須揭露與所申請之設計實質上相同的外觀設計。如果欠缺上述的引證文件，無論是基於單一引證文件或依據次要的先前技藝所建議的修飾，都無法認定申請之設計是屬於專利法第103條（a）款所稱的「顯而易知的」。

圖13 Yardley錶面的設計專利申請案（左側）與引證文件（右側）

五、一般觀察者 v. 所屬技藝之一般設計者

設計專利保護的是被應用於物品（for an article of manufacture）外觀形狀、花紋或色彩上的創新設計，而不是保護製造的技術或設計的技藝，設計專利保護所強調的是創新設計給人的視覺印象（感受）（visual impression），而不是保護製造的技術或設計的技藝。

1871年，美國聯邦最高法院在Gorham案例中創設了設計專利侵害認定的實質相同檢測（亦稱為Gorham檢測），就是由一般觀察者（ordinary observer）基於購買者的立場去觀察兩個設計，再依觀察後所產生的視覺印象判定兩個外觀設計是否實質同一（identity），是否會有混淆、誤認之虞。1962年，CCPA在In re Bartlett案例（註22）中，將設計專利侵害認定的「一般觀察者」檢測運用到「新穎性要件」的審查判斷，判決中說明：「這設計與先前技藝之差異程度是建立新穎性的要件，換言之，一般觀察者（average observer）是因為這個新穎且不同的設計，而選取這個新設計，不是選取一個將既有設計略做修飾的設計」。這就是設計專利新穎性要件審查所採用的「一般觀察者」的判斷基準，審查人員要以「一般觀察者」的觀點來觀察申請專利之設計的整體外觀，將之與任何單一引證文件中之先前技藝比對，看看是否能區分兩者間的差異性。

1952年的美國專利法規定，申請專利之設計必須符合的專利法第103條「非顯而易知性」的法定要件。申請之設計是否屬於「非顯而易知」的評估，則須以「所屬技藝領域通常水準設計者」的觀點，根據客觀的證據（先前技藝）而加以評估。
一般觀察者的檢測是以「市場上購買者」的觀點，針對兩個設計的整體設計所產生的視覺印象是否或有混淆、誤認之虞，進行實質相同的評估。反觀，非顯而易知性的判斷則是以「一般設計者」的觀點，針對申請專利之設計與相關的先前技藝進行比較，評估申請之設計與先前技藝之間的差異是否足以產生不同的視覺印象，兩項檢測的性質與評估標準相差甚遠，不可混為一談。

註釋：
註1：日亞化第575,341號「發光二極體」新式樣專利係於2002年4月30日提出申請，2004年2月1日核准公告。
註2：美國D490,784設計專利係於2004年6月1日核准公告，美國D491,538設計專利係於2004年6月15日核准公告，美國D503,388設計專利係於2005年3月29日核准公告。
註3：首爾半導體（Seoul Semiconductor）為南韓最大的LED供應商，成立於1987年，主要生產LED相關產品，應用於照明、戶外看板、手機背光、家電產品儀表板及車用照明等。
註4：參照TWENTY-SEVENTH CONGRESS. Sess.Ⅱ.CH.263, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.
註5：參照 TWENTY-SEVENTH CONGRESS. Sess.Ⅱ.CH.263.1842, Chapter 88, 12 Stat. L. 248.
註6：參照35 U.S.C. 171. Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental design foran article of manufacture may obtain a patent therefor, subject tothe conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventionsshall apply to patents for designs, except as otherwise provided.
註7：美國專利審查程序手冊，MPEP。（August 2006 改版）
註8：參照Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。
註9：參照In re Glavas, 230 F.2d 447, 450 109 USPQ 50, 52（CCPA 1956）。
註10：參照MPEP§ 1504.03 Non-Obviousness,Ⅰ. GATHERING THE FACT.
註11：參照In re Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427（CCPA 1977）。
註12：參照 Payne Metal Enterprises, Ltd. v. McPhee, 382 F.2d 541, 545, 155 USPQ 123, 127 (9th Cir. 1967)﹔In re Campbell, 212 F.2d 606, 610, 101 USPQ 406, 409-10 (CCPA 1954)﹔In re Nallbandian案例，661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784（CC PA 1981）。
註13：參照In re Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625（CCPA 1982）。
註14：參照Graham v. John Deere Co., 383U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。
註15：參照Application of Jennings, 37 CC.C.P.A. 1023, 182 F.2d 207, Cust. & Pat. App. 1950.。
註16：參照In re Jennings, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68（CCPA 1950）。
註17：In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526（Fed. Cir. 1996）。
註18：參照In re Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52（CCPA 1956）。
註19：參照In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350（CCPA1982）。
註20：參照 In re Yardley, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331, 334 (CCPA 1974)。
註21：參照In re Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427（CCPA 1977）。
註22：參照In re Bartlett, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204（CCPA 1962）。