美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA）（註1 ），其中第8條為領證前第三人呈報先前技術（Preissuance Submissions by Third Parties）；自2012年9月16日起生效，給予第三人更充裕的時間，於申請案核准前呈報可能與其審查相關的專利公告本、申請案公開本、其他印刷出版品（other printed publication），並就每一呈報文件附上關聯性精簡敘述（concise description of relevance）。
為此，USPTO先於2012年1月5日公告37 CFR修法提案（註2 ），蒐集公眾意見後，繼而於同年7月17日公告最終修法內容（註3 ），重點為廢除37 CFR 1.99、新增37 CFR 1.290、修訂37 CFR 1.291。而新制下的領證前第三人呈報先前技術程序，主要規範於新增的37 CFR 1.290條文。
凡2012年9月16日當天仍未領證的發明、新式樣、植物專利正式申請案及其延續案，不論申請案廢案或公開與否，皆可適用此次修訂後的新辦法。但其適用範圍排除Reissue申請案，也不適用Reexamination程序。
另需注意，第三人不能是申請案所列發明人、受讓人或其他37 CFR 1.56呈報義務人，但因無需交待實質利益關係人（real party in interest），第三人可選擇匿名呈報。
呈報時需提交呈報文件清單、呈報文件與申請案的關聯性精簡敘述、呈報文件的清晰複本、非英文呈報文件的英譯，並應聲明呈報符合規定且呈報人非37 CFR 1.56呈報義務人。
原則上，第三人需付費呈報，每呈報10份文件即需繳一份規費。但如呈報3份以下文件，並為第三人（或與第三人具有法律上共同利益依存關係之人（privity））首次且為唯一一次呈報，只需依規定作上述聲明，呈報時即可免繳規費。
此外，新法雖然放寬領證前第三人呈報期限，但仍有一定的時間限制需遵守。新辦法規定，USPTO只能考慮以下較早發生時間點前呈報的文件：(1)核准通知寄發日，或(2)以下期限後截止者－ (a)USPTO公開日起算6個月，或(b)第一份實審核駁通知書（rejection of any claim）寄發日。前述期限為法定期限，不得延期。
官方收件後，第三人所呈報文件不會自動列入官方申請案卷記錄，需先經過官方審核。符合規定者，可列入官方申請案卷記錄予以考慮，寄發下一OA時並會附官方簽署後的第三人呈報清單複本予申請人，若申請案最終獲得核准，專利公告本將印出官方考慮過的第三人呈報文獻資訊。不符規定者，整份呈報文件不列入官方申請案卷記錄，USPTO不予考慮也不退費，且第三人無補件機會。
新辦法公告後，有智權領域的專家馬上為文報導，點出這套辦法的潛在優點。例如：呈報的文件有可能阻止目標申請案取得專利、縮減其可取得的專利範圍，或在審查過程中產生禁反言（estoppel）效果等等。
但也有資深專利律師指出，監控對手申請案公開狀況、找出適合的先前技術，都需花費一定的作業時間和檢索成本，但送件後第三人無法掌握個別審查委員考慮方向及重視程度，即使官方引用所呈報的先前技術發出核駁，第三人無法參與後續核駁答辯程序，若申請人成功克服此一核駁，可能反而強化其領證專利的有效推定。
兩種觀點都有一定的立論基礎，前者看到機會，後者著重風險。是否使用新辦法挑戰對手申請案，說到底，還是得考慮第三人自身的條件、需求。新辦法市場接受度是否能達到美國國會修法預期，還待日後觀察。
附註：http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf
"Changes To Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy-Smith America Invents Act"（77 FR 448），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-05/pdf/2011-33811.pdf
"Changes to Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy–Smith America Invents Act"（77 FR 42150），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-17/pdf/2012-16710.pdf
Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團
Please enable JavaScript to view the comments.
