日本知識產權高級法院對於「方法界定產物請求項」之最新決議—不同條件將造成兩種專利範圍之解讀。

日本知識產權高等法院（Intellectual Property High Court of Japan，以下簡稱IPHC）（註1）的大合議庭（Grand Panel）在今年1月27日完成了關於專利侵權訴訟的一項決議（decision），其指出了所謂「方法界定產物請求項（product-by-process claim）」的標準化判斷原則。在此項決定之前，日本法院並沒有關於「方法界定產物請求項」的專利範圍之標準解讀原則。

一、決議內容摘要：

◎在解釋「方法界定產物請求項」的範圍時，如果專利申請案沒有存在以下情況：「在申請專利當時，無法或非常困難，以產物本身的結構或特徵，來直接定義出所請求之產物」，那麼，該「方法界定產物請求項」中所請求的權利範圍，僅限於經由該請求項所述的製作方法所製得之產物。
◎在專利侵權訴訟中，欲根據日本特許法第104條之3的內容來決定一項「方法界定產物請求項」是否無效時，應以該專利申請當時，是否無法或非常困難，以產物本身的結構或特徵，來直接定義該產物為判斷條件，若申請當時並不存在此情況，則此項請求項的權利範圍，應受限於該請求項中所敘述的製作方法，亦即謹涵蓋經由該製作方法所製得之產物。

二、實質意涵：

根據法院的決議，侵權訴訟中有關「方法界定產物請求項」的解讀被區分為兩種，分別為「實質方法界定產物請求項」與「非實質方法界定產物請求項」，此兩種請求項分別對應了產物相同原則（product identity theory）以及製作方法限制原則（manufacturing process limitation theory）兩種請求項解讀原則，說明如下：

1. 「實質方法界定產物請求項」：
產物相同原則的判斷方法，是不以特定製作方法所製作之產物來限制權利範圍。亦即，不論製作方法為何，若一產物和「實質方法界定產物請求項」間，經由所述製作方法所製得的產物相同時，則該產物便構成了對此項「實質方法界定產物請求項」的侵權。

2. 「非實質方法界定產物請求項」：
製作方法限制原則的判斷方法，是當製作方法不同時，雖然產物相同，亦不構成侵權行為。亦即，「非實質方法界定產物請求項」的權利範圍，只涵蓋了利用請求項中所述製作方法所製得之產物。

大體而言，此項IPHC的決議指出了「實質方法界定產物請求項」的基本判斷原則乃是將其專利權範圍限制在「以同樣方法製得之產物」的範圍內。然而，此決議也同時指出了另一種情況：如果在專利申請當時，存在有「無法或非常困難，以產物本身的結構或特徵，來直接定義出所請求之產物」事實時，原則上該請求項的專利權，就不應受限於請求項中所敘述的製作方法，而應該解讀成其範圍涵蓋了所有相同於請求項所請求「產物」之物品。因此，在侵權訴訟中，若專利權人欲主張其請求項為「實質方法界定產物請求項」時，其可能必須負擔提出「在專利申請當時，無法或非常困難，以產物本身的結構或特徵，來直接定義出所請求產物」事實的舉證責任，若無法提出證明，則該「實質方法界定產物請求項」則可能被判斷成「非實質方法界定產物請求項」。

值得注意的是，此項決議不只適用於專利侵權訴訟中對於「實質方法界定產物請求項」之解讀判斷標準，也同時適用於日本專利局對於發明專利申請案的可專利性審查等程序。相同於前段所述的判斷標準，對於發明專利申請案中的「實質方法界定產物請求項」範圍之判斷標準為：當發明專利申請當時存在有「無法或非常困難，直接以產物的結構或特徵，來定義產物」之情況時，則可一般性地判斷此項「實質方法界定產物請求項」所請求之「產物」權利範圍涵蓋了所有與該請求產物相同的物品，並不受請求項中所敘述的製作方法所限制。然而，若在專利申請案的申請當時並沒有存在上述情況，亦即該產物是可以直接由其結構或特徵所定義，那麼應該判斷此項請求項的申請權利範圍，僅涵蓋經由該請求項中敘述之製作方法所製得的產物。

在此決議下，日本專利局（Japan Patent Office，以下稱JPO）對於發明專利申請程序中有關專利範圍的解讀（包括請求項審查與訴願程序）與侵權訴訟中對於專利範圍的解讀有了一致性的標準。然而，到目前為止，在專利審查時JPO多是採取「產物相同原則（product identify theory）」，因此目前還不清楚JPO未來是否會修改有關「方法界定產物請求項」之新穎性與進步性的審查指南，以回應此份IPHC之決定。

三、可能的影響：

申請人將來在提出專利申請案時，應仔細考慮「方法界定產物請求項」的使用情況，例如將製作方法寫入請求項中的必要性、申請當時的技術是否確實存在無法具體定義產物之情況以及為來舉證的困難度，例如，若為了取得專利權而將製作方法寫入單純的產物請求項中並形成一項「方法界定產物請求項」的作法，可能導致未來大幅度降低了該專利被侵權的可能性。

此外，在此決議下，也可能對專利申請產生以下影響（以化合物專利申請案為例）：雖然某特定化合物A已在一專利申請案中被獲准授予專利，但是在另一較晚之專利申請案中若以「方法界定產物請求項」來請求同樣的化合物A，其仍然可能被獲准授予專利。因此，特別是在請求保護「化合物」的發明專利申請案中，建議申請人在說明書中揭露多種該化合物的製作方法，以避免其他申請人在之後的申請案中以「非實質方法界定產物請求項」來獲得同樣產物的專利權。當然，若申請人已在說明書中揭露了多種該化合物的製作方法，那麼建議在申請的專利範圍中也同時請求這些製作方法，來保護這些在說明書中所揭露的各種製作方法，並使專利範圍同時涵蓋各種由這些製作方法所製得的化合物。

註1：日本IPHC可約略類比於美國聯邦巡迴上訴法院

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