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中国大陆专利侵权救济实务简述
作者/北美智权法规研究组 邱英武
2008/07/31

中国从市场开放后,一直是各家厂商竞争所在,专利性产品也快速的进入该国家。虽然中国对于专利的重视度已逐渐提高,但侵权情事亦不断发生。如何在现行中国法制下寻求最好的救济方式,是台湾厂家必须注意的课题。因此希望藉由本文介绍中国专利侵权救济方式,给予业界一个方向。

一、侵权行为态样

文章綱要
一、侵权行为态样

二、司法救济程序

三、行政救济程序

四、救济方式优劣点
五、诉讼策略
六、结 论
(一)直接侵权
依据中国专利法第 11 条第 1 项规定 :发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。


(二)间接侵权
中国专利法及其实施细则并没有规定专利间接侵权制度,实务中一般是以最高人民法院《关于贯彻运行民法通则若干问题的意见》第 148 条「教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任」的规定来认定专利间接侵权责任。详细解析,将再以另文说明。但至当前为止,尚未出现官方正式的司法解释。


一般认为专利间接侵权行为类型包括:

1.
故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,为发生直接侵权行为提供了必要条件。
2.
对于一项产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口仅可用于制造该专利产品的原料或者零部件;对一项方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口仅可用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。
3.
行为人知道第三人实施侵犯他人专利权的行为,仍然为其提供所需要的设备、作场地等帮助。
4.
商标注册人知道被许可人在侵犯他人专利权的产品上使用其商标而不予制止。

(三)假冒
包括下列行为:

1.
未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;
2.
未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;
3.
未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;
4.
伪造或者变造他人的专利证书、专利文档或者专利申请文档。

(四)冒充
系指单位或者个人为生产经营目的,将 非专利产品冒充专利产品或者将非专利方法冒充专利方法的行为 ,包括下列各项:
1.
制造或者销售标有专利标记的非专利产品;
2.
专利权被宣告无效后,继续在制造或者销售的产品上标注专利标记;
3.
在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术;
4.
在合同中将非专利技术称为专利技术;
5.
伪造或者变造专利证书、专利文档或者专利申请文档。

二、司法救济程序

(一)提出停止侵犯专利权行为的申请
依据最高人民法院 2001 年 6 月 7 日 公布施行,「最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定」,专利权人可以就侵权行为人的行为提出诉前的保护申请。

(1) 申请人
为利害关系人,而所谓的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。

(2)提出担保
申请人提出申请时应当提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。管辖法院审查时,应当考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入,以及合理的仓储、保管等费用;被申请人停止有关行为可能造成的损失,以及人员工资等合理费用支出等其他因素。

(3) 申请错误或不起诉之赔偿
申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失,被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿,也可以在专利权人或者利害关系人提起的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求,人民法院可以一并处理。

(4) 效力期间
一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情,确定具体期限;期限届满时,根据当事人的请求仍可作出继续停止有关行为的裁定。


(5) 财产保全、证据保全与提出停止侵犯专利权行为的申请并行
人民法院运行诉前停止侵犯专利权行为的措施时,可以根据当事人的申请,参照民事诉讼法第 74 条的规定,同时进行证据保全。人民法院也可以根据当事人的申请,依照民事诉讼法第 92 条、第 93 条的规定进行财产保全。


(二)请求确认不侵权诉讼

1.
原告:直接利害关系人
2.
起诉条件:专利权人实施的行为使对方处于权利行使不确定的状态中
3.
诉讼请求:原则上不得请求损害赔偿,但若提起者亦不违背法律。
4.
管辖

依据最高人民法院 2001 年 6 月 22 日 公布「最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定」第 1 条中规定,中级人民法院管辖的专利案件有下列:
(1)专利申请纠纷案件
(2)专利权归属纠纷案件
(3)专利权、专利申请权转让合同纠纷案件
(4)侵犯专利权纠纷案件
(5)假冒他人专利纠纷案件
(6)发明专利申请公布后,专利权授与前使用费纠纷案件
(7)职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件上
(8)诉前申请停止侵权、财产保全案件
(9)发明人、设计人资格纠纷案件
(10)不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件
(11)不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定案件
(12)不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件
(13)不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件
(14)不服国务院专利行政部门行政复议决定案件
(15)不服管理专利工作的部门行政决定案件
(16)其他专利纠纷案件

另依据最高人民法院 1994 年月 8 日公布的「最高人民法院关于专利侵权案件中如何确定地域管辖的请示的覆函」与 2001 年 6 月 22 日 公布的「最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定」第 5 、 6 条的规定中指明:
1.

被告实施制造行为后在不同地区实施销售行为的,专利权人可以选择制造行为地或销售行为地人民法院提起诉讼,制造行为地、销售行为地人民法院对此案均有管辖权。

2.

侵权人在几个地区实施销售行为的,专利权人可以选择其中一个销售行为地人民法院管辖。

3.

专利侵权的销售行为地应包括被告及其销售部、经营部、办事处等具体实施出售行为的地点及购买方所在地。」


三、行政救济程序

(一)专利行政管理部门:SIPO与全国54个地方知识产权局,权责如下:
(1) 责令停止侵权
(2) 调解侵权损害赔偿数额
(3) 调解临时保护期间的费用纠纷
(4) 调解专利申请权纠纷
(5) 调解专利权归属纠纷
(6) 调解职务发明创造的发明人或设计人与单位间发生的报报酬纠纷
(7) 调解发明人、设计人资格纠纷

(二)海关
依据国务院于 2003 年 12 月 2 日 公布「中华人民共和国知识产权海关保护条例」的规定,寻求保护的方式有两种,简述如下:

1.
备案申请:专利权人必须依据该条例第 7 条规定,先向海关总署提出备案申请,当海关总署有没收侵犯知识产权物物后,将会依据同条例第 27 条第 2 项的规定,书面通知知识产权人。
2.
扣留侵权嫌疑货物的申请:依据该条例第 12 条规定,当专利权人发现有侵权嫌疑货物即将进出口时,可以向货物进出口海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。提出此项申请时,同时必须依据同条例第 14 条规定,提出等值的担保。若未提供等值担保者,海关将不准许申请。

四、救济方式优劣点

(一)司法救济
由于程序规定较严谨且期间较长,可以有充沛的时间确认侵权行为是否属实,判决效果亦具有最终的拘束力。因此对于侵权事实复杂或者涉及较高技术的纠纷时,采行司法救济方式可以达到彻底制止行为并获得赔偿。提起民事诉讼必须缴纳相关费用。

(二)行政救济
行政救济负责的机关既是行政机关,因此在处理时程上较司法救济快速、简单且不需缴纳费用。依据「专利行政运行办法」的规定,行政机关的权限可以对侵权人处以罚款、责令停止继续侵权,也可以要求双方当事人调解,处理手段上具有相当的行政裁量空间。若侵权行为涉及假冒或冒充时,可以藉由行政救济的快速,达到及时停止侵权的状态。


五、诉讼策略

(一)司法或行政救济程序抉择
诚如前段说明,行政与司法救济各有其优劣点,采行何种手段以达到预定的目的,则是原告必须加以思考。但必须注意,行政救济手段仅是期初避免损害扩大的方式,最终的决定仍是必须藉助司法救济途径。

(二)对制造商与销售商共同提起诉讼
提起司法救济时,应同时对制造商与销售商提出诉讼,如此方可避免错失一端而导致商业利益损失无法控制。

(三)行政程序与司法程序关系
当提出请求确认不侵权诉讼时,可以同时对该专利向专利复审委员会提出「无效宣告」的请求。此时行政程序与司法程序间关系如何,则必须区分成二种,分述如下:

1.
提出的案件是发明案件者,则于答辩期间提出无效宣告的请求时,司法机关可以不中止司法程序的进行。
2.
提出的案件是实用新型或是新式样专利者,则于答辩期间提出无效宣告的请求时,司法机关应中止诉讼程序的进行,但若有「最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定」第 9 条第 1 至四款的理由者,可以不中止诉讼进行。另依同规定第 10 条规定,若于答辩期满后才提出无效宣告的请求者,则不中止诉讼程序的进行,但经审查认为有应中止者,则仍是可以中止诉讼程序进行。

六、结 论

大陆专利侵权纠纷的处理方式有行政与司法二元制,如何寻求快速又可以完全保护公司利益,是公司于竞争市场中重要的法律策略。提出诉讼时,应对所有侵权行为人,包括制造商、通路商与销售商等,提出诉讼,藉此可避免挂一漏万且停损。另于诉讼中,可以藉由无效宣告申请的提出,使纠纷彻底解决。虽然无效宣告仍存在着部分争议,但却也是一个诉讼法律策略的选择。

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