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大陆专利审查关于一案二请的处理原则
作者/北美智权法规研究组 陈巧伶
2008/06/30

大陆申请欲更改申请类型,可利用其国内优先权,但为避免重复授权,一旦先申请案被后申请案主张优先权,先申请案即被视为撤回而无法恢复。针对此规定,有读者反应,对于相同内容,假若发明申请在先,实用新型申请在后,而不主张先申请案之国内优先权,那么不就不用怕先申请案被视为撤回了吗?

禁止重复授权为专利制度的基本原则,对于此种一案二请状况,SIPO当然也明订有处理原则。

文章綱要
一、大陆官方规定及处理原则

二、大陆专利法中关于一案二请的处理原则

三、结 论

一、大陆官方规定及处理原则


SIPO对于禁止重复授权的规定见于专利法第九条、第二十二条第二款、实施细则第十三条第一及第三款。专利法第九条规定了先申请原则,实施细则第十三条则是禁止重复授权原则的根本规定,专利法第二十二条第二款为新颖性之规定,有关专利要件之规定,此篇文章中则不加以讨论。

(1) 专利法第九条
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

(2) 专利法实施细则第十三条
同样的发明创造只能被授予一项专利。
依照专利法第九条的规定,两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

(3) 审查指南Ⅱ.Ⅲ-6 对同样的发明创造的处理
6.2.1对两件专利申请的处理

6.2.1.1 申请人相同
在审查过程中,对于同一申请人就同样的发明创造提出两件专利申请,并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的,应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者更改。申请人期满不答复的,相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行更改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的,对于申请日不同的,应当驳回后一件专利申请,并对前一件申请授予专利权;对于申请日相同的,两件申请均予以驳回。

6.2.1.2 申请人不同
在审查过程中,对于不同的申请人就同样的发明创造在同一日分别提出专利申请,并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的,应当根据专利法实施细则第十三条第二款的规定,通知申请人自行协商确定申请人。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回;协商不成,或者经申请人陈述意见或进行更改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的,两件申请均予以驳回。

6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理
在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行选择。此时,申请人可以放弃已经获得的专利权,也可以撤回尚未被授权的申请。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行更改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的,应当驳回其专利申请。申请人选择放弃已经授予的专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交自该已授权专利的申请日起放弃专利权的书面声明一式两份。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的专利申请,应当发出授权通知书,并将放弃前一专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明前一专利权自申请日起予以放弃。

二、大陆专利法中关于一案二请的处理原则

综合大陆相关规定,整理成以下表格,读者较易理解。相同技术内容的两件申请案,依申请人、申请日的异同,可有四种状况:

Ⅰ. 同一申请人、同日申请的两件申请案,审查过程中,SIPO官方将就两件申请案分别通知申请人选择或是进行更改,期满未答覆,或是更改后仍不符合实施细则第13条第1款规定者,两件申请均将予以驳回。

Ⅱ. 同一申请人,不同日申请的两件申请案,官方也会就两件申请案要求申请人进行选择或更改,若申请人期满未答覆官方,或更改后仍不符合规定者,官方将依先申请原则,驳回后申请案。

Ⅲ. 不同申请人,同日申请的两件申请案,官方将通知申请人自行协商,申请人期满未答覆,申请案将被视为撤回;若经申请人向官方陈述意见或更改后仍不符合规定者,两件申请均将予以驳回。

Ⅳ. 不同申请人,不同日申请的两件申请案,在符合授予专利权条件的情况下,依先申请原则,专利权当然将授予先申请者。

申请日
申请人

选择∕更改


选择∕更改
先申请原则

申请人自行协商

先申请原则

此外,同一申请人,一案二请且皆符合授予专利权条件的状况下,若是其中一件申请已被授权,官方将通知申请人进行选择,申请人可选择放弃已获得授权之专利,或撤回尚未被授权的专利申请案;若申请人期满未回覆,则尚在审查中的申请案将被视为撤回,若申请人经更改仍不符合规定者,官方将驳回申请案。

三、结 论

的确,许多企业为其研发技术在进行专利申请的策略规划时,一方面因为实用新型不经实审,能快速取得专利保护,一方面考虑发明专利的权利稳定性及专利保护期限较长,为求兼顾申请效率及保护效果,常采取同时申请发明及实用新型专利的方式,而有一案二请的状况。对于此种一案二请的情形,SIPO准许申请人进行选择或更改的处理方式,对企业申请人来说,可增加专利申请的灵活弹性。此文简单说明SIPO相关规定,希望能提供申请人作为专利申请决策时的参考。

 
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