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专利权持有人的有力工具:欧洲共同体的海关扣押
作者/北美智权法规研究组 Charl Goussard
编译:北美智权法规研究组 邱英武
2008/11/04

引 言

对于许多亚洲的专利权持有人(patentees)而言,可能早已习惯于美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC)的扣押程序,但随着越来越多的亚洲公司在欧盟地区申请专利,亚洲的专利权持有人却可能并不知道欧盟地区也有相似于ITC的海关扣押规定。

海关扣押对于智能财产事务与策略是非常重要的部分。例如众所周知的San-Disk案件中,意大利商Sisvel就成功的以其拥有的专利权阻止了San-Disk在未取得Sisvel的专利授权下,禁止San-Disk的MP3 player进入欧盟地区。而最近发生于IFA亦是由Sisvel发动的扣押事件,也导致如韩国现代(Hyundai)或是台湾微星(MSI)等多家厂商无法预估的商业与商誉损失。

海关扣押规定源于欧洲专利公约,这是一项保护欧洲共同体成员智慧财产权的有力工具。也因此,海关扣押此一专利保护手段,也成为各家厂商是否要在欧盟申请专利的一个重要考虑因素之一。

文章綱要
一、概 述

二、流 程

三、务实的建议

四、总 结

一、概 述

为了推动和促进欧洲国家间的贸易往来,欧洲各国因而组成一个单一关税联盟。因此,凡是经过欧盟国家海关通关的产品,即可以在欧盟各个国家间自由的交易。而若未经过通关的产品,亦可以在欧盟各国间运送,但若是要在进入欧盟并进行所谓的商业交易行为,则产品就必须经过海关通关手续。

欧盟鼓励各会员国之间海关的合作,以防止侵犯智慧财产权的行为。因此,依据EPC 1383/2003的规则,各国海关对于具有侵权之虞的产品予以扣押制度的导入,乃称为「过境制度」(transit regimes)。专利权人可以对于尚有侵权之虞的产品,申请各国或某个国家的海关扣押禁制令。申请数据会由海关保存,数据中会记载产品是第一次进入欧盟、储存于何处以及应于何处予以最终的扣押等等讯息以供海关审查。另专利权持有人则仅需要证明已取得专利或是提出已取得专利权人授权的证明文件,以证明可能侵权的产品将会进入欧盟、或是在运送过境中、或是在通关中。相较于向美国ITC申请取得对进口产品的扣押禁制令,在欧盟取得此种扣押禁制令可说是更容易的。对于二国制度的比较表请见图1。

图1:美国与欧盟扣押禁制令的比较表
美 国
欧 盟
司法审查程序 行政审查程序,之后即是进入诉讼与判决
对于专利权有效以及侵权行为作出行政的判断 对于专利权有效以及侵权行为不作出行政的判断
申请人必须证明因为侵权产品将会导致国内企业的损失 不需证明
可以向联邦巡回法院提起上诉 无上诉或诉愿制度,而是进入诉讼程序
仅适用于进口的产品 适用于进口与出口的产品

由比较表中可看出,在欧盟地区,海关扣押可算是一种相当强大的工具。它给予专利权持有人当侵权产品将要进入欧盟或是将要在某国通关时,就能依此方式寻求专利保护。

二、流 程

1. 申请禁制令
首先,为了成功地申请扣押侵权产品的禁制令,专利权持有人必须提供有关海关当局以下事实与数据:

  • 侵权产品的特征
  • 侵权产品的来源
  • 预计到达欧盟的时间与港口地点
  • 在欧盟的可能运输路线,以及
  • 被侵害专利权的权利证明或是专利授权证明

基本上,申请海关扣押禁制令是不需要提供技术侵权细节的证明文件给主要负责扣押的海关机关的,也就是说,专利权持有人不需要证明确实有侵权事实的存在。依据EPC1383/2003的规定,海关虽然依据职权可以予以检查和扣留货物,但由于专利案件的技术复杂度高,因此海关官员在没有专利权持有人协助的情况下,是不可能自行寻找专利侵权的相关事证的。

2. 海关审核:发出扣押禁制令
下一步,海关当局将审阅的文件,通常会在几周内即核准专利权持有人的申请,并且对产品发出扣押禁制令。

3. 海关执行货物扣押
接下来即涉及扣押的货物:一旦嫌疑货物一到达海关处,即可对货物依据扣押禁制令予以扣押。海关之后将会通知专利权持有人货物已扣押的讯息。专利权持有人被允许对扣押货物进行检查,并采取样本予以技术调查。此外,海关也会提供专利权持有人扣押货物的收货人姓名与地址。

4. 提出侵权诉讼
从扣押行为开始后,专利权持有人必须于扣押后的10个工作日内提出侵权诉讼。货物被扣押地的国家法律可以作为该侵权诉讼案件的准据法。如果未能于时间内提出侵权诉讼者,扣押禁制令将会立即失效,货物亦会准予通关。

扣押禁制令的效力直到诉讼结果出现前仍处于有效状态。该国法院于诉讼判决后,将会依据扣押禁制令,对扣押的货物予以处分。

货物的所有权人可以藉由缴付担保金而撤销扣押。然而,大多数的状况是双方当事人往往在法院作出判决前早已达成和解。

1. 申请阶段 2. 海关审阅 3. 扣押货物 4. 提起诉讼
  • 申请人应提供海关应扣押的货物相关数据
  • 专利权归属证明
  • 海关收到申请人的申请数据
  • 二个星期内决定是否核准申请
    • 货物的地点

  • 海关通知申请人与货物收货人
  • 应于扣押后的10个工作天内提起侵权诉讼
    • 申请人提起诉讼

  • 申请人于扣押货物的国家提起诉讼

    准备阶段:货物不会被扣押行政程序

    货物被扣押:必须提出侵权证明司法阶段

     
    货物所有人可以支付担保金,而撤销扣押

    三、务实的建议

    在此对专利权利人提出一项务实的建议,可以考虑申请荷兰的专利,因为若想进入欧盟地区,荷兰可是一个相当重要的申请海关扣押禁制令的国家。首先,因为鹿特丹港(Rotterdam)与史基浦(Schiphol)机场可说是进入欧盟地区的主要口岸。此外,荷兰海关对于海关扣押禁制令的申请与执行,拥有相当丰富的经验及高效率的执行力。

    更进一步来说,荷兰有一个先进的专利法庭在海牙。由于程序规则以及该法院高效率的美名,让其第一审法院对于专利侵权案件的判决,可以在12个月内做出判定。

    也因此,荷兰专利的专利权持有人,藉由经验丰富的海关、快速且高效率对于侵权货物予以扣押以及相对较快速的侵权诉讼程序,而取得保障。

    四、总 结

    在欧盟地区,专利权持有人想要好好的保护自己的权益,海关扣押可说是一种具有成本效力且功能强大的工具。藉由市场上的情报流通,例如竞争对手的销售管道,运用此种方式,可以在海关处非常有效的阻挠侵权产品进入或离开欧盟。因此,公司内专利管理部门的人对于智慧财产权的策略规划中应更缜密的考虑,充分利用海关扣押方式来保障企业的权益。