※本期为「欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题（二）」之第三部分。

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德国法院的审理及判决

Thane案件

2004年3月17日，法兰克福地方法院对Thane International Group的申请案件3/12，O5/04作出判决；显然，RCD第110（a）（5）条来得太晚，无法对法院的判决产生任何影响，判决中未提及。原告是在一家美国制造商的许可下生产腹部肌肉训练器。美国制造商自2002年5 月起就在美国做广告并销售这些训练鞋，原告则于2002年10月才在德国销售类似的竞争产品。原告试图依靠 UCD 限制被告产品的营销。被告辩称，由于该设计先前已在美国发布，因此，不存在有效的 UCD。

法院考虑了在相关日期要求保护的外观设计是否已向公众公开。裁定第七条第一款的主要部分，即推定没有地域限制；外观设计在贸易中的使用是发生在欧盟领土内部还是外部并不重要。法院还认定，实施该设计的运动鞋在美国进行广告和销售的事件已为欧盟相关圈子所知。重要的是，根据第11 条之规定，法院决定该设计首先在欧盟内向公众公开，因为2002年10 月该设计在欧盟内向公众公开时，之前已在美国的揭露已为欧盟相关界人士所充分了解，因此并不新颖性，不得作为 UCD 受到保护，

由此推断，地方法院的观点是：（1） 对于第11 条含义的欧盟内向公众提供的外观设计，相关揭露事件必须发生在欧盟领土内；（2） 由于在满足第11条之前不存在UCD保护，因此新颖性应从UCD保护生效之日起进行评估；（3） 如果第 7（1） 条含义内的事件发生在世界任何地方，且该事件可以合理地成为为欧盟相关圈子所熟知。

Gebäckpresse II 案件

Thane之后是案件I ZR 126/06 Gebäckpresse II，这是德国联邦最高法院2008年10月9 日的判决。该案的原告是一家香港公司，该公司开发了电动糕点机，这是一种压制形状以制作烘焙产品的设备。申请人在中国申请了外观设计注册，并于2002年5月获得授权并公布。下级法院同意或认定该外观设计在中国的公布理应为相关界人士所知。2002 年6月至10 月期间，原告的糕点机在英国出售。2003年11月，被告在德国销售类似的糕点机，引发了侵权诉讼。

联邦最高法院认为，已注册外观设计在中国的公布并未引起UCD保护，因为该公布并未根据CDR第11条规定在欧盟内向公众提供该外观设计。这需要欧盟境内进行揭露行为，因此，欧盟相关圈子对中国的揭露了解程度并不重要。如果第11 条在这方面的含义存在任何歧义，则通过颁布第 101（a）（5） 条第二句消除了歧义。法院认为，虽然该判决包含在新成员国加入法案中，但它适用于所有成员国，其目的是澄清法条。

尽管没有明确说明，但法院似乎认为，除非且直到 UCD 存在，否则无法评估 UCD 的新颖性。关于法院对第11条的解释，那是在2002年6月，当时原告的印刷机首次在英国出售。法院区分了第11 条下的「向公众提供」和第 7 条下的「向公众提供」。后一项条款没有具体规定在欧盟境内进行揭露。2002年6月，该外观设计缺乏新颖性，因为申请人的外观设计权在中国的公布此时已经为欧盟相关界人士所知。

德国法院的决定

因此，从Thane案的判决中推断出的三项法律原则在Gebäckpresse 案中得到了联邦最高法院的明确或推论认可。德国法院表示，没有必要提及欧盟法院，因为第 110（a）（5） 条已经提出了与第 11 条相关的任何可参考的法律观点。

英格兰和威尔士商业和财产法院的决定[1]

欧洲法院尚未审议第一及第二个法律问题。（1） 要根据RCD第 11 条规定产生 UCD 保护，揭露事件必须发生在欧盟的地理范围内，或者该事件无论发生在何处，都可以合理地为该欧盟所知。欧盟相关业内的正常业务为何？（2）RCD 第 5（1）（a） 条规定的新颖性是否应自第 11 条规定的 UCD 保护生效之日起或自外观设计公开事件之日起进行评估，无论它发生在何处，可以首先在正常业务过程中合理地为欧盟的相关业内所知吗？

CD第110（a） 条是在几个国家2003 年加入欧盟时添加的，似乎提出了一种狭隘的、以欧盟为中心的首次揭露方法：「根据第11 条规定，尚未公开的设计在欧盟领土内的设计不得作为未注册的共同设计而受到保护。「第 11 条的模糊用语以及上述内容足以让德国联邦最高法院 （Bundesgerichtshof） 在案例 I ZR 126/06 Gebäckpresse II中裁定，作为 UCD资格所依据的揭露事件必须在欧盟的领土。Hacon 法官指出，这一判决对英国法院具有显著的说服力。

然而，英国学术界对这个议题的看法存在分歧。斯通（Stone)（「欧洲设计法」）[2]和本特利（Bently)、谢尔曼（Sherman)、冈吉（Gangjee) 、强森（Johnson)（「知识产权法」）[3]接受联邦法院的观点，尽管如果立法方案确实像表面上那样具有保护主义性质，可能会对设计师产生严重影响。相比之下，Howe、St Ville 和 Chantrielle（Russell-Clarke 和 Howe on Designs）认为，只要该设计能够合理地在欧盟众所周知，那么在欧盟之外的揭露就可以符合的7（1）条规定，获得UCD 的保护。

「与贸易有关的知识产权协议」（TRIPs）是 经 1994 年 12 月 22 日理事会决定 (EC) 94/800 批准，由于欧盟是该协议的缔约方，因此设计法规必须尽可能与 TRIPs 解释一致，这是共识。TRIPs 第 3 条规定，除此处不相关的规定例外情况外：「在知识产权保护方面，各成员给予其他成员国民的待遇不应低于其给予本国国民的待遇，……」。原告律师Tritton 先生依据TRIPs第3条规定的国民待遇主张，如果Gebäckpresse所采取的法律观点是正确的，它将有利于那些通过欧盟境内的事件首次揭露其设计的人，这将是一种有利于欧盟国民的隐蔽型歧视。

关于TRIP，笔者认为有争议的是，居住在欧盟的实体更有可能首先在欧盟内销售新设计的物品，从而获得设计的UCD 保护，而居住在欧盟以外的实体则可能会这样做。更有可能首先在欧盟之外进行营销，从而冒着失去 UCD 保护的风险。然而，欧洲立法机构过去并不反对「欧洲堡垒」的立法方式，欧盟法院也对此表示支持。一个例子是欧洲而非国际上采用的知识产权用尽原则。这种方法往往有利于保护位于欧洲的实体的欧洲本土市场[4]。

BHTB的律师还提出了一种创造性的替代解释：「分割日期」，即 UCD 在欧盟首决所提出的问题，因此将以下问题提交给欧盟法院：首次揭露时首次存在，但新颖性必须在世界任何地方首次揭露时进行评估。法院认为欧盟法律尚未解决所提出的问题，因此，将以下问题提交给欧盟法院：

1. 根据 2001 年 12 月 12 日理事会通过的RCD第11 条，保护未注册的共同设计，通过向公众提供该外观设计第11（1） 条规定。第11（2） 条含义内的揭露事件必须发生在欧盟的地理范围内，或者该事件无论发生在何处就足够了，在正常业务过程中，该事件可以合理地为欧盟内运作的相关部门的专业人士所知（假设该设计未在第11（2） 条最后一句的条款内秘密揭露）？
2. 是评估未注册共同设计保护的外观设计的新颖性的日期，根据条例第 5（1）（a） 条的含义，该外观设计的未注册共同设计保护生效的日期根据规则第11条，或者第7（1） 条含义内的外观设计揭露相关事件，在正常业务过程中合理已知的日期向在欧盟内运作的业内相关部门（假设该设计未在第7（1）条最后一句的条款内秘密揭露），或是其他一些关于日期的问题，法院都认为欧盟法律尚未解决。

备注：

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。