※本期为「欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题(一)」之第二部分。
图片来源 : shutterstock、达志影像
欧洲法院的决定
欧盟法院认为,向公众提供产品的整体设计也可能意味着提供该产品的一部分设计。当然,重要的是该部分的外观可以从向公众揭露的内容中清楚地识别出来。因此,当出现设计可供使用且包括发布产品照片的事件时,如在本例中,所依赖的部件的设计特征必须在该照片上清晰可见。为了确定产品的该部分本身是否可以接受作为未注册共同设计获得保护的条件的评估,其外观必须能够本身产生「整体印象」,并且不能迷失在由产品产生的整体印象中。
在这方面,欧洲法院回顾了CDR第 3(a) 条规定的外观设计概念的定义,指出要作为外观设计受到保护的产品的一部分必须是由特定线条、轮廓、颜色、形状或纹理定义的可见部分。欧洲法院指出,未注册设计系统的目的是为设计者提供一种简单而快速的方法来保护其作品。获得权利的容易性与相对于注册外观设计而言,明显较短的保护期限以及仅提供针对复制的保护相平衡。如果引入一项要件,要求设计者必须单独揭露他们想要保护的产品的每一个部分,这会破坏这种平衡,并且考虑到未注册系统的目标,这程序会过于繁重。
Ferrari依赖汽车的部分,包括汽车引擎盖的 V 形组件、突出的鳍状元件(条板)和集成到保险杆中的前扰流板以及连接前扰流板的中心垂直桥,引擎盖(如图3所示) 。该部分被视为塑造 Ferrari FXX K 独特性特征的一个单元,同时与飞机或一级方程式赛车建立了联系。欧洲法院的判决强化了未注册设计的有用性,并有助于说明设计者可以获得其设计中已在完整产品中公开部分的UCD保护。
图3:塑造法拉利 FXX K 独特性特征的引擎盖单元
因此,欧洲法院的结论是,公开整个产品的影像(image)也会导致产品部分的未注册设计权利,只要这些部分的外观在影像中清晰可辨(如图3所示)。这些部分必须能够给人留下整体印象,并且不能完全消失在整个产品中。该案现在将发回德国国家法院管辖,德国法院将根据欧洲法院的指导审理此案,以确定法拉利所依赖的设计是否符合作为UCD获得保护的要件。
首次揭露之地域性问题
CDR第11条规定中的用词没有提及揭露的地理位置,似乎留下了如果揭露源自欧盟以外的情况下,外观设计亦可以受到保护的可能性。在第5条至第7条规定的背景下,这似乎是公平的,这些条款允许非欧盟先前技艺的揭露使共同设计无效,前提是它们已在欧盟为人所知。
欧盟对未注册共同设计 (UCD) 的保护是一项非常有用的工业产权,但往往被所有者或设计者本身所忽视。UCD 必须满足与注册共同设计相同的要求,即新颖性和独特性,才能获得保护。但是,正如其实际名称所示,UCD 的保护不是通过注册实现的,而是通过向公众提供设计来自动(且免费)实现的,从而为相关领域的专业人士所熟知。因此,设计何时被视为「可供公众使用」至关重要。由于CDR中的明显矛盾而引起了质疑。一方面,CDR第 11(1) 条规定,对 UCD 的保护「自外观设计首次在欧盟内(即欧盟领土内部)向公众提供之日起」开始。另一方面,UCD 的保护需要全球范围内的新颖性,因为任何国家的任何揭露都会破坏设计的新颖性并妨碍其保护,除非该设计在正常业务过程中不可能合理地为该设计者所知,专门从事「欧盟内运作」。
然而,该条例第110a条规定,(1)自保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克(以下简称「新成员国」)加入之日起,在加入之日之前根据本条例保护或申请的共同设计应扩展到这些成员国的领土,以便在整个欧盟内具有同等效力。任何尚未在欧盟境内向公众提供的外观设计不得享有未注册共同设计的保护。对于该条款的确切含义,意见不一。一方面,第110a条可以被解释为消除第11条的「小瑕疵」(wooly edges),从而防止对非欧盟揭露的未注册保护。另一方面,第110a 条可以被解读为仅仅推迟未注册的保护,直到外观设计在欧盟境内公开为止。如果在设计在欧盟境内公开之前,未注册的设计保护不存在,那么该设计可能永远不会存在未注册的共同设计保护——当未注册的共同设计保护生效时,该设计可能不再是新颖的(因此可以受到保护),因为该设计已在其他地方公开世界。之所以出现歧义,是因为第110a 条没有明确提及必须在全球范围内首次公开外观设计。
Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group案件[1]
在Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group案件中,德国联邦最高法院此前曾考虑过第110a 条的效力,并决定,外观设计的首次全球公开必须在欧盟境内进行,未注册的共同设计保护才能存在。然而,德国的决定并不在欧盟范围内产生影响,因此在首次揭露问题上欧盟仍然没有明确的权威。
IPEC 的转介是关于Beverly Hills Teddy Bear公司(简称BHTB,原告)与 PMS 国际集团之间的诉讼(后者已经对共同设计判例法做出了一些显著贡献[2])。BHTB是一家加州公司,以「Squeezamals」为名称销售类似动物的毛绒玩具(如图4所示)。原告主张PMS国际集团(被告)有一系列名为「Squeezea mals」的毛绒玩具(如图5所示)侵害了未注册的欧盟设计权,这些玩具首次在香港的一次贸易展览会上公开,几个月后甚至在纽伦堡举行的类似展览会上公开。
图4:Beverly Hills Teddy Bear公司的Squeezamals毛绒玩具
图5:PMS 国际集团有限公司司的绒毛玩具
双方均同意,香港揭露的信息将在欧盟内广为人知。BHTB辩称,自香港揭露之日起,他们的玩具就受到CDR第11 条的未注册设计权的保护。PMS 则主张,这些玩具仅从纽伦堡揭露之日起才受到保护,因此,香港揭露是破坏新颖性的先前技艺。对此,BHTB认为,一项揭露可以在欧盟为人所知,以形成先前技艺的一部分,但不会产生未注册的保护,这是不公平的,并进一步提出了一个「分割日期」(split date),其中考虑的不是一个日期,而是两个日期。首先,自欧盟内发生首次揭露事件之日起,UCD 将受到保护。其次,在评估受保护的外观设计之新颖性,将参考该外观设计在世界任何地方首次公开的日期来完成。对新颖性要件的这种解释的结果将是扩大权利人的保护范围。亦即,在本案中的保护从纽伦堡揭露的日期,但先前技艺是根据香港揭露评估的,这是不公平的。因此,要求欧盟法院就未注册设计作出澄清。
备注:
- 参见Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group Plc [2019] EWHC 2419 (IPEC), High Court of England and Wales, 17 September 2019。
- 参见Green Lane Products Ltd v PMS International Group Ltd & Ors [2007] EWHC 1712 (Pat)(19 July 2007)。
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
叶雪美(Sherry H.M. Yeh) |
学历: |
(台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士 |
经历: |
(台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 |
著作: |
《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。 |
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