第146期
2023 年 11 月 08 日
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欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题(四)
叶雪美/北美智权报 专栏作家

※本期为「欧盟未注册设计保护和首次揭露之相关问题(三)」之第四部分,亦为系列文章之完结篇。


图片来源 : shutterstock、达志影像

后记

然而英国批发商、进口商和分销商PMS International 的董事总经理保罗·贝弗利(Paul Beverley) 指出,和解此案的决定是双方在考虑了在法院审理此案之前处理此事所涉及的费用之后,法院对其争议的价值变得不成比例,因而达成和解的商业决定。。高等法院撤回 CJEU 初步裁决请求的原因,是 BHTB 和 PMS 国际集团 已同意在庭外解决其潜在争议。

地域性问题的实际意义

BHTB 的律师提出了一个有趣的观点:「欧洲堡垒」政策是否采用「仅欧盟揭露」方式来确定 UCD 保护的资格,是否符合 TRIPS 第 3 条的要求,即签署国对待本国国民的待遇不得高于另一个签署国的国民?虽然不是直接的国籍问题,但可以合理地假设欧盟国民更有可能首先在欧盟揭露其设计,因此根据第 11 条的狭义解释受益于 UCD 保护。不过欧盟法院似乎不太可能会这样做。非欧盟居民是否可以首先在欧盟揭露一项设计,以及他们是否会首先揭露一项设计是有区别的。这样做确实显得过于严厉,因为 UCD 可能是小型和/或法律上不成熟的设计师可能享受的欧盟知识产权保护的唯一形式。

如果欧盟法院决定首次揭露必须在欧盟境内进行,这对脱欧后的英国及欧盟之外的设计师来说可能是个坏消息,他们需要仔细考虑如何最好地揭露其设计,以在脱欧后获得欧盟和英国的未注册权利。此外,这可能会影响欧盟设计师在英国活动中首次展示其产品的意愿,并可能会导致英国作为消费品或设计主导行业推出产品的场所的作用减弱。然而,如果不需要在欧盟首次揭露来启动未注册的保护,那么对于许多行业来说,脱欧后将「一切如常」。此外,从公共政策的角度来看,对Beverly Hills有利的决定将有效消除英国和欧盟未来就未注册外观设计达成正式互惠安排的需要。因此,欧盟法院的决定将对脱欧后的英国和欧盟的未注册设计保护产生重大影响。

那么,如果在欧盟之外揭露一项设计,会发生什么?它是否会因为所需的新颖性已被破坏,而自动被禁止享受 UCD 所提供的保护?因而,2019年9月,英国专门审理知识产权的知识产权企业法院(IPEC)就Beverly Hills公司与PMS国际集团因侵权产生的冲突,就此事向欧盟法院提交了两个问题进行初步裁决。

结语

依据国际商标协会的设计委员会调查[1]显示,全球有七个司法管辖区对未注册外观设计提供保护,分别是以色列、日本、欧盟、土耳其、英国、韩国和中国。 在中国,保护似乎仅限于产品的包装或装饰。 在日本和韩国,则是以「不正当竞争防止法」提供保护,保护期限为 3 年;但中国(无限期)、英国(15 年或在某些情况下 10 年)和韩国除外,这些国家有特殊规定,可用于实现无限期保护(投入大量时间和金钱在研发、设计咨询和营销活动)。 另外,保护期限的计算也存在差异。 除英国、中国和日本外,保护自外观设计首次向公众公开之日起开始。只有土耳其和欧盟要求首次揭露为本地揭露(local disclosure),然而欧盟成员国内部对该条款的解释尚不统一。

很可惜,BHTB 和 PMS 国际集团 已同意在庭外和解,因此撤回 CJEU 初步裁决请求。希望日后欧盟法院仍有机会澄清RCD第 7(1) 条和第 11 条中与新颖性评估相关的揭露日期之间的联系,这对UCD保护范围的确定会产生重大影响。如果狭隘地关注第 11 条第(2)款将把新颖性评估限制于欧盟地理范围内的揭露。这可能会忽视贸易的治外法权性质,并妨碍对知识产权的高水平保护,而这两者都是欧盟知识产权制度的关键原则。国际活动已成为首次展示设计的主要方式,因为它们可以提供更多的财务机会和曝光度。在正常业务过程中首次合理了解设计时评估新颖性。

而且,一些专家认为,正如出于RCD第7 条第 (1) 款的目的,在欧盟以外公开可以使外观设计在欧盟内为人所知(在正常业务过程中,向相关领域的相关专业人士进行展示),那么第11 条第(2)款实质上类似的用语,也应由欧盟以外的任何展览产生相应的UCD。换句话说,设计已经进入欧盟之外的正常业务过程,假设欧盟相关人士能够合理地了解所揭露的设计(在互联网和社交媒体时代门坎较低),是否可视为相关的揭露,这种揭露是否也触发UCD设计权保护?这个案例提出了关于未注册设计保护边界的一个有趣的观点。

此外,在前述七个司法管辖区,未注册的外观设计权享有与注册外观设计相同的保护范围,但其限制是只能针对完全相同的复制品,或无法区分的相似设计/造成相同的整体印象(在日本是实质相同), 保护涵盖整个产品或复合式产品的部分。 日本要求此类零件可以与产品分离并独立交易。 在颜色方面,主要所有司法管辖区都不考虑颜色,除非颜色被认为是外观设计的材料特征。

这次欧洲法院在Ferrari案件的判决强调了对未注册的共同设计的保护,更具体地说是对能够被理解为向公众公开或提供的产品的零部件或组成部分的保护,即使它们没有与它们所属的更广泛的产品分开或隔离的。 这加强了产品制造商的法律地位。这一决定再次强调了欧盟范围内三年未注册设计权的有用性——可以灵活部署,以最好地匹配第三方复制的设计特征。因此,这一决定对设计师来说是个好消息,对抄袭者来说则是坏消息。

另一方面,这一决定对通过发布整个产品的照片来提供多个未注册共同设计的可能性产生了一些疑问,将决定权留给法院,无论该部分或组成部分是否清晰可见和可识别(透过其不同的形状、纹理或条纹)。 如有疑问,制造商和设计者仍然面临着是否应该单独公开各个部件(在整体产品发布之前)的问题,以避免前面提到的风险。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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