中美间虽也签署了PDX协议,但是协议中设计申请案及PCT申请案均不适用。此外,由于中国也不是美国专利局延伸至DAS系统交存优先权证明文件的国家,因此,如果先请案是以中国为受理局的PCT申请案或是以PCT申请案为优先权基础案者,都仅有透过向中国专利局提出申请优先权基础案纸本证明文件,再向美国专利局递交一途。
清风徐徐吹来,阵阵凉意,使人清爽,但是坐在树下的刘清风却是无法清凉。
刘清风任职于精密制造公司,担任专利工程师,协助公司相关发明的申请与后续追踪。某日,公司已经先在中国提出第一件的PCT申请案,随后第10个月又提出另一件PCT申请案并主张前一件PCT申请案为优先权基础案,接下来在美国以后一件PCT申请案为基础,以BYPASS方式提出申请。原本想说,这样就可以了。但是又收到委托代理人告知,需要优先权证明文件。这时候到底是哪件案件的优先权证明文件?以及如何交付呢?
首先,诚如前篇文章「PCT进入美国的特殊管道 」所述,以BYPASS方式进入美国的申请案,该BYPASS所依附的PCT申请案,若已经指明美国为进入国者,则会被视为类似美国国内申请案的地位。依据美国对于CA/CIP/DIV的申请案要求,是不需要提供优先权证明文件的。所以,这时候应提交的优先权证明文件就是该件「第一件PCT申请案」。
至于如何提交优先权证明文件,若是以纸本方式处理,都无问题。若是为了省却申请优先权证明文件的费用,则可以提出电子交换的请求。何谓优先权证明文件电子交换?一般而言就是PDX(Electronic Priority Document Exchange),只要双方当局签署协议书,对于发明、实用新型申请案(设计申请案目前排除在适用之例外),只要在前一局提出申请起的12个月内,再在后一局提出专利申请者,可以透过PDX的模式,让后一局直接取得先申请案的优先权证明文件,减少成本支出及增加方便性。但是各局都有一个但书,就是如果优先权证明文件没有成功透过电子方式取得者,优先权主张会被视为未主张的不利结果,申请人必须自己承担,与双方专利局无关。
中美间虽也签署了PDX协议,但是协议中除了前述设计申请案不适用外,还有一种类型的申请案不适用,那就是PCT申请案。也就是说,如果先请案是以中国为受理局的PCT申请案或是以PCT申请案为优先权基础案者,都不可以透过PDX方式交付优先权证明文件。虽代理人如此说明,但是刘清风记得还有一个电子交换系统,那就是DAS。DAS是由国际局(IB)提出的优先权证明文件电子交换系统,凡是参与DAS系统的国家,在该国家认可适用的案件类型下,对于先申请案的优先权证明文件,可以提出请求,以电子方式留存于WIPO系统中,后申请案可直接透过DAS系统,取得优先权证明文件。
美国专利局为便利申请人对于PDX的适用,于是与部分专利局互相协议,延伸至DAS系统交存的优先权证明文件。目前已知的包括国际局、西班牙、英国、芬兰、澳洲与瑞士等国的专利局,而丹麦仅则适用于交存局。由于中国并非延伸适用的国家,所以存在WIPO的优先权证明文件也无法透过DAS去取得。
至此,刘清风知晓相关作业后,最后仅能透过向中国提出申请优先权基础案纸本证明文件,再交给代理人向美国专利局提出,增加公司的费用及作业时间一途了。
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作者: |
邱英武 |
现任: |
北美智权专利法规研究组主管 |
经历: |
- 曾任电脑周边产品制造公司管理部门
(法务、IP、人事与总务)主管
- 曾任国内第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管
- 曾任大专院校讲师(1995-2002)。
- 智慧财产局专利审查官训练课程讲师。(2013、2014)
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