北美智权股份有限公司

分享一开始，廖承威即点出知识产权 (IP) 的重要性。以苹果的iPhone、iPad产品为例，就是因为苹果拥有许多IP，且其IP具高附加价值，才能让其产品可以卖到很高的价格。反观一些苹果的代工厂，所赚取的利润则十分微薄。

当然，苹果的IP不限于专利，其商标也是公司的瑰宝，很多大公司、大企业都是一样的。不过，廖承威这次的分享只集中在专利及商业秘密的部分。

在肯定了IP的重要性之后，廖承威接下来讨论公司的创新技术究竟应该用专利还是商业秘密来保护比较恰当的问题。他分别举了两个例子。

● 案例一：上海交通大学研发利用马铃薯制作糕点，并申请了多项专利保护

针对这个案例，廖承威认为该思考的是：假设今天我们在市面买了一片马铃薯饼皮，我们可不可以推敲出里面的成份是什么？会不会很简单很容易？他认为基本上是有一点难度，他说：「就像我们在吃牛肉面一样，A店的味道就是跟B店不一样，在汤头的地方就是存在很多know-how」。

图1. 2018年10月15日，上海交通大学举行发布会，
介绍该校马铃薯工程技术研究中心对接国家马铃薯主食化战略的系列研究成果，
并展示多款以马铃薯为原料制成的美食新品，包括以马铃薯粉制作饼皮、以紫马铃薯泥作馅的月饼。

数据源：新华社

廖承威指出，现在的问题在于今天厂商在市面上推出一种糕点，我们事实上很难模仿，不管是用逆向工程或是从后端推敲回去，都有很高的难度；因此，这一种的创新技术或是Know-how，基本上可以用商业秘密来保护。他开玩笑说：「上海交大可能是在做功德，把专利（技术）信息在公开公告的数据库中刊出，就是跟做功德一样。从另一个角度来，他们把成份公告出来，就是把商业秘密破坏掉」。

究竟要如何选择利用专利还是商业秘密来保护创新技术？廖承威认为只要掌握一个思维的重点：「当技术出去的时候，别人从逆向工程反推回来，是否可以得到原始的配方？」如果答案是不容易的话，就应该用商业秘密来保护。也因此很多制程技术都是用商业秘密来保护的，像台积电就是一个很好的例子。

● 案例二：大立光告先进光，侵犯专利权与窃取商业秘密

这是于2013年发生在台湾地区的诉讼案件，整个赔偿金额达新台币1,522,470,639 (约15亿台币)。

首先简单的回顾一下案情：当时大立光有员工带枪投靠先进光，而他所带的是一个点胶针头的技术。当初大立光的员工带枪投靠到先进光的时候，大立光以为只是商业秘密被剽窃，所以是告其窃取商业秘密；但经过侦查以后，发现更糟糕的是，这些大立光的员工除了是带枪投靠之外，还把这个点胶针头的技术申请了新型专利。廖承威认为这有点像玉石俱焚一样，把竞争对手的key technology公开。从头到尾大立光对此并不知情，是在进入侦查后，才发现自家的商业秘密已被申请专利。

针对这个案例，廖承威指出在谈商业秘密的时候，除了秘密性、经济性外，还要有合理的保护措施。他提醒企业应从后端作一个思维：可能合理的保护措施比秘密性及经济性更为重要。事实上，如果没有合理的保护措施，很多案件是不会成立的（编按：如果企业本身没有施加合理的保护措施，那法官会认为那应该不是什么珍贵且值得保护的商业秘密）。说白一点，就是该锁的东西要锁，那些人可以看那些人不能看，必须在界定上作到一个保护点。

假设公司已经规范好研发成果要以专利还是商业秘密来保护，那要申请那一种专利又是一个问题。廖承威说，其实申请那一种专利没有好跟不好，主要是看企业运用的策略而定，这是一个很实务的问题。

针对申请那一种专利及企业策略的问题，廖承威举了Fintech的例子。他说，这几年我们都在谈论Fintech，而华南银行在这方面就抢得头香，据2016年9月22日联合报A11版及工商时报C7版的报导，华南银行是台湾本土首家获得金融科技专利的泛公股银行。而在企业界抢得头香有一个好处，就是可以赚到免费的广告。

廖承威深入分析，虽然华南银行在台湾本土银行抢得头香率先获得4项专利，但仔细一看，会发现其获得的是新型专利。但如果把华南银行专利说明书的flow chart拿出来看，会发现其实就是软件。他说，就软件而言，基本上应回归到软件专利的范畴。廖承威坦言这个现象在局内经过讨论：一个银行该用发明专利保护的软件，却被拿去以新型专利来保护，是对还是不对？

不过，他认为说不定银行家的想法跟念工程的人想法不太一样，猜想银行可能不在乎专利出来能不能抓到侵权，重要的是上了报纸重要版面的新闻，而且没有业配，是纯粹采访的新闻。所以搞不好在这个案例上，专利申请的广告性质大于保护性质。他表示这是一个选择的问题，但话说回来，他认为软件专利还是要回归到发明专利比较正确。

一个公司，不管申请发明、新型或是设计，都有其不一样的点；要视本身公司发展之情况。

此外，廖承威表示设计专利也很重要。他举了车灯的例子来说明。他指出汽车的after market有新台币2000多亿的产值，而车灯即占了约345亿到350亿。而台湾有一些生产车灯的厂商就曾被奔驰控告侵害其设计专利，所以不要以为只有发明专利很了不起，其实策略运用更重要。就车灯的部分，如果用设计专利来保护外观，厂商是没办法用回避设计来应战的，因为一旦回避了设计，从外观一看就知道是山寨货。

廖承威认为，对企业而言，专利的质跟量同样重要。先就「质」的部分，他举了一个例子。

● 案例四：就触控面板技术，台厂以申请到的专利在美国告Apple

这是一个「藉由多只手指触碰面板上模鼠标标控制与鼠标按键」的技术。
其说明书之技术陈述如下：
「辨识相对应两手指最大和最小波峰之方法：

(a) 辨识第一个手指相对应讯号的第一最大值；
(b) 辨识伴随第一最大值的最小值；
(c) 辨识第二个手指相对应讯号的第二最大值以及伴随的最小值；」

(1) 辨识手指相对应讯号的最大值及最小值
(2) 先辨识第一根手指讯号，接着再辨识第二根手指讯号。

(1) 究竟需不需要辨识到最小值？这家厂商的专利写是要辨识到最小值，但自己产品出来却不用。另一方面，Apple也觉得不用辨识最小值，因为只要辨识到两个波峰，相对位置就出来了，所以Apple的产品也不用辨识最小值。

(2) 究竟二根手指需不需要有先后顺序？廖承威认为其实是不需要的，只要量测出彼此相对位置即可。同样的，这家厂商的专利写需要，但自己产品出来却没有，而Apple的产品也是没有。也就是说，这家厂商的专利所写的跟其真正要实施的有一个距离。

不管Apple是故意回避设计还是盯紧市场上的产品来参考，反正Apple最后所实施的专利完全跟厂商写的专利不一样。廖承威说，他举这个例子的意思是：当公司申请到专利的时候很高兴，但要去实施的时候才发现只是一只没有牙齿的老虎，这时候煮熟的鸭子就飞掉了。

廖承威建议，在企业成长的过程中，其实不需要养一个法务部门，也不需要养太多的专利工程师，毕竟产品是自家的人研发出来的，可以让一半RD的人，协助把公司送出去的专利，包括外面事务所的申请案及答辩，作一个检视的动作，说不定可以及时剎车，这样子光是救回一件专利就值回票价了。

廖承威认为专利的质很重要，但量也不要忽视：「坦白说，从错误中学习也好，慢慢累积经验也好，我认为如果行有余力，在公司财力及人力资源还允许的情况下，刚开始应尽可能提出一些专利的申请，在某种程度上，在IP的部分不管是练习还是实务上的操作，甚至在将来拥有多少IP去跟别人谈授权的时候，多少都可以掌握一点利基」。

举远东科技大学为例，廖承威认为是很策略的；不管是申请量或是获证量，每年都能挤进前10大。虽然远东基本上是申请新型专利比较多，但事实上，远东也希望学生做的东西可以产业化。由于TIPO每年都会公布台湾本土申请专利的前十大法人，其实也是帮这些专利权人作一个免费的广告，这也是一种权利运用的概念。

针对专利权归属的问题，廖承威举了两个案例，让大家可以了解如果专利权有争议的时候，如何为自己保留及提出最有利的证据。

● 案例五：有一个钉子的专利，真正专利权归属是一家「美国国家钉子公司」，冒认申请人为是台湾庆Ｏ公司

案件背景：美国国家钉子公司与庆Ｏ公司是长期合作伙伴的关系，有一天在美国发了一封电子邮件给庆Ｏ公司，委托其代为制作新设计的钉子。然后，庆Ｏ公司要求美国国家钉子公司以email提供更详细的设计蓝图给他们。美国国家钉子公司以email寄出其设计蓝图之前，要求庆Ｏ公司签署保密协议，除此之外，美国国家钉子公司在美国也针对此钉子的设计提出了一个美国专利之临时案申请，想不到，台湾的庆O竟然也在台湾申请专利。值得一提的是，美国国家钉子公司于签订保密协议才3天的时间，在2010年1月23日即提出美国专利临时案的申请，而庆Ｏ公司则是同年10月25日才在台湾提出发明专利申请案。

后来美国国家钉子公司发现庆Ｏ把委托生产的设计在台湾拿去申请专利，因此对庆Ｏ之专利提出专利无效之诉。在整个专利无效的审理过程中，双方往返之email当然是很重要的证据，证明原始Idea是来自美国国家钉子公司，但更重要的证据则是美国国家钉子公司提出的美国专利临时案。因为两个图式对起来都一模一样，这样就证明了专利是属于美国公司的。因此，廖承威强调，我们在跟业务上的伙伴在合作的时候，要注意能证明这个技术是自己的，只是在合作的过程中被对方剽窃出去。

案件背景：此案件发生在一家窗帘公司，其中一个任职窗帘公司的员工把相关技术拿去申请专利。后来公司发现就质疑员工为什么可以偷偷把职务上的发明拿去申请专利。所以公司要把权利拿回来，对员工提起专利无效之诉。

廖承威指出这件案件的争点为：虽然被告在窗帘公司曾任职总经理室及窗帘厂，但他在总经理室期间究竟有没有接触过窗帘的技术？虽然他在总经理室及窗帘厂任职期间完成了一项创作，但他完成创作之后，有告知公司他完成了这样的一项创作，而且他只是任职总经理室而非RD成员，那究竟算不算是职务上的发明？况且专利法有提到，这牵涉到所产出的发明有没有运用到公司资源的问题。

廖承威认为这位员工应该有读过专利法，因此他在创作完成之后就有email给公司，除了提出他的创作外，还说要把权利让给公司，问公司要不要。在时间轴来看，请位员工是在当年5月6日发email给公司的，想看如果公司接受了他的创作，是不是可以拿到一些权利金或是奖金。但他在5月6日发信给公司之后，公司过了一天，在5月7日即告知公司不需要他的创作。廖承威说，在讨论此案件的时候，难免会质疑收到email的承办人究竟有没有上报？因此，他建议假设我们收到员工的email，其实不需要那么快回复，应该仔细看看中间是否有什么蹊跷。

后来等这位员工的专利核准之后，公司去主张这是公司的权利，但法院判断这件专利不应该归属于公司。法院掌握到最关键的一点是，因为在过程中，这位员工有问过公司要不要这个发明，而公司也很肯定的说不要，因此公司再也没有权利主张说是这位员工职务上的发明。值得一提的是，在整个过程中，这位员工还请假去申请专利，所以廖承威一直觉得这位员工不仅读过专利法，而且是把专利法读通了：「为什么要请假？他是特别请假，用个人休假去申请专利，由此可见他一直要把这个专利跟公司撇开」。

在取得专利之后，如何运用权利也有很大的学问。针对这个问题，廖承威也举了两个案例，让我们了解到时间点的重要。

菲利浦于台湾告国硕侵权的案子始于2014年，一审判赔1000多万，二审判赔10亿，但于2018年9月被台灣地區最高法院撤回，并发回智慧财产法院更为审理。被最高法院撤回有一个很重要的点，因为菲利浦有控告国硕是不当得利，而且他运用这个专利的时间很长。但最高院认为二审在计算不当得利的部分应该重新计算，因此推翻是二审判决。

菲利浦于2014年告国硕侵权，但理论上菲利浦的整个专利权应该是到2015年即告终止，即一个专利养了近20年。廖承威指出，有统计数据显示，除了是药物，不然一个案子很少养20年，尤其是电子产品可能几年间技术就已经过时，因此法院认为在不当得利的地方应要重新检讨。这件案子有一个关键点，就是菲利浦在2004年的时候就曾经在意大利对国硕提起诉讼，法官就认为菲利浦既然在那么早之前就知道国硕侵害其专利权，那为什么当时没有在台湾对他提出告诉？好像是在一直养他，等养到肥才来提告。后来法院认为菲利浦在这10年都没有提告，是不是想把国硕养肥之后让赔偿金可以计算更多? 使权利金计算上造成比较有利的一个点?[1] 因此廖承威指出在主张权利时应适时提出，此案例有很大的参考价值。

这件案子同样是要讨论抓到侵权究竟要何时出击的问题。有一个厂商标到台湾铁路局号志灯的标案，系争产品是具有号志切换功能的手电筒，当这个厂商送交2只采购案的样品给台湾铁路局的时候，就被对手发现有侵权嫌疑，这时候对手就出击提出诉讼，也成功抓到侵权。结果侵权厂商就要赔偿专利权人，但只要需赔偿2只侵权样品的不当得利，只判赔了新台币数百元。

被诉厂商也很聪明，因为在2只样品被诉侵权之后，他在正式出货（1500只）之前在设计上有做了一些回避的动作。这个厂商拿了专利权人的专利来研究，发现这个专利在取得的过程中，为了回避专利无效作了一些更正，在其中一个地方作了权利限缩，把一个权利放弃掉。于是这个被诉厂商就改采用专利权人先前放弃的权利（技术），所以后来正式交货的1500只产品并没有侵权，真正侵权的只有最先交货的2只样品。

廖承威指出这2个例子说明了抓专利侵权时，出手的时机很重要。就菲利浦的例子，如果长达10都没有出手，可能会被法官质疑是否怠忽自己的权利；但第二个案例太快出手，又好像有点打草惊蛇，让对手几乎全身而退。针对应该什么时候出手，廖承威坦言他也没有办法提供标准答案，这个还是要靠厂商在业界的实务经验判断，而他提供的案例只能作为参考。

107.9.27台灣地區最高法院106年台上字第2467号
(1) 不当得利部分之赔偿计算方式不当，计算时间亦有落差，且未考虑系争专利对系争产品之贡献度。
(2) 专利权人于10年间怠于行使权利，却于本案诉讼请求不当得利，应有违诚信原则而权利失效。