继北美智权报65期《秘密销售构成先前技术于各国之现况 (上)》一文，本刊期继续介绍中国CNIPA及欧盟EPO就「秘密销售构成先前技术」的相关规定。

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中国

根据中国专利法第22条第5项：「本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。」因此，是否「为公众所知」成为判断申请内容是否属于先前技术的唯一标准。在审查指南中，具体指出为公众所知的态样可为：(1) 在国内外出版物上公开发表、(2) 在国内外公开使用或 (3) 以其他方式为公众所知的技术。其中对于公开使用，审查指南进一步定义为能够使公众知道其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出[1]等方式。

但中国之审查指南与台湾之审查基准极为类似地指出：「应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。」可见审查指南亦肯认「负有保密义务之人所知悉应保密之技术不属于先前技术」之状况。中国与台湾一样，似乎至少在行政角度上承认秘密销售。

然而，中国最高人民法院在「如皋市爱吉科纺织机械有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会」一案[2] (以下略称为爱吉科纺织案) 中指出「社会公众只能获知有关产品所执行的标准代码、编号和名称，并不当然获知标准的具体内容。法律既不要求将企业产品标准[3]具体内容向社会公开，也未强制要求向交易相对人公开，交易相对人能否获知企业产品标准的具体内容取决于当事人的约定和实际的履约行为。即使交易相对人获知了企业产品标准，包括在解决有关争议的执法程序中获知，其对标准中包含的有关技术秘密也依法[4]负有相应的保密义务。因此，有关企业标准是否因产品买卖等交易行为导致为交易相对人所知进而导致构成专利法上的使用公开，当事人[5]首先必须提供证据证明已经实际为他人[6]所知，其次至少还要证明知悉该企业标准内容的人并不负有任何法定或者约定的保密义务。显然，本案中无效请求人并未完成此种举证责任。」换言之，根据法院的判决，中国的司法系统承认附有保密条款之销售足使专利之技术内容处于未公开状态，即不属于先前技术。

EPO (欧洲专利局)

EPC Art. 54 (2) 规定了：「现有技术应被视为包含，在其欧洲专利申请案申请日前透过书面或口头叙述、透过使用或其他任何方式而向公众提供的所有事物[7]。」与中国相似，是否为先前技术之标准以「为公众所得[8]」作为关键门坎。与其他主管机关不同的是，在Guidelines中不仅间接提及，甚至直接开辟专章讨论保密协议的效力。

首先，在Part G. Chapter IV. 7.2.1中：「在相应期日，如果公众有可能获得该申请目标之相关知识，且并无保密条款限制申请目标之使用或传播，则可认为该申请目标已藉由使用或以任何其他方式向公众公开。例如，若将物品无条件地出售予属于公众之一人，因为此买受人透过交易获得对该物品不受限制的所有权[9]。」反面解释，技术内容在附保密条款交易下，买受人所因而得知相关知识，此一事实不视为技术内容为公众所得。

再者，Part G. Chapter IV. 7.2.2中：「若对保密性方面有明示或默示的协议，且未被违反，那么原则上认为，申请目标并未透过使用或其他任何方式而为公众所得。」明示之保密协议自不待言，此间所谓默示之保密协议存在与否，则须视双方对于保持秘密是否客观上均有利益而定，若仅一方有保持秘密而生之利益，则须使「他方隐含地接受而有采取相应的保持秘密行为[10]」得到证明，方可认为默示之保密协议存在。为建立此一证明从而确认默示之保密协议存在，双方的商业关系以及该申请目标申请前使用的目的都必须被考虑。例如，双方为母公司与子公司、双方间存有诚实信用关系、双方为合资企业或交付样本等，较可能被认为双方间具有默示之保密协议，反之，普通商业交易与量产零件的销售则可能是默示之保密协议的反向指针[11]。

根据EPO的判例法[12]，若仅公众之一人得以近用并理解一信息，且此人没有保密义务，则判例法接受该信息是「为公众所得」之信息。换言之，若买受人具有保密义务，而且没有违背此项义务，则该物品的相关信息、知识不属于先前技术。

EPO对秘密销售是否成为先前技术的见解强烈地倾向于回归到「技术内容为公众所得」之判断，然而，EPO的判例法上对于构成先前技术非仅以「为公众所得」为唯一判断条件[13]，除了技术内容为公众所得，该技术内容还必须为可分析以及可再现，当然，此二附属要件均立足于「为公众所得」上。同时，此二附属要件隐约对应专利从业人员熟知的清楚揭露及据以实施要件，也因此审查员多偏好以专利数据库之技术内容作为核驳引证数据，因公开制度，专利数据必为公众所得，且不可分析以及不可再现之疑虑较低。因此，根据EPO的判例法，有论者认为，若将Helsinn一案以EPO的标准审查，系争专利极有可能仍为有效[14]。

结论

美国专利法下，涉专利之产品若在专利申请前一经销售，涉专利之产品即成先前技术，亦使申请案丧失新颖性，毋论是否买卖双方立有保密协议。看似过于简单粗暴，不如EPO层层推理来得细致，然而美国最高法院所持之理由，在政策面上则是相当有说服力，「就立法理由而言，立法者意在避免发明人透过获取涵盖某一技术之专利而将该技术由公共使用的领域中移除，因为这与专利制度促进创新的目的不符」。试想若申请人有一种不轻易显于社会大众眼下的技术，先利用保密协议进行秘密销售，在其销售规模成长到快要令USPTO可以搜集到其技术内容信息前，申请人抢先提出专利申请，岂非成为一种利用保密协议与专利制度达到延长商业垄断的手段？

相较之下，中国与EPO对销售行为则采取判断其是否构成先前技术的做法，并未直接将销售列为破坏新颖性的法定要件，同时也将保密协议扩张到对买卖双方不必藉由口头或书面对保密协议表达合意的程度。

中国的审查指南中称「社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形」，「社会观念或者商业习惯」等用字并不精确，且带有相当的道德意涵，实际上将会大幅扩大「视为有保密义务」的状况，就爱吉科纺织案而言，法院认为买受人在买卖双方解决争执之法律程序时，买受人对出卖人所透露出的技术内容有保密义务，即可观察到此种道德意涵。大白话说来就是「出卖人本着解决争执的正面心态对买受人出示其独到的技术内容，买受人一回头就将技术内容泄露给其他人，这种行为未免太不道德」。

EPO虽然对保密协议也承认可由明示扩大至默示的范围，但其对于默示保密协议之成立给定了一些较为客观的判断标准，例如他方是否有保密而生之利益、是否有配合保密的具体相应行为，甚至直接列举默示保密协议部分的正面及反面判断因素。

在法效果上，美国的秘密销售构成先前技术近似法定阻却，不做实质上技术内容是否可为公众所得知的讨论，看似对申请人极其不利，但35 U.S.C. 102 (b) 所能提供新颖性优惠期所适用的时间程度及态样范围却远较EPO及中国的新颖性优惠期来得优待许多，或许可视之为一种立法政策上的衡平。有趣的是，以往美国专利法制以偏袒发明人而昭著于世，EPO则是较为重视公众利益，但在秘密销售的议题上，双方的立场却逆转对调。

相较之下，台湾专利法的定位显得较不明朗，新颖性优惠期方面采取了与美国相似的立场，法条文义上却又因承认保密义务而似乎有秘密销售之空间；司法上，义正词严地写下了「既为销售商品自无秘密销售之理」，却又暧昧地附注了「出卖人未对买受人就涉专利之产品之使用上设有任何限制」，着实令人好生参详，或许只能静待具体案件，｢台湾地区｣智财法院于此问题的明确立场方能浮现。

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