北美智权股份有限公司

一间新创公司在IPO或接受并购之前，必然需先具有高成长潜力之市场或产品组合，方能作为策略并购一大诱因。惟，并购之路，道阻且长，即使已拥有潜力产品线，并不代表买家即会买单。因为，谈判攻防，暗藏机锋，新创公司若欲以并购行为做为成长利器，除牵涉复杂法律监管，仍需经过严密磋商谈判，若无法有效掌控并购风险，将导致交易双方「一言不合就破局」，造成严重损失。甚至，在谈判破局后，新创公司辛苦经营创造的成果被他方不当利用，落得赔了夫人又折兵的两头空局面。

于是乎，新创公司唯有预先做好智慧财产（即知识产权）的保护与布局，避免公司无形资产被市场的豺狼虎豹所掠夺。具体言之，设想一项创新技术或发明在未商品化前的雏形，虽「具有市场潜力」，但前景未明；新创公司欲申请专利却又不确定是否符合要件（包含技术是否适格、新颖、进步和具有产业利用性等），顿时陷入两难。此时，经营阶层首要思考的即是如何透过「合理保密措施」，将相关Know-how形成「未公开而具有秘密性」的营业秘密加以保护。例如营业秘密对内需要施行有效的分层授权与密件区分政策，对外和第三方基于授权、并购等商业往来进行必要之揭露前，则须要求并确保对方签署保密协议作为保护措施，才能正式展开对话。此外，考虑营业秘密有秘密性要件的局限，如何在营业秘密范畴中实时撷取核心技术申请专利保护，以确保和延长产品上市后的保护，是经营阶层应及早与审慎请专利从业人员评估的重要事项[1]。

本刊曾在第47期《从沙龙到法院 ─ 并购协商前后保护智财权的教战守则》介绍美国加州新创公司Olaplex公司（Olaplex LLC）指控美国莱雅公司（L’Oréal USA Inc.）于2015年间预谋利用并购协商机会不当接近、使用（misappropriation）[3]该公司明星美发/护发产品的营业秘密，继而加以利用调配成自家产品，抢食市场占有率，甚至在明知Olaplex公司分别于2016年至2017年间取得美国第9,498,419号（’919号）和第9,668,954号（’954号）专利后仍继续制造、贩卖系争产品，是为故意侵权。

2019年8月12日，美国特拉华州联邦地院陪审团认定美国莱雅公司违反与Olaplex公司于并购协商时签署的保密协议，并在谈判中止后侵害Olaplex公司对系争美发/护发产品的营业秘密和后续取得之专利；决议美国莱雅公司应赔偿Olaplex公司超过9,100万美元[4]。同年12月，地院法官在排除前述赔偿金在营业秘密和专利权侵害的重复计算，纳入惩罚性赔偿、诉讼费用等考虑后，最终判决美国莱雅公司应赔偿约6,600万美元，并核发禁止美国莱雅公司于美国市场上贩卖超过9种被认侵犯Olaplex公司营业秘密与专利权产品的「永久禁制令」（permanent injunction）[5]。

前述特拉华州联邦地院的判决，不啻为Olaplex公司在保护其知识产权战役中的一场重大胜利。然而，该案上诉后，却因为Olaplex公司诉讼策略错误而猪羊变色，不仅永久禁制令遭到撤销、专利被美国专利审理暨诉愿委员会（PTAB）撤销，连指控美国莱雅公司侵害营业秘密和违反保密协议的主战场亦全盘皆墨。此导致Olaplex公司不仅无法藉由诉讼获得赔偿，在美发/护发市场上的市占亦遭受美国莱雅公司产品不断侵蚀，节节败退。

2021年5月CAFC判决指出，提起营业秘密侵权诉讼的原告需负担「系争技术或信息为营业秘密所保护的客体[7]」和「系争营业秘密遭到被告侵害」的举证责任。由于Olaplex公司在诉讼中无法举证（1）未公开的专利申请信息（unpublished patent application）、（2）商业信息（business information）、（3）测试数据、Know-how，和失败与试误学习经验（dead ends and trials and errors）等系争技术或信息为营业秘密且受到侵害，因而废弃地院判决。本文以下将针对前述四项攻防重点一探究竟，了解法院的说理并作为前车之鉴。

营业秘密之秘密性要件有别于专利绝对新颖性概念，并不要求该信息为唯一不为人知之信息，或完全未见于国内外之公开刊物或公开使用之严格程度。美国保护营业秘密法（Defend Trade Secrets Act，DTSA）第1条注释和第2条第1款指出，若系争信息为同一专业领域或产业之人可轻易取得者，即不具秘密性[8]。所谓轻易取得，包含自报刊、专业期刊或公开出版物取得、搜集该信息的内容亦属之[9]。基此，CAFC向认为，专利获核准后公告或经早期公开的内容，因不再具有秘密性而不受营业秘密的保护[10]。

本案中，Olaplex公司指控美国莱雅公司藉由2015年并购协商谈判过程，得知其「在护发过程中使用马来酸（using maleic acid during bleaching）」等未公开技术，并抗辩即使该技术后来因Olaplex公司申请并获准专利而公开，但在协商过程破裂前其客观上仍尚未公开。对此，虽然美国莱雅公司承认其在协商破裂后研发的新产品，的确使用马来酸作为护发产品的pH值控制剂，但CAFC接受其所提出多项2015年之前专利的证据，指出该等技术早已被同领域的专利前案所揭露，因此并不受营业秘密的保护（美国莱雅公司亦以该些专利前案挑战本案系争专利有效性，于此不赘述）[11]。

Olaplex公司指控美国莱雅公司不当使用谈判过程中所得知Olaplex公司的财务业务信息，以更低廉的价格提出并购或推出其自家商品。但是，CAFC判决中指出Olaplex公司和美国莱雅公司所签订的保密协议本授权系争信息评估、协商和完善并购程序[12]，因此美国莱雅公司并未不当使用该等信息。

（3）测试资料、Know-how，和失败与试误学习经验－未具体指明客体

营业秘密侵权诉讼中，原告应合理、清楚地界定受侵害的营业秘密客体为何。换言之，原告必须「清楚明白」地定义出「什么」是其宣称拥有的营业秘密，而不是模糊不清的喊口号而已。营业秘密必须充足地释明其特质，使其可与交易中的一般知识或被熟知的特殊知识区别，俾使被告得知其攻防的界线[13]。

本案中，CAFC认定Olaplex公司指控美国莱雅公司侵害的测试资料、Know-how，和失败与试误学习经验等营业秘密客体的描述过于抽象模糊，且Olaplex公司在诉讼过程中亦未具体明确地界定、释明所指应受营业秘密保护的数据或经验为何，使被告无法得知攻防的界线，故未尽其指明其所主张应受保护且受侵害之客体的举证责任，应受不利益之判断[14]。

从本案中，可以得知不仅是专利申请保护，即使欲采营业秘密保护无形资产，前案专利和先前技术文献的检索亦举足轻重，相关技术若由报刊、专业期刊或出版物所公开，而得为同一专业领域或产业之人可取得、搜集者，即不具秘密性而不受营业秘密保护。因此，新创公司切忌埋头研发或由于经费有限而忽略技术检索的重要性。此外，在检索过程中亦能够进一步客观了解该等技术发明的局限或发展潜力，并持续增进相关功效以保持优势，甚至及早锁定潜在竞争对手或授权对象，以拟定未来诉讼或和市场合作策略。

企业定期盘点、稽核营业秘密资产与管理措施时，亦应具体化各项技术方法、技术、制程、配方、程序、设计等保护客体，避免以上位模糊的经营信息来匡列各项信息流，除在提起或准备提起侵权诉讼时应合理、清楚地界定受侵害的营业秘密客体，负担使其可与交易中的一般知识或被熟知的特殊知识区别的具体化义务外，亦藉由平时的具体化过程，巩固营业秘密的价值。

李秉燊，从沙龙到法院 ─ 并购协商前后保护智财权的教战守则，北美智权报第245期，2019年 09月25日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_190925_0503.htm
Liqwd, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., No. 17-14-JFB-SRF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 215668 (D. Del. Dec. 16, 2019)
misappropriation 涵盖以「不正当之手段而取得」和「不正当使用或揭露该营业秘密」等两个层面；而不正当之手段，即包括窃取、贿赂、虚伪陈述、违反或引诱违反保持秘密之义务，及以电子或其他方式为间谍行为等。我国营业秘密法第 10 条规定「侵害营业秘密」，英文版中亦译作 misappropriation。参见王玉琼，美国法上关于营业秘密之民事救济—以法院判决之解析为中心，知识产权月刊，第214期，2016年10月，页36。
Liqwd, Inc., et al v. L'Oreal USA, Inc., et al, Case No. 17-cv-0014 (DED).
Liqwd, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., No. 17-14-JFB-SRF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 215668 (D. Del. Dec. 16, 2019)
Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., Nos. 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690, 2021 U.S. App. LEXIS 13483 (Fed. Cir. May 6, 2021).
如我国营业秘密法第2条本文：「本法所称营业秘密，系指方法、技术、制程、配方、程序、设计或其他可用于生产、销售或经营之信息」
廖奕淳，营业秘密之认定与我国实务见解评析，司法新声，第121期，2017年1月，页122-24。
UTSA§1Comment.
Supra note 6, at 15.
Id., at 12-18.
Id., at 20. ("Restrictions on Disclosure and Use. We will not disclose or permit our Representatives to disclose the Confidential Information to any person and will not use the Confidential Information for any purposes other than to evaluate, negotiate and, if applicable, consummate a possible Transaction . . ..").
Id., at 27-28.
Id., at 23-25.