标准必要专利（SEP）的授权必须依循公平合理无歧视原则（FRAND）在科技业界已经是老调重弹，但各国政府与法院对于SEP/FRAND的态度不但略有差异，也往往随着产业政策而发生改变。今年12月初，美国政府发布的一份政策宣示草案（Draft Policy Statement）就明确表达为了促进产业竞争，必须对SEP的禁制令的核发，做出进一步限缩。

在2021年即将结束之际，美国政府在知识产权领域有着一连串大动作。首先是10月底时，拜登（Joseph Biden）总统终于提名了他上任后的第一位美国专利商标局（USPTO）局长，结束了USPTO这大半年来一直由专利部门主管Drew Hirshfeld代行局长职权的窘境。与前任局长Andrei Iancu相似的是，Kathi Vidal也具有理工与法律双背景，是个在专利领域有丰富诉讼经验的律师。若能顺利通过美国国会投票，Kathi Vidal成为新任USPTO掌门人。

比这项人事更值得关注的，是拜登政府对于标准必要专利（SEP）政策方向的最新宣示。本刊曾于前文（《SEP专题报导》美国SEP政策新方向：竞争至上，不再独厚专利权人？）分析过，在Continental Automotive System v. Avanci一案的二审程序中，美国司法部（DOJ）突然主动告知法院，表示政府还有尚未发表的最新观点，当时外界就认为从2019年以来，美国政府一贯支持专利权人的政策态度可能发生转变；果然到了12月初，DOJ、USPTO以及国家标准暨技术研究院（NIST）就联名发布拜登政府对于SEP、FRAND原则的授权谈判及损害赔偿的政策态度。

2021年底，美国SEP政策发生大转向

正如前文提及的，今年7月份白宫发布的一项行政命令，已经为这4年内的美国经济政策定调。在促进竞争的政策方向下，这份名为“Executive Order on Promoting Competition in the American Economy”的行政命令直言不乐见任何以垄断阻碍创新与竞争的经营手法，更认为美国的农业、信息科技、电信、医药产业的发展都因此受到阻碍。因此，拜登政府宣示，未来四年将严厉打击市场地位滥用、产业过度集中等一切有碍竞争、创新的商业行为。

12月初的政策宣示，不但再次强调这项方针，更进一步对攸关产业技术创新的SEP维权和技术谈判作出指引。2019年时，当时的川普政府对于SEP专利权的实施采取放任态度，尤其在法院禁制令（injunction relief）的核发上，认为SEP与一般专利权没有太大不同，无须作出过多限制，但现在的拜登政府却认为，对SEP权利人来说，金钱赔偿就应该足以弥补侵权受到的损失，请求法院核发禁制令并不合适。

图1：2021年12月初，由三个联邦机构联名发表美国政府对SEP与FRAND原则的最新政策宣示

数据源：Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments, U.S. Department of Justice, 2021/12/06

美国政府认为，如果SEP权利人已经主动宣告遵循FRAND的授权原则，那么法院核发禁制令时采用的ebay法则，将大幅限缩禁制令的使用空间。「例如不可回复损害（irreparable harm），如果权利人本身就愿意对外广泛地授权，那么一个遵循FRAND原则的被授权人很难对权利人造成什么难以回复的损害。」因此，美国政府认为，只有当技术实施者明确拒绝遵守FRAND原则，也就是不愿支付由法院或第三方公正人士所决定的授权费率时，法院才有核发禁制令的空间。

因此，站在美国政府的立场，由SEP权利人与技术实施者双方，根据FRAND原则进行善意谈判，才是解决问题的最好方案。不论是由权利人主动通知实施者，或者实施者先洽询权利人，都是开启谈判的好方法；如果在来回数次的磋商之后，双方仍然不能就授权条件达成共识，才需要寻求法院或是其他纷争解决管道来决定──当然，这个时候SEP权利人也已经没有请法院核发禁制令的空间了。

鼓励双方善意谈判，美国政府不鼓励SEP核发禁制令

这份新政策说帖承认了SEP相较于其他专利确实有特殊之处，所以在避免垄断的政策大方向下，必须对其实施专利权加以节制，尤其是影响实施者利益最巨大的禁制令上。务实地说，这样的政策转变也符合当下美国企业的需求，毕竟在5G等资通讯产业的技术标准专利上，美国企业并不如3G、4G时代强势，如果国内政策仍然维持过去偏向专利权人的基调，美国自己恐怕讨不到什么好处。

不过，这项政策也忽略了现实产业运作的复杂程度。就以这两年备受瞩目的Continential v. Avanci的判决来说，Avanci实行对品牌车厂进行以销售量为基准的授权金计算模式，而Continential只是车体系统的供货商，并不生产或销售汽车。那么，Avanci可否固守既定的营运策略，拒绝对Continential进行专利授权？若法院要求Avanci对Continential进行授权，单凭FRAND原则是否站得住脚？Continential采用的授权条款与一般品牌车厂应不应该相同？

很明显地，除了金钱赔偿以外，SEP操作实务在各个产业中都有许多难解的问题，美国政府想要真正提升产业竞争强度，恐怕得多费点心思了。

数据源：

1. Executive Order on Promoting Competition in the American Economy, The White House, 2021/07/09
2. Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments, U.S. Department of Justice, 2021/12/06

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