为了使专利无效的审查程序更加完备，美国在2011年的美国发明法案（America Invents Act, AIA）中成立了专利初审及上诉委员会（PTAB），并以核准后复审（PGR）、多方复审（IPR）等更严格的程序，对专利有效性的争议进行审查。

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值得注意的是，这两套程序均以更倾向司法用语的「审查（Review）」取代传统行政作为的「复审（Reexamination）」，意味着PTAB虽然仍属于美国行政体系的一部分，但功能定位上已经有相当的司法性质。

但如此一来，PTAB难免与既有的法院审判产生矛盾。历年来，关于这两者之间的分工、定位和冲突解决已有不少判决先例，PTAB内部也陆续制定内部的前例指引（Precedential decisions）作为参考；例如在2019、2021年的NHK和Fintiv案，就是PTAB在专利有效性判断出现「一案各表」时，必须实行的审查基准，在近年来逐渐受到业界重视。

Fintiv基准，意在解决重复判决的潜在危机

「一案各表」的情况，容易发生在民事审判与IPR程序同时审理专利有效性时，例如在专利侵权诉讼中，被告对于专利权的范围有所争执，又在IPR程序里主张系争专利部分无效。此时，法院与PTAB对系争专利的权利范围，就很可能产生不同的解读，产生一案各表的结果。为了解决这项潜在争议，USPTO先是在2019年的NHK案中，决定若系争专利在法院的审理时程较为领先，则PTAB将倾向拒绝立案审查，随后又在Fintiv案里列出了六项裁量基准，将此类情形的立案与否更加明确化（可参考前文：风行草偃：USPTO持续提高专利复审的立案门坎）：

1. 若PTAB立案进行复审，并行诉讼的法院是否会准许或有证据显示可准予暂停诉讼（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted）；
2. 并行诉讼法院所指定的审判期日，与PTAB做出专利复审案之最终书面决定的计划法定期限，两日期间的接近程度（proximity of the court's trial date to the Board's projected statutory deadline for a final written decision）；
3. 并行诉讼之法院诉讼程序中，法院与诉讼当事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）；
4. 复审案和并行诉讼之法院诉讼中，两者提出争点的重迭程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）；
5. 并行诉讼中之被告，与专利复审案申请人是否隶属于同一实体（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）；和
6. 其他影响PTAB行使裁量权的其他情况，包括案件实质内容（other circumstances that impact the Board's exercise of discretion, including the merits）。

从此之后，这项基准（简称Fintiv Denials）就成为美国专利实务界的热门议题。根据PTAB统计，从2019年第2季、也就是NHK案被列为前例指引开始，在PTAB掌理的两项程序中，Fintiv Denials被提及的次数和频率都愈来愈高，例如在2022年的第1季，就有过半数的PTAB案件中曾经出现过关于Fintiv Denials的讨论（图1）。

图1：2019年开始，PTAB掌管案件中Fintiv Denials相关议题每季出现次数与频率

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PTAB案件关于Fintiv基准的讨论，近年来逐渐增加

值得注意的是，在Fintiv案出炉前，也就是2019年到2020年第三季之间，相关议题热度还没那么高，出现频率多在15%上下；但在Fintiv案之后，也就是PTAB明确制定了6项裁量基准后，讨论热度才急速升温。从年度统计来看更是如此：在2019年时，只有10%左右的PTAB案件曾经讨论Fintiv Denials议题，但在2022年的第1季，曾经讨论过Fintiv Denials的案件比例就已经达到50%（图2）。这个变化也意味着PTAB案件的当事人，在这两年内政亟欲从Fintiv案建立的6项基准中找寻更有利的操作。

图2：2019年~2022年，PTAB掌管案件中Fintiv Denials相关议题出现次数与频率
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立案审查的结果也与热度相仿。在2019年间，使用NHK/Fintiv基准成功撤销PTAB立案的案件数量，每季只有5件不到，显见效果十分有限；不过在历经一年多的实务操作、以及Fintiv一案出炉后，每季撤销立案的案件数开始显著增加，并在2021年第2季达到了47件的高峰；不过，之后就出现了急速反转，2022年第1季更只剩下6件（图3）。

图3：2019年至今每季Fintiv Denials基准下，PTAB撤销立案数量

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事实上，从撤销立案/维持立案的比例来看，从2019年至今一直是维持立案占多数。虽然在Fintiv案出炉后，由于撤销立案的案件数激增，使得占比有所增加，但随后维持立案的案件数就恢复高度成长，甚至在2022年第1季出现了85比6的压倒性优势（图4）。由此看来，Fintiv案建立的立案裁量基准到底对于当事人哪一方有利，恐怕还很难说。

图4：2019年至今每季Fintiv Denials基准下，PTAB撤销立案（橘）与维持立案（蓝）的案件数量

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虽然说NHK/Fintiv案相当程度解决了PTAB与法院之间的潜在冲突，却也升高了外界对于PTAB立案裁量权过大的疑虑。毕竟PTAB仍是USPTO的内部单位，在其中任职的行政专利法官（APJ）也并非真正的司法官。USPTO在这个时间对Fintiv Denials的使用情形进行统计调查，也是作为后续立法的参考，值得其他正在推动专利举发改采对审制的国家好好了解。

数据源：

• PTAB Parallel Litigation Study, USPTO, 2022/06

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