笔者于《美国最高法院确定了AIA后的保密销售仍可能触发on-sale bar：2019年Helsinn v. Teva案》一文中曾经介绍过、在美国进行产品销售时，有所谓的on sale bar (可专利性之销售阻却) 限制，即从产品销售之日起算，权利人必须于一年内对于该产品牵涉之技术内容申请专利，否则该销售行为可能触发35 U.S.C. § 102中对于新颖性销售阻却的规定而丧失可专利性，无论该销售行为是否公开、或是否揭露发明细节。

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于近期 (2019年5月21日) 判决 的Quest Integrity USA, LLC v. Cokebusters USA Inc.一案中，CAFC进一步确认了，即使该销售行为是一种服务的实施、而非实际产品的买卖，仍构成on sale bar的触发条件。

案件背景

Quest Integrity USA, LLC (以下简称为Quest) 于2005年申请了一篇关于商业炉 (commercial furnaces) 检验数据于报告中的显示方法之美国发明专利US7542874，并且日后于Delaware地方法院使用此专利对本案被告Cokebusters USA Inc. (以下简称为Cokebusters) 提起专利侵权诉讼。然而Cokebusters发现，Quest早在2003年间，已于其炉管检验服务 (furnace tube inspection services) 的报告中使用此专利技术，因此Cokebusters基于此服务之销售行为违反on sale bar主张诉争专利无效。于地院阶段Delaware法院裁定，诉争专利中的第12、24、30、33，以及 40项权利请求项因违反on sale bar无效，最终于上诉阶段，CAFC认同地院对于on sale bar适用于服务类型销售行为的观点，因此对于被在先销售服务所揭露的诉争专利第12、24、以及 33项权项确认其无效裁定，但对于第30和40项的技术特征、由于此两权项内容是否已被在先销售服务所揭露还存在争议，因此撤销对于第30和40项的地院裁定、并发回重审。

CAFC对于服务类型的销售行为应触发on sale bar之观点

CAFC于判决书中的主要依据仍是美国最高法院于Pfaff v. Wells Electronics, Inc.一案[1]中确立的原则，其中的「(在先销售行为)必须是商业销售要约的目标(the subject of a commercial offer for sale)」原则并未限定只能是产品的直接销售，因此，即使Quest的销售行为不包含硬件或软件的产品直接销售，也不能使此销售行为免于受到on sale bar的限制 (The fact that Quest did not sell its furnace inspection hardware or software…does not take Quest’s commercial activities outside the on-sale bar rule)，判决书中还引用Scaltech一案[2]中的结论：先行实施专利方法于销售行为或要约仍可触发on sale bar，即使该销售行为或要约不包含产品 (Performance of a claimed method for compensation, or a commercial offer to perform the method, can also trigger the on-sale bar, even where no product is sold or offered for sale)，因此最终认定本案中的服务类型销售行为应触发on sale bar而导致部份专利权项无效。

结论

对于在美国有销售行为的专利申请人来说，务必注意自销售行为开始的一年内要提出与该销售行为相关联的专利申请，无论该销售行为是实际产品的销售、又或是服务类型的销售，以避免触发on sale bar而导致专利权项无效。另外，对于美国专利申请人还是必须再次提醒，如《《美国最高法院确定了AIA后的保密销售仍可能触发on-sale bar：2019年Helsinn v. Teva案》一文中的美国最高法院结论，即使在先销售行为并未揭露发明细节、又或者是保密的贩卖合约，同样可能触发on sale bar而导致专利权项无效，故不可不慎。相反的，对于美国专利侵权案件被告来说，可以多多查找专利申请人的在先销售行为，若能找到专利申请一年前的相关销售证据、也许会是无效专利的一个好契机。

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作者： Johnny Chen 现任： 北京科技大厂专利总监 学历： (台湾)台湾大学信息网络与多媒体研究所 (台湾)中兴大学土木工程学系 专长： 知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析