2020年6月11日，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）指定一个对有关设计专利功能性审查的决定为信息性决定（informative decisions）提供指导性原则。PTAB的先例性决定对所有委员会小组都具有约束力。信息性决定虽不具有约束力，但它们确实为委员会提供了关于经常性问题的规范、对委员会第一印象问题的指导、关于委员会规则和实务的指导，以及对在许多情况下通过分析经常性问题可能产生的问题的指导性原则。

※本文为「PTAB指定一项PGR决定作为设计专利功能性审查的指导性原则（一）」之第二部分

授予后审查的专利资格分析

美国专利法第171条规定：凡为制品发明任何新的、原创的和装饰性设计均可获得专利，但须符合本法的条件和要件。「如果请求保护的设计主要是功能性的而不是主要是装饰性的，亦即如果请求保护的设计是由物品的实用目的决定的，则可以宣布设计专利无效」[1]。「一件制品必然服务于实用目的，当请求保护的设计的外观由该物品的用途或目的决定时，该有用物品的设计被视为是功能性设计」[2]。「如果特定设计对物品的使用至关重要，则它不能成为外观设计专利的法定目标」。「虽然在某些情况下分析设计元素可能是适当的，但要确定专利设计是否由制品的功能决定，最终必须取决于对其整体外观的分析」[3]。

CAFC解释说，尽管没有「确定所主张的设计是否由其功能决定的特定测试，法院经常关注......替代设计的可用性作为评估所主张设计的法律功能的一个重要（如果不是决定性的）因素。[4]」更有可能主要用于装饰目的。[5]对所谓的替代设计的全面调查包括确定所谓的'替代设计是否会对特定物品的效用产生不利影响'，因此它们不是CAFC的判例法。[6]

在Berry Sterling案[7]中，CAFC提供了在「替代设计的存在并不决定无效性调查」的情况下需要考虑的额外因素。这些因素包括：

1. 受保护的设计是否代表最佳设计；
2. 替代设计是否会对指定物品的效用产生不利影响；
3. 是否有伴随的发明专利；
4. 广告是否将设计的特定特征吹捧为具有特定效用；和
5. 设计中是否有任何元素或整体外观明显不受功能支配。

然而，CAFC解释说，尽管评估这些其他因素可能与评估请求保护的设计的整体外观是否由功能考虑决定相关。对所主张的设计是否主要具有功能性的调查应该从调查替代设计的存在开始。[8]

请求保护的设计的功能性设计特征分析

请求人主张，请求保护的适配器支架的几个（如果不是全部）组件外观是由它们的用途和目的决定的，因此，请求保护的设计的整体是功能性的。特别是，请求人指明了其中的标签和扣眼。

1.标签

请求人主张说，VESA安装适配器支架的顶部标签「安装在视频监视器背面的下部凸起顶部，以通过螺钉将顶部标签固定到视频监视器上。」请求人提供了以下图片来说明且显示了通过螺钉连接到视频监视器背面的VESA安装适配器支架的顶部标签的安排。其中据称是D093专利的VESA安装适配器支架设计的商业实施例提供销售。

图2 Amazon.com的网页广告[9]

请求人主张说，D093专利的VESA安装适配器支架的底部标签「适合视频监视器背面的现有插槽」，图2之图片是来自同一Amazon.com网页，其中显示了插入视频监视器背面插槽中的VESA安装适配器支架的底部标签。请求人主张，标签必须按原样定位和重设大小，否则它们将不适合显示器。请求人还主张：顶部标签的形状尽可能小，以便为D093专利的支架提供支撑。

图3 Amazon.com的网页另一个广告

2.扣眼

请求人主张说，扣眼的至少三个特征主要由功能性决定：（a）间距，（b）尺寸，和（c）凸起边缘。请求人声称VESA FDMI标准规定了所请求的扣眼的间距和尺寸，如下所述。

（a）扣眼间距

请求人主张，D093专利的VESA安装适配器支架的扣眼「显示为VESA标准间距（通过图4中制造商产品图中的蓝色符号），以适合安装在视频监视器的背面」。这张图片显示，一组四个扣眼的位置相距75毫米x75毫米，而另一组四个扣眼的位置相距100毫米x100毫米。请求人解释说，VESA FDMI标准的第5.2.1节对显示器背面的「螺丝安装接口尺寸」描述了相同的两种模式：（1）100mmx100 mm，适用于重达14 kg的显示器；（2）75 mm x 75 mm，适用于重量小于8 kg的小型显示器。

图4 D093专利商业实施例兼容HP Pavilion监视器的广告说明[10]

（b）扣眼的尺寸

请求人主张，D093专利的VESA安装适配器支架的扣眼尺寸也「由VESA标准规定」。请求人指出VESA FDMI标准第5.6节中的以下图表，该图表表明板上的孔尺寸为5毫米。因此，扣眼「必须是标准尺寸——否则它们将无法确认符合VESA标准」。

表1 2006年版的VESA FDMI标准第5.6节的规格图表

（c）扣眼凸起边缘

请求人主张，「众所周知，扣眼的边缘凸起会增加扣眼所连接的板材的强度」。请求人引用第17届国际金属成型会议的一篇论文指出：「为了提高钢板的疲劳强度，孔的边缘被加厚了。因此，与没有加厚的普通穿孔相比，疲劳强度有所提高。」请求人又主张说，D093专利的扣眼具有凸起的边缘作为加固，因此，扣眼所连接的薄板不会在重显示器重量下破裂。

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。