2020年6月11日，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）指定一个对有关设计专利功能性审查的决定为信息性决定（informative decisions）提供指导性原则。PTAB的先例性决定对所有委员会小组都具有约束力。信息性决定虽不具有约束力，但它们确实为委员会提供了关于经常性问题的规范、对委员会第一印象问题的指导、关于委员会规则和实务的指导，以及对在许多情况下通过分析经常性问题可能产生的问题的指导性原则。

※本文为「PTAB指定一项PGR决定作为设计专利功能性审查的指导性原则（二）」之第三部分。

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授予后审查的专利资格分析

替代设计的可用性

请求人主张，除了上述功能所规定的设计外，替代VESA安装适配器支架「都具有与D093专利图中黑色实线部分相同的设计或外观。」请求人说明：「这是因为D093专利图中的黑色实线部分是支架发挥作用所必需的。D093专利图中的黑色实线黑线部分只是功能性设计，对于相同功能的类似市场销售的支架来说是共同的设计——这是因为功能的需求，D093专利设计的支架专利必须具有符合VESA标准的标签和扣眼，并且尺寸和位置适合特定的平板显示器系列。请求人提供了其他VESA安装适配器支架的两个示例。首先，请求人指出了来自Gladiator Joe的「HP Pavilion Monitor VESA适配器」，请求人主张该适配器「与受D093专利保护的支架相同，但具有凸起的扣眼边缘」，请求书中包含Gladiator Joe产品与D093专利并排的图片。

图5 Gladiator Joe产品与D093专利并排的图片[1]


图6 VIVO的VESA是配器产品与D093专利的比对图[2]


图7 VIVO的产品规格及尺寸[3]

VIVO的产品如图7左侧所示之侧视图显示并指示出支架的垂直尺寸和底部标签的长度，右侧的前/后视图显示并指示出支架的宽度和扣眼之间的间距，分别显示为75 mm x 75 mm和100 mm x 100 mm。此外，请求人主张说，专利权人的网页出售所谓的D093专利请求保护的设计的商业实施例，同样表明该产品符合「标准VESA扣眼图案：75毫米 x 75毫米、100毫米 x 100毫米」。请求人声主张，所谓的商业实施例的产品描述进一步表明它与VIVO产品适合相同的HP显示器。

鉴于上述讨论，请求人主张说「没有替代设计的可用性，因为D093专利所主张的设计是由VESA标准所规定的，并且需要安装在惠普制造的显示器上。」此外，请求人主张，该物品的整体外观，即从整体上看请求保护的设计，同样由功能决定，因为「没有出现成为不受VESA标准和惠普显示器规定的任何东西，它的设计适合。

简而言之，如果D093专利要求保护的设计没有其整体外观，那么D093专利要求保护的设计将无法执行其功用。D093专利请求保护的设计元素，无论是各自地还是整体来看，必须以它们的方式出现，这样D093专利的才能发挥作用。如果没有D093专利请求保护的设计元素——孤立地以及一起来看——D093专利请求保护的设计将不适合与它必须在功能上匹配的非常标准的显示器。

在D093专利的标签和扣眼被放置在它们所在的位置并定位在它们所在的位置是出于功能性而非装饰性的考虑。例如，关于整体形状或单个元素的设计和放置，任何东西都不能用于装饰目的，因为它们是由功能目的决定的。因此，请求人主张「请求保护的设计主要是功能性的，不能成为设计专利的法定目标。

小结

请求人主张，专利支架的整体外观与其他支架产品相同，因为整体外观由VESA FDMI标准的功能要求决定。D093专利的扣眼是VESA标准所要求的。D093专利的凸片需要大约成90度角，以安装到（在顶部拉片的情况下）和安装到（在底部拉片的情况下）支架的平板背面。请求人进一步主张，「底部凸片的形状需要与平板背面的插槽互锁，D093专利的支架支撑在该插槽中。请求人再次解释说，扣眼的凸起边缘「已知会增加扣眼所连接的板材的强度」。

扣眼的凸起边缘似乎是可选的，即不需要执行安装功能。然而，请求人充分支持其论点，即众所周知，提高扣眼的边缘会增加其强度，因此提供了功能性（而非装饰性）的好处。因此，根据我们面前的现有记录，我们发现要求保护的设计的每个单独元素似乎都完全由功能决定。

其次，着眼于物品的整体外观，我们相信，根据目前的记录，所要求的适配器支架设计作为一个整体设计看起来主要是功能性的，而不是主要的装饰性的.特别重要的是请求人的证据，即其他安装支架包含与所主张的设计相同的单个元素以及支架的相同整体外观。除了凸起的扣眼之外，本领域已知的其他支架设计与D093专利中要求保护的设计之间的任何差异似乎仅在于未要求保护的特征，例如支架板周边的特定形状。因此，根据这份记录，D093专利似乎缺乏替代设计，这对请求人非常有利。

因此，在此记录中，我们确定特定设计「对于使用该物品至关重要」，考虑到每一个请求保护的元素和整个设计，我们认为该设计没有任何装饰性的请求部分。因此，D093专利主要是功能性设计。

让我们从一些经常令人困惑的设计专利功能问题的背景开始。大家都知道，设计专利保护有用物品的装饰性外观，但只有发明专利保护使其有用的东西。这就是为什么法院将有用物品的设计专利理解为狭隘且仅限于附图中所示的特定装饰性设计；否则，可能会将设计专利范围扩大到发明专利领域。由于上述原因，请求人已经表明，受挑战的D093专利权利请求很可能因缺乏装饰性而无法获得专利。值得注意的是，委员会的裁决并未就可专利性做出最终决定。

PTAB最终决定

裁决发布后不久，专利权人放弃了D093专利并请求作出不利判决，这可能是双方和解的结果。2019年10月18日，PTAB做出D093专利无效的最后判决，因此，请求人Sattler获胜。

结论

综上所述，在PTAB的决定中，PTAB强调了使用视频电子标准协会（VESA）安装适配器支架的事实，因为VESA平板显示器安装接口标准，（2006版的VESA FDMI标准）。Sattler认为D093专利的大部分（如果不是全部）组件外观形状都是由它们的用途和目的决定的。委员会引用证据证明VESA安装适配器支架适合视频监视器背面的现有插槽，扣眼间距必须遵循VESA FDMI标准中的螺钉安装接口尺寸，扣眼尺寸由VESA标准，并且选择了扣眼边缘的高度以提高强度。在考虑替代设计时，PTAB会引用了商业产品的证据，这些产品也具有与D093专利相同的标签形状和扣眼间距。PTAB还确认了设计的整体外观似乎主要是功能性的。PTAB得出结论认为，请求人Sattler满足PGR程序标准，亦即D093专利的权利请求因为缺乏装饰性而无法获得专利，就制定了PGR的最终决定。

无论是美国的功能性设计的审查判断，还是欧盟注册设计的功能性设计无效宣告的审查与判断，以及台湾设计专利功能性设计的主张和审查，都必须以整体外观设计的比对作为判断基础。设计特征是否取决于功能性或技术功能考虑的评估必须以各个造形元素的计特征作为分析的基础，可藉由相关的专利文件中与形状有关的功能组件的描述或是产品的规格及相关的标准来进行评估，第二步，再以是否有替代性设计来进一步判断，该元素或部位是否为功能性设计，如果在侵权诉讼的侵权比对中，则应以整体外观设计来进行比对与判断，而不是将功能性设计排除不予比对，这种直接排除的作法意图变相的扩大该设计专利的保护范围，实不足取。

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。